Тема 6: Коммерческое использование объектов интеллектуальной собственности

1.Исключительное право

2.Авторский договор

3.Лицензионный договор

Обладателю имущественных прав на ОИС принадлежит исклю­чительное право правомерного использования этого объекта по своему усмотрению в любой форме и любым способом. Обладатель ис­ключительного права на ОИС может передать это право другому лицу полностью или частично, разрешить другому лицу использовать этот объект или распорядиться им иным образом.

Основной формой передачи имущественных прав в сфере интел­лектуальной собственности является договор, который должен содер­жать предмет договора, фиксировать участников договора, определять их права и обязанности, сроки действия, ответственность за нарушение условий договора, определяемых участниками. В определенных слу­чаях договоры подлежат государственной регистрации.

Основными правовыми формами использования ОИС заинтересо­ванными лицами являются договоры об уступке прав, лицензионные договоры, авторские договоры и др.

По договору уступки исключительного права одна сторона (правообладатель) отчуждает исключительное право на объект авторского права или смежных прав в полном объеме другой стороне на весь срок действия авторского права (смежных прав).

Заключение договора об уступке прав означает полную переда­чу правообладателем всех имущественных прав другому лицу, которое становится владельцем этих прав со всеми вытекающими последст­виями. Таким образом, происходит смена правообладателя.

Если договором уступки исключительного права не предусмотрено иное, исключительное право на объект авторского права или смежных прав переходит от правообладателя к другой стороне (новому правообладателю) с момента заключения договора.

Данный договор должен содержать условие о размере вознаграждения или о порядке его определения либо прямое указание на безвозмездность. Уступка прав должна оформляться письменным договором и при этом не могут уступаться права на использование произведения, которое в момент заключения договора не было известно.

Законодатель также устанавливает, что отчуждаемое исключительное право переходит к новому правообладателю с момента заключения договора, если иной момент перехода права не определен соглашением сторон.

Авторский договор. Любое использование произведения автора другими лицами осуществляется на основании авторского договора.

Авторским договором является лицензионный договор, в котором в качестве лицензиара выступает автор произведения (ст. 45 Закона 2011 г.).

Законодатель устанавливает, что к авторскому договору применяются установленные 2011 г. правила о лицензионном договоре "с учетом особенностей", указанных в ст. 45 данного нормативного правового акта. Авторский договор может заключаться либо по модели исключительной лицензии, либо по модели неисключительной лицензии.

Предмет авторского договора можно определить как обязательство автора предоставить лицензиату исключительное право на произведение. При определении передаваемого исключительного права определяются пределы его осуществления лицензиатом, что выражается как в определении типа договора (исключительная или неисключительная лицензия), так и в определении конкретных способов использования произведения. Содержание исключительного права на произведение определяется как открытый перечень действий по его использованию, что позволяет сторонам при определении предмета договора указывать и иные возможные способы использования произведения.

Помимо предмета в авторском договоре должны быть предусмотрены конкретные способы использования произведения. Такой договор может быть как возмездным, так и договором заключенным на безвозмездной основе. В случае, если авторский договор является возмездным¹, в нем должны предусматриваться размер авторского вознаграждения или порядок определения размера авторского вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты. При этом размер авторского вознаграждения не может быть ниже минимальных ставок, устанавливаемых Правительством Республики Беларусь².

Если вознаграждение в договоре определяется в виде фиксированной суммы В Законе 2011 г. сохранилось требование определять максимальное количество воспроизводимых экземпляров произведения.

Вместе с тем в договоре могут отсутствовать условия о сроке его действия и о территории, на которой допускается использование произведения. При отсутствии в авторском договоре условия о сроке его действия авторский договор может быть расторгнут автором по истечении 3-х лет с даты его заключения, если лицензиат будет письменно уведомлен об этом не менее чем за три месяца до расторжения договора. При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которой допускается использование произведения, действие договора ограничивается территорией Республики Беларусь.

Если в авторском договоре о воспроизведении произведения авторское вознаграждение определяется в виде фиксированной суммы, то в договоре должно быть установлено максимальное количество воспроизводимых экземпляров произведения.

Если авторским договором предусмотрено право лицензиата на заключение сублицензионного договора, то в авторском договоре указывается доля от вознаграждения, получаемого лицензиатом от сублицензиата, которую лицензиат должен выплачивать автору. При этом вознаграждение, получаемое автором за использование произведения сублицензиатом, не может быть меньше вознаграждения, которое должен выплачивать сам лицензиат за соответствующий способ использования произведения в соответствии с условиями авторского договора, если иное прямо не предусмотрено авторским договором.

Уступка имущественных прав должна оформляться письменным договором и подписываться автором и лицом, которому права усту­паются. Закон 2011 г. допускает возможность заключения авторского договора в устной форме если произведения используется в периодической печати.

Договор авторского заказа. В Законе № 262-З появилась новая договорная конструкция - договор о создании и использовании объекта авторского права или смежных прав. Этот договор, который условно можно назвать договором авторского заказа, безусловно востребован практикой. Желание заключить договор по поводу еще не существующего произведения является достаточно распространенным явлением. При этом заказчику необходимо, чтобы автор создал произведение, отвечающее его требованиям, а также предоставил именно ему право использования этого произведения на заранее оговоренных условиях. Соответственно сторонам необходимо оформить обязательства автора предоставить заказчику интересующее его произведение, а заказчика - принять созданное по заказу произведение и возместить издержки автора по его созданию, а также изначально оговорить условия будущего использования произведения.

Законодатель определяет набор существенных условий договора авторского заказа. Этот договор должен определять характер подлежащего созданию произведения, а также цели либо способы его использования. Договор также должен содержать условие о размере вознаграждения за создание произведения (исполнения) либо порядок его определения, а также условие о порядке его выплаты. А вот условие о вознаграждении за использование созданного по заказу произведения (исполнения) не относится к числу существенных, поскольку законодатель говорит лишь о возможности условия о размере вознаграждения, определения его размера либо условия о безвозмездном использовании.

Особенностями договора заказа являются возможная выплата автору аванса, а также установленное ограничение ответственности автора в случае невыполнения обязательств по созданию заказанного произведения обязанностью возместить заказчику реальный ущерб, который будет взыскиваться в том случае, если автор не докажет, что нарушение срока произошло не по его вине.

Материальный объект, в котором воплощено произведение (исполнение), передается заказчику в собственность, если договором не предусмотрено иное.

Договоры, заключаемые в сфере коллективного управления имущественными авторскими и смежными правами. Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами является особой сферой распоряжения этими правами. Суть коллективного управления состоит в том, что специализированные организации (далее - организации по коллективному управлению) заключают с авторами и иными обладателями авторских или смежных прав договоры, по которым принимают на себя обязательства управлять этими правами; на основании предоставленных правообладателями полномочий эти организации от своего имени заключают договоры с лицами, использующими произведения авторов, правами которых они управляют; собирают и распределяют авторское вознаграждение; защищают права авторов в суде. При этом характеристика "коллективное" призвана подчеркнуть, что управление осуществляется одновременно и на общих условиях правами большого количества правообладателей.

В Законе от 16.05.1996 № 370-XIII нормы, регулирующие деятельность организаций по коллективному управлению, отсутствуют - ст. 42 Закона от 16.05.1996 № 370-XIII, называющаяся "Коллективное управление имущественными правами", ограничивается отсылкой к иному законодательству, которое должно определять порядок создания и деятельности таких организаций. Единственным нормативным актом, который может рассматриваться в качестве такого законодательства, в настоящее время является постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.05.1997 № 452 "Об управлении имущественными правами авторов на коллективной основе и минимальных ставках авторского вознаграждения за использование некоторых видов произведений литературы и искусства" (далее - постановление № 452). Постановление № 452 ограничивается тем, что возлагает на Национальный центр интеллектуальной собственности (далее - НЦИС) осуществление коллективного управления и устанавливает, что для этих целей НЦИС заключает договоры с правообладателями и лицами, использующими произведения, а также осуществляет сбор, распределение и выплату авторского вознаграждения.

Каких-либо требований к договорам, заключаемым НЦИС с правообладателями, с одной стороны, и пользователями, с другой стороны, постановление № 452 не содержит. Анализ тех договоров, которые применяет в своей деятельности НЦИС¹, позволяет говорить о том, что договор, заключаемый с авторами и иными правообладателями, тяготеет к конструкции договора доверительного управления, а договор с пользователями строится по модели лицензионного договора.

Закон № 262-З устанавливает в отношении указанных договоров дополнительные требования, которые по сути являются существенными условиями этих договоров.

Согласно норме п. 2 ст. 50 Закона 2011 г. договор, заключаемый организацией по коллективному управлению с авторами или иными правообладателями, должен содержать перечень произведений и (или) объектов смежных прав, конкретные формы и способы их использования, в отношении которых организации по коллективному управлению передаются полномочия на управление, а также порядок расчета и выплаты вознаграждения, собираемого организацией по коллективному управлению.

Согласно норме п. 3 ст. 51 Закона 2011 г. договор об использовании произведений и (или) объектов смежных прав заключается с пользователями на условиях неисключительной лицензии, что означает подчинение этого договора общим правилам о лицензионном договоре. Кроме того, данный договор должен предусматривать: перечень произведений и (или) объектов смежных прав, которые могут быть использованы пользователем в соответствии с договором, формы и способы их использования; срок, в течение которого пользователь может использовать произведения и (или) объекты смежных прав; порядок расчета и выплаты вознаграждения за использование произведений и (или) объектов смежных прав, при этом размер вознаграждения не может быть ниже минимальных ставок, устанавливаемых Советом Министров Республики Беларусь; порядок представления сведений об использовании произведений и (или) объектов смежных прав.

Под лицензией понимается предоставление прав на использо­вание изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, ноу- хау и других научно-технических достижений владельцем этих прав - лицензиаром другому заинтересованному лицу - лицензиату за обу­словленное вознаграждение и на определенных условиях.

Предоставление таких прав оформляется лицензионным дого­вором.

По лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом на использование результата интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности (статья 985 ГК)². Лицензиат может использовать объект авторского права или смежных прав способами, которые прямо предусмотрены лицензионным договором.

По объему передаваемых прав лицензии подразделяются на следующие разновидности (исключительная и неисключительная лицензии).

1. По договору простой (неисключительной) лицензии лицензиар предоставляет лицензиату право использования объекта авторского права или смежных прав с сохранением за лицензиаром права использования объекта авторского права или смежных прав и права выдачи лицензии другим лицам. При этом если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

2. По договору исключительной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату право использования объекта авторского права или смежных прав определенным способом в пределах, установленных договором.

При этом лицензиар не имеет права использовать и разрешать другим лицам использование объекта авторского права или смежных прав в части, предоставленной лицензиату, но сохраняет право использовать и разрешать другим лицам использование объекта авторского права или смежных прав в части, которая не предоставлена лицензиату¹.

Закон 2011 г. предусматривает возможность заключения других видов лицензий, допускаемых законодательными актами.

Полная лицензия дает лицензиату все права на использование объекта лицензии без ограничения территории и срока действия (на объекты промышленной собственности на весь срок действия патента).

По способу правовой охраны лицензии могут быть патентные, если передача прав осуществляется на запатентованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные свидетель­ствами товарные знаки и др. объекты промышленной собственности, и беспатентные, когда объектом лицензии являются незапатентован­ные решения, ноу-хау, техническая документация и т.п.

Лицензии можно предоставлять в рамках самостоятельного ли­цензионного договора - «чистые лицензии», в составе других ком­мерческих сделок - «сопутствующие лицензии», например, в составе договора на поставку комплектного оборудования, выполнения ин­жиниринговых работ, строительства объектов. При согласии лицен­зиара лицензиат может предоставить право на использование объекта лицензии третьим лицам - «сублицензию» на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом.

Из нормы п. 5 ст. 44 Закона 2011 г. следует, что лицензионный договор должен содержать условие о сроке его действия и территории, на которой разрешается использование объекта авторского права или смежных прав.

В отношении вознаграждения п. 4 ст. 44 Закона 2011 г. устанавливает, что лицензионный договор предполагается возмездным, если самим договором не предусмотрено иное. Это означает, что отсутствие условия о вознаграждении не делает такой договор незаключенным, поскольку в этой ситуации размер вознаграждения будет определяться в соответствии с нормой п. 3 ст. 394 ГК².

Таким образом, можно сделать вывод о том, что существенными условиями лицензионного договора являются условия о предмете, сроке и территории.

Заключение лицензиатом сублицензионного договора в соответствии с нормой п. 6 ст. 44 Закона 2011 Г. возможно лишь в случае, если это прямо предусмотрено лицензионным договором, и в пределах полномочий, предоставленных лицензиату данным договором. Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

В Законе 2011 г. уточняются правила заключения лицензионных договоров, называемых "оберточными лицензиями". Это лицензионные договоры о предоставлении права использования компьютерной программы или базы данных, условия которых излагаются на упаковке или приложены к каждому экземпляру программы или базы данных. В п. 7 ст. 44 Закона 2011 г. "оберточная лицензия" определяется как договор присоединения, при этом законодатель устанавливает, что начало использования компьютерной программы или базы данных лицензиатом означает его согласие на заключение договора на указанных условиях. Такой способ заключения договора именуется конклюдентными действиями, которые в силу нормы п. 2 ст. 159 ГК образуют устную форму сделки.

Лицензионный договор - это единственный юридический до­кумент, в котором регулируются права и обязанности лицензиара и лицензиата по заключаемой между ними торговой сделке или, как ее называют, сделке купли-продажи научно-технических достижений.

Отличительная особенность лицензионного договора: объект лицензии в большин­стве случаев не становится собственностью лицензиата, а передается ему во временное пользование на срок действия соглашения.

Несмотря на все многообразие объек­тов и видов лицензий, лицензионные договоры имеют единый принцип построения. Текст ли­цензионного договора, как правило, включает следующие разделы: преамбула, определение терминов, предмет договора, техническая документация, усовершенствования и улучшения, гарантии и ответст­венность, техническая помощь в освоении продукции по лицензии, платежи (расчеты сторон), сборы и налоги, информация и отчетность, обеспечение конфиденциальности, защита передаваемых прав, рекла­ма, разрешение споров (арбитраж), срок действия договора и условия его разрешения, прочие условия.

В Законе 2011 г. решается проблема определения круга объектов, подпадающих под действие договора между пользователем и организацией по коллективному управлению. Проблема состоит в том, что работающая в настоящее время организация, ссылаясь на физическую невозможность перечисления в заключаемом с пользователем договоре всех произведений, использование которых она уполномочена лицензировать и за использование которых вправе собирать вознаграждение, ограничивается расплывчатыми формулировками о всех произведениях, находящихся в ее управлении. Это приводит к тому, что к такому пользователю, полагающему, что он получил право использования любых произведений, предъявляют претензии правообладатели, не передававшие свои произведения в управление такой организации. Пользователь, добросовестно выплачивавший вознаграждение организации по коллективному управлению, признается нарушителем авторского права, несет убытки в связи с выплатой компенсации правообладателю, а организация по коллективному управлению остается в стороне, ограничиваясь констатацией того факта, что права на данные произведения действительно не находятся в ее управлении. Что предлагается в Законе № 262-З? В соответствии с нормой части второй п. 3 ст. 51 Закона 2011 г. в случае невозможности перечисления в договоре всех произведений и (или) объектов смежных прав, находящихся в управлении организации по коллективному управлению и предоставляемых для использования, предмет договора может быть определен путем отсылки к такому перечню, являющемуся неотъемлемой частью договора и размещаемому организацией по коллективному управлению имущественными правами на официальном интернет-сайте.

Существуют и иные способы передачи прав на результаты интел­лектуальной деятельности¹:

1. Договоры подрядного типа, предметом которых является соз­дание и передача объекта творческой деятельности заказчику (дого­воры на еще не созданные ОИС). Автор может по договору принять на себя обязательство создать в будущем произведение, изобретение или иной результат интеллекту­альной деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на использование результата.

2. Договоры на выполнение инжиниринговых работ. «Инжиниринг» означает выполнение на коммерческой основе ус­луг научно-технического, экономического, финансового или иного ха­рактера. В инжиниринговой деятельности выделяют такие ее виды, как проектно-консультационная, подрядная и управленческая.

Проектно-консультационная деятельность заключается в подго­товке технико-экономического обоснования создания новых произ­водств, реконструкции промышленных объектов, строительства раз­личных сооружений. Подрядная деятельность заключается в выполнении роли поставщиков и генеральных подрядчиков при по­ставках оборудования для действующих предприятий и при сооруже­нии новых объектов. Управленческая деятельность включает оказание услуг по организации производственных структур и планированию производства, маркетингу, организации учета и отчетности и др.

3. Договор комплексной предпринимательской лицензии - франчайзинг. В соответствии с ГК по договору франчайзинга одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный комплекс), включающий право использования фир­менного наименования правообладателя и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товар­ного знака, знака обслуживания и т.п.), предусмотренных договором, для предпринимательской деятельности пользователя.

Франчайзинг (франшиза) является определенным типом органи­зации бизнеса путем создания широкой сети однородных предприятий, имеющих единый товарный знак, одинаковые организационно - техно­логические условия, методы и формы продажи товаров и оказания ус­луг, единые требования к качеству товаров и их цене.

Наиболее распространенными видами деятельности по договору франчайзинга являются рестораны быстрого обслуживания (McDo№­ald's), кафе-мороженое, автоцентры, салоны красоты, различные виды бытовых услуг (химчистки, прачечные, фотостудии и многие другие).