40. Задачі кваліфікаційної експертизи

Під час кваліфікаційної експертизи заявки:

1. заявлене позначення досліджується на відповідність умовам на­ дання правової охорони відповідно до пункту 1 статті 5 Закону,

2. заявлене позначення досліджується на наявність підстав для відмови в наданні правової охорони, що встановлені статтею 6 Закону;

3. розглядаються заперечення будь-яких осіб проти заявки, що пе­- редбачене пунктом 8 статті 10 Закону щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони

Відповідність заявленого позначення умовам надання право­вої охорони, встановленим статтею 5 Закону визначається че­рез обставини, що правомірно склалися на дату подання заявки на знак для товарів і послуг, (пріоритет)

41. Під час перевірки на відповідність умовам надання право­ вої охорони відповідно до пункту 1 статті 5 заявлене позначення досліджується на:

а) наявність у ньому антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій;

б) належність позначення до позначень порнографічного характеру, наявність у ньому лозунгів антигуманного характеру, слів та зображень непристойного змісту, нецензурних слів та виразів тощо.

42. Під час перевірки наявності підстав для відмови у наданні правової охорони відповідно до пункту 1 статті 6 Закону заявлене позначення досліджується на наявність в ньому зображень:

а) державних гербів, прапорів та інших державних символів (емб-­ лем); офіційних назв держав;

б) емблем, абревіатур, скорочених або повних найменувань міжна­- родних міжурядових організацій;

в) офіційних контрольних, гарантійних та пробірних клейм, печаток;

г) нагород та інших відзнак, або їх імітації (спотворення).

Відповідно до статті б-ter Паризької конвенції про охорону промис­лової власності забороняється використання як торговельних марок або як їх елементів гербів, прапорів, інших державних символів, абревіатур, скорочених чи повних найменувань міжнародних міжурядових організа­цій без дозволу компетентного органу держав або цих організацій. По­ложення цієї статті враховані в Законі України „Про охорону прав на зна­ки для товарів і послуг".

На виконання вимог зазначеної статті Міжнародне бюро Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (ВОІВ) регулярно повідомляє на­ціональні Відомства щодо символіки, про охорону якої відповідні держа­ви чи організації заявили до Міжнародного бюро. Міжнародним бюро ВОІВ, крім паперового носія, створена електронна версія інформаційно-пошукового фонду для дотримання положень статті б-ter Паризької кон­венції. До цього фонду включені також офіційні контрольні, гарантійні та

52

53

вного виду, він повинен дослідити інформаційно базу Укрпатенту, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Інформаційними джерелами для визначення видових позначень то­варів (послуг) може бути Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), Міжнародна конвенція про Гармонізовану сис­тему опису та кодування товарів та Українська класифікація послуг зов­нішньоекономічної діяльності, Українські класифікації видів економічної діяльності та товарів, які базуються на Гармонізованій системі опису та кодування товарів, а також інші відповідні офіційні видання (довідники, словники та енциклопедії).

Під час проведення експертизи по суті позначення, що заявлене на реєстрацію для товарів 5 класу МКТП - „фармацевтичні препарати" обов'язково перевіряється чи не належить це позначення до „Міжнарод­них неприватних найменувань фармацевтичних субстанцій" (Interna­tional Nonpropertierty Names for Pharmaceutical Substances (INN)). Пере­лік таких найменувань складає інформаційно-пошуковий фонд, що ство­рюється Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я і постійно попов­нюється через Постійне представництво України в ООН. До таких на­йменувань відносяться найменування життєво важливих субстанцій чи препаратів таких як, наприклад, „інсулін", які повинні бути доступними і не мати додаткових перешкод для їх реалізації.

Словесне позначення, зазначене в офіційних виданнях як по­значення певного товару чи послуги, може враховуватись для ви­значення, чи с воно видовим позначенням товару чи послуги, лише за відсутності для такого товару чи послуги іншої, ніж це позначен­ня назви в зазначених офіційних виданнях, та за умови, що це по­значення внесено до довідників, словників та енциклопедій добро­совісно, тобто без порушення прав на нього певних осіб.

Наприклад, позначення „корвалдін" внесено до довідника лікарських препаратів „Компендіум" з позначкою „R", що свідчить про дотримання прав на цей знак його власника і добросовісне внесення до довідника. Таке позначення не може бути визнано загальновживаним як позначен­ня товарів певного виду.

47. Під час дослідження заявленого позначення щодо наявності у його складі описових елементів воно обов'язково розглядається як єдине ціле, тобто позначення не може бути поділено і його окремі еле­менти не можуть бути досліджені (кожний окремо) на наявність описово­го характеру.

Позначення буде вважатися описовим, якщо воно як єдине ціле описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призна-

58

чення чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо. Тоб­то, має бути визначений загальний рівень (ступень) описовості.

При цьому експерт не повинен використовувати свою уяву для ви­значення, зокрема виду товару (послуги) або характеристики товару (послуги) тобто, перше зорове сприйняття знака не повинно залишати сумнівів, що знак вказує на товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості (характеристики).

Якщо для того, щоб сформулювати описову суть знака експерту не­обхідні роздуми чи пояснення, то такий знак в цілому має розрізняльну здатність. Такі знаки викликають лише певні асоціації про особливості товарів і/або послуг, але не описують їх прямо і, у певній мірі, потребу­ють домислів від споживачів.

Питання, яке має поставити експерт, є:

„чи є зрозумілим пересічному споживачу термін, який описує товари або послуги заявника";

чи є загальним все те, що описано для всіх схожих (ідентичних та споріднених) товарів і/або послуг незалежно від джерела похо­дження.

Експерт повинен дослідити товари і/або послуги, для яких заявля­ється позначення з урахуванням способу, у який може використовувати­ся знак щодо цих товарів (послуг), і від якого залежить виразність, з ме­тою з'ясування ступеню його впливу на споживача.

Під час встановлення чи є позначення описовим використовуються, зокрема словники, бази даних, галузеві довідники, стандарти, спеціаль­на література.

Позначення, що не мають розрізняльної здатності можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються (тобто можуть бути дискламовані), якщо вони не займають домінуючого поло­ження в зображенні знака.

Домінуюче положення конкретного елемента позначення визнача­ється його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності.

З метою роз'яснення змісту терміну „домінуюче положення" з'ясуємо тлумачення цих термінів. Відповідно до Нового тлумачного словника української мови. - К.: Видавництво „Аконт*, 1998- Том. 1, Том. 3):

59