60. Торговельна марка як об’єкт пів

У наш час торговельні марки стійко увійшли у повсякденне життя. Зараз досить наглядно видно тенденцію, що майже кожен підприємець прагне мати такий правовий засіб індивідуалізації товарів та послуг, як торговельна марка, а інколи і не одна. Пояснюється це тим, що господарська діяльність пов’язана з необхідністю використання різного роду комерційних позначень, які дають можливість розрізняти як суб’єктів, так і результати їх діяльності. Тому образно можна порівняти торговельні марки зі своєрідними візитними картками у світі бізнесу. З їх допомогою відбувається зв’язок між виробником і споживачем, вони виступають невід’ємними елементами ринкових відносин та добросовісної конкуренції.

Якщо звернутися до міжнародного законодавства, то Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. передбачає правове регулювання товарного знака і знака обслуговування. Світова практика для індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг пішла шляхом використання обох зазначених об’єктів. Розмежування між ними проводиться за призначенням: товарні знаки вирізняють товари, а знаки обслуговування — послуги.

На етапі становлення законодавства незалежної України в нашій країні було вирішено поєднати ці два об’єкти інтелектуальної власності і передбачити правову охорону знака для товарів та послуг. Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. знак для товарів та послуг — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

При прийнятті ЦК 16 січня 2003 р. вирішили скористатися міжнародною термінологією (trade mark), але при цьому не виокремлювати товарний знак і знак обслуговування, а традиційно залишити один об’єкт інтелектуальної власності. У зв’язку з цим ЦК сьогодні передбачає право інтелектуальної власності на торговельну марку. Однак у зв’язку з таким підходом можна констатувати, що зміна назви не вплинула на суть об’єкта.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів та послуг, що виробляються та надаються однією особою, від товарів та послуг, що виробляються та надаються іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦК).

Як відомо, класифікацію можна проводити за різними підставами. Що стосується цього об’єкта інтелектуальної власності, то найбільш поширеною є класифікація торговельних марок залежно від використовуваних позначень.

Словесні марки — це марки у вигляді сполучень літер, слів чи фраз. Це можуть бути як існуючі, так і штучно створені слова або абревіатура. Більшість заявників обирають саме цей вид позначення при реєстрації торговельних марок. Пояснюється це зручністю використання словесних позначень і легкістю популяризації серед споживачів. Однак для цього позначення повинно легко вимовлятися і запам’ятовуватися. Заявник може вибрати один із двох варіантів реєстрації словесного позначення як торговельної марки: 1) словесне позначення, виконане стандартним шрифтом у чорно-білому кольорі; 2) словесне позначення, виконане в особливій шрифтовій манері та/або в певних кольорах (у цьому випадку буде враховуватися шрифт, характер розташування букв, їх відносний розмір, колір та інші візуальні інформативні елементи).

Зображувальні марки — це позначення у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині. Це можуть бути зображення як існуючих об’єктів, так і абстрактних композицій чи символів, які втілюються в малюнок, креслення тощо. Основна вимога для такого позначення — простота і помітність, а також відсутність перевантаженості деталями. Це забезпечить успіх при просуванні товарів та послуг з цим позначенням на ринку.

Об’ємні марки — це марки у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах — довжині, висоті і ширині. Предметом може бути, зокрема, оригінальна форма виробу або його упаковка (наприклад, упаковка масла чи сигарет). Що стосується форми виробу, то, щоб виконувати функції торговельних марок, вона не повинна визначатися винятково його функціональним призначенням або просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета.

На практиці досить часто реєструють комбіновані торговельні марки, які поєднують кілька із вищезазначених позначень. Як правило, це комбінація словесного і зображувального позначень. Однак, щоб бути одним об’єктом інтелектуальної власності, така композиція повинна мати єдине смислове значення, зокрема, її частини композиційно і сюжетно повинні складати єдине ціле. Це може бути досягнуто, наприклад, тим, що зображувальна частина торговельної марки ілюструє словесну.

Умови надання правової охорони торговельним маркам

Торговельною маркою може бути позначення, яке, по-перше, не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі (тобто не належить до позначень порнографічного характеру, не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та висловів тощо) та, по-друге, на яке не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, сформульовані в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» шляхом перерахування позначень, які не підлягають правовій охороні як торговельна марка.

Підстави для відмови в наданні правової охорони поділяються на чотири групи.

По-перше, не можуть одержати правової охорони позначення, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми), офіційні назви держав, емблеми, скорочені чи повні найменування міжнародних міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні і пробірні клейма, печатки, нагороди та інші відзнаки. Пояснюється це тим, що в силу виконуваних функцій ці позначення не можуть бути у винятковому використанні окремих осіб. Однак вони можуть бути включені до торговельної марки як неохоронювані елементи, якщо на це є згода відповідного компетентного органа або їх власників.

По-друге, не можуть одержати правової охорони позначення, які в силу об’єктивних причин не зможуть виконувати функції торговельної марки, оскільки підпадають під одну з таких підстав: 1) звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання (наприклад, позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів тощо); 2) складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду (зокрема, позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями); 3) складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг (наприклад, прості найменування товарів, зазначення категорії якості товарів, в тому числі таких, що мають хвалебний характер); 4) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (зокрема, позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності); 5) складаються лише з позначень, що є загальновживаними термінами і символами (сюди належать умовні позначення та лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки, а також позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак); 6) відображають лише форму, що зумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

По-третє, не можуть одержати правової охорони позначення, які тотожні або схожі настільки, що їх можна сплутати з: 1) марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг; 2) марками інших осіб, якщо вони охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема визнаними добре відомими відповідно до ст. 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; 3) фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких самих або споріднених із ними товарів і послуг; 4) кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»; 5) знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

По-четверте, не можуть одержати правової охорони позначення, що відтворюють: 1) промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам; 2) назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; 3) прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

Необхідно враховувати, що законодавство України закріплює принцип не абсолютної, а відносної новизни позначень, що заявляються як торговельні марки, тобто новизна позначення обмежується територією України. У зв’язку з цим реєстрація того чи іншого позначення як марки в інших країнах не перешкоджає визнанню цього чи подібного позначення торговельною маркою в Україні, якщо тільки інше не випливає з міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

При визначенні новизни позначення враховуються: по-перше, торговельні марки, зареєстровані чи заявлені для реєстрації в Україні; по-друге, марки хоча і не зареєстровані на території України, але охоронювані на її території в силу міжнародних договорів (зокрема, добре відомі марки).

За загальним правилом новизна позначення визначається за датою надходження правильно оформленої заявки на реєстрацію марки до Установи. Це означає, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку отримає та особа, яка першою звернулася з заявкою про реєстрацію цього об’єкта. Однак законодавство України передбачає два винятки з цього правила стосовно торговельних марок: конвенційний та виставочний пріоритет. Це своєрідна пільга для заявника, якою за бажання він може скористатися, внаслідок чого новизна позначення буде визначатися не на дату подачі заявки до Установи, а на більш ранню дату (але не більше шести місяців до подачі заявки).

Конвенційним пріоритетом особа може скористатися, наприклад, тоді, коли до дати звернення до Державного департаменту інтелектуальної власності з клопотанням про реєстрацію торговельної марки вона уже подала заявку на це саме позначення у іншій країні — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, але не більше шести місяців до цього. У цьому випадку новизна позначення на території України буде визначатися за більш ранньою датою, тобто за датою подачі першої заявки на марку в іншій країні — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Виставковий пріоритет може бути встановлено за датою відкриття офіційної або офіційно визнаної міжнародної виставки, на якій було показано експонат з цією торговельною маркою, за умови, що заявка надійшла до Установи протягом шести місяців від зазначеної дати.

Заявник, що бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців з дати подачі заявки до Установи подає заявку про пріоритет з посиланням на дату подачі і номер попередньої заявки та її копію з перекладом на українську мову або документ, що підтверджує показ зазначеної марки на виставці, якщо ці дії мали місце у державі — учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності. Якщо матеріали представлені несвоєчасно, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику направляється повідомлення.

В Україні останнім часом спостерігається значна активність у реєстрації знаків для товарів і послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 493 ЦК суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» у ч. 5 ст. 5 передбачає, що право на одержання свідоцтва має будь-яка особа, об’єднання осіб або їх правонаступники. Тобто законодавство України не пов’язує можливість набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку із заняттям підприємницькою діяльністю, а відповідно, і не обмежує коло осіб, які можуть набути майнові права на торговельну марку.

Відповідно до ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.