1.2 Поняття та види торговельних марок

В національному законодавстві поняття торговельної марки (знака для товарів і послуг, товарного знака) визначено у п. 1 ст. 492 Цивільного кодексу України: торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Разом з цим, у ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надане таке визначення: знак – позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.¹⁸

У ст. 15(1) Угоди ТРІПС торговельна марка визначається як „будь-який символ або комбінація символів, що слугують для виділення товару або послуги з ряду інших товарів і послуг і здатні скласти товарний знак. Такі символи, зокрема словосполучення, що включають особисті імена, букви, числа, фігурні елементи і комбінації кольорів, рівно як і комбінації символів, можуть підлягати реєстрації як товарні знаки. Країни-учасниці можуть, як умова реєстрації, висувати вимогу про те, що знак повинен сприйматися зорово”.¹⁹

Із зазначених понять можна виділити наступні функції торговельних марок:

- індивідуалізуюча (розпізнавальна), полягає в тому, що знак забезпечує необхідну відмінність однорідних товарів (послуг) різних виробників, дозволяючи розпізнавати і запам’ятовувати за зовнішніми ознаками товари (послуги), які випускаються конкретним підприємством, тобто торгівельна марка характеризується відсиланням до певного товаровиробника. ;

- рекламна, полягає в тому, що на основі психологічного впливу на споживача, забезпечується стійкий інтерес до певного товару, що маркується знаком та його виробника, який забезпечує таку популярність, тобто знак є неодмінним елементом реклами, за допомогою якої встановлюється зв’язок товару з його виробником, при цьому знак виділяє з маси однорідних товарів саме цей товар;

- гарантійна, полягає в тому, щоб вказувати покупцеві на наявність тієї або іншої якості товару. Вибір покупця ґрунтується на очікуваних властивостях товару (колір, аромат, смак, маса, надійність, довговічність, зносостійкість тощо), тобто крім звичайної різниці одного товару від іншого торговельна марка гарантує споживачу певний набір корисних властивостей товару, його якість та репутацію на ринку;

- охоронна (захисна) – наявність знака фірми на товарі допомагає забезпечити правову охорону її товарів заданої якості на споживчому ринку в умовах конкуренції з товарами інших фірм.

Іноді виділяють обмежувальну функцію (торговельна марка забороняє іншим особам її використання без дозволу).

Ще одна функція знака полягає в тому, щоб дати можливість виробникам розпізнавати свої товари, коли вони вже перейшли в розпорядження інших власників, наприклад магазинів.

Крім того, знак виконує й інші допоміжні функції, в тому числі інформаційну, стимулюючу, психологічну, виховну.

Термін «товарний знак» традиційно використовується стосовно знаків, якими позначаються товари. Однак, в сучасній торгівлі споживачі мають справу не тільки з великим асортиментом товарів усіх типів, а також зі зростаючою різноманітністю послуг, які все частіше пропонуються в національному і навіть у міжнародному масштабі. Ось чому існує також потреба в позначеннях, які дають можливість споживачам зробити вибір серед різних служб, таких як страхові та туристичні компанії, фірми з прокату автомобілів, авіалінії, готелі, ресторани тощо. Ці позначення називаються знаками обслуговування і виконують в основному ту ж функцію зазначення походження і розпізнавальну функцію щодо послуг, що й товарні знаки щодо товарів.

Загальновизнано, що необхідність в охороні знаків обслуговування існує в тій же мірі, що й для товарних знаків, і сучасне законодавство у сфері охорони прав на торговельні марки надає охорону знакам для послуг таку ж як і знакам, що ідентифікують товари. Тому в подальшому, для зручного викладення матеріалу, в даній роботі буде застосовуватись терміни – товарний знак або торговельна марка – стосовно як товарів, так і послуг. Разом з тим, часто один знак реєструється як по класу товарів, так і по класу послуг.

Крім знаків для товарів та знаків для послуг існують колективні та сертифікаційні знаки. Колективним знаком може володіти колектив, який сам не користується колективним знаком, але члени якого можуть використовувати колективний знак. Колективним товарним знаком є знак союзу, господарської асоціації чи іншого добровільного об’єднання підприємств.

Колективний товарний знак повинен відповідати всім вимогам, що пред’являються для знаків для товарів та послуг. Проте правовий режим колективних товарних знаків має ряд особливостей:

• такий товарний знак може належати тільки об’єднанню підприємств. При цьому колективний товарний знак є об’єктом виключного права об’єднання як такого, а не права, що належить об’єднаним в його склад підприємствам спільно;

• використовувати колективний знак можуть тільки такі підприємства та організації, які входять в об’єднання, за якими по закону визнається можливість володіння індивідуальним товарним знаком. При входженні в склад господарського об’єднання, ці підприємства і організації стають користувачами колективного товарного знаку. Колективний товарний знак та право на його використання не можуть бути передані іншим суб’єктам, які не входять в об’єднання;

• підприємства, які входять в об’єднання можуть використовувати товарний знак в якості єдиного позначення свого товару так і разом зі своїм індивідуальним товарним знаком;

• обов’язковою умовою реєстрації колективного товарного знаку є наявність у товарів, які будуть позначатися цим знаком, єдиних якісних чи інших загальних характеристик;

• об’єднання, на ім’я якого зареєстровано колективний товарний знак, володіє правом контролю за його використанням.

Всі вищезазначені умови використання колективного товарного знаку закріплені в спеціальному правовому документі – уставі колективного товарного знаку. Він розробляється та затверджується самим об’єднанням та надається разом із заявкою на реєстрацію колективного товарного знаку.

Паризька конвенція містить положення про колективні знаки у статті 7^bis. Ці положення, зокрема, зобов'язують приймати колективні знаки до реєстрації і охороняти їх в країнах інших, ніж країна, в якій заснований колектив, що володіє колективним знаком. Це означає, що в охороні не може бути відмовлено, коли зазначений колектив не заснований відповідно до законодавства країни, в якій запитується охорона. З іншого боку, в Конвенції чітко зазначені права кожної держави-учасниці визначати свої власні умови охорони і відмовляти в охороні, якщо колективний знак суперечить публічним інтересам.

Національне законодавство не містить спеціальних норм, які б визначали особливості правового режиму колективних товарних знаків та не має прямого визначення поняття колективного товарного знаку. Однак, у п. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» міститься норма «Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники». ²⁰

Також, згідно з п. 2.1.31 Правил складання, подання та розгляду заявки на товарний знак (надалі – Правила), до заявки на отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг об’єднанням осіб, додається статут колективного знака. ²¹

Пунктом 2.1.31 Правил надається можливість реєстрації знака як колективного, з урахуванням положень статті 7^bis Паризької конвенції.

Основна відмінність між колективними і сертифікаційними знаками полягає в тому, що першими можуть користуватися тільки певні колективи, наприклад члени колективу, який володіє колективним знаком, тоді як останніми може користуватися будь-яка особа, яка дотримується встановлених стандартів.

Визначення „сертифікаційного знака” не однакове в усіх країнах. У США, наприклад, сертифікаційний знак може бути використаний не будь-якою особою, яка дотримується встановлених стандартів, а лише тими підприємствами, які уповноважені власником сертифікаційного знака використовувати цей знак.

Отже, у США відмінність між сертифікаційним знаком і колективним знаком менше виражена, ніж в інших країнах, вона відноситься лише до призначення цих двох типів знаків: сертифікаційний знак вказує на певні стандарти товарів або послуг, тоді як колективний знак – на приналежність його користувачів до конкретної організації.

Як колективні так і сертифікаційні знаки прямо не передбачені в національному законодавстві. Сертифікаційні знаки лише згадуються в контексті п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», де встановлено положення про те, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

На сьогодні в Україні відомий лише один знак відповідності – національний знак відповідності. «Національний знак відповідності засвідчує відповідність позначеної ним продукції всім вимогам стандартів, які поширюються на цю продукцію. Він має форму незамкненого з правого боку основного кола із вміщеним всередині стилізованим зображенням трилисника, яке може бути виконано будь-яким технологічним способом (включаючи застосування голограми), що забезпечує його чіткість та розбірливість протягом усього терміну користування виробом. Знак відповідності наноситься безпосередньо виробником лише на ті види продукції, опис яких міститься в технічних регламентах з підтвердження відповідності. Причому його нанесення є обов'язковим» .

Cпіввідношення національного знаку відповідності із знаком відповідності (сертифікаційним знаком) в розумінні Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зроблений в юридичній літературі наступним чином:

«Безумовно, такий знак може сприйматись споживачами як гарантія відповідності маркованого продукту певним стандартам. Однак, даної властивості явно недостатньо для того, щоб виконувати функції сертифікаційного товарного знаку. Останній, не зважаючи на деякі особливості правового статусу, завжди є не лише гарантією якості, але також і розрізняльним позначенням, оскільки йому притаманна розрізняльна здатність. Національний знак відповідності позбавлений вказаної ознаки. Він виражений одним єдиним позначенням, яке застосовується відносно будь-якої продукції, виготовленої відповідно до затверджених стандартів, і не вказує на ті чи інші характерні риси маркованого продукту. З огляду на те, що національний знак відповідності до того ж не має конкретного власника та застосовується в імперативному порядку, розглядати його в якості товарного знаку представляється нам досить проблематичним» .²²

З вищевикладеного можна зробити висновок, що національний знак відповідності відмінний від визначення сертифікаційного знаку як у вітчизняному законодавстві так і у міжнародній практиці.

Взагалі, як в теорії, так і на законодавчому рівні колективним та сертифікаційним знакам не приділяється достатньо уваги, тому їх правовий статус залишається неврегульованим.

Чинне законодавство допускає до реєстрації як знаки для товарів і послуг різноманітні умовні позначення, що розрізняються між собою за формою відображення, сферою використання, колом користувачів та іншими ознаками.

За формою свого відображення знаки для товарів і послуг можуть бути словесні, зображувальні, об’ємні, комбіновані тощо.

Пунктом 2 статті 5 Закону встановлено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Об'єктом знака можуть бути також інші особливі види позначень, зокрема звукові, світлові, запахи, голографічні та рухові позначення тощо.

Проте, оскільки обсяг правової охорони Законом України визначається зображенням знака, такі позначення як звукові, запахи, світлові не можуть бути об'єктом знака в Україні. Це обумовлено тим, що їх неможливо відтворити зображенням .²³

Згідно ст. 5 ЗУ „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі - Закон) та Загальних положень Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі – Правила) об’єктами правової охорони можуть бути такі знаки²⁴:

• словесні у вигляді слів або сполучень літер;

• зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;

• об’ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;

• комбінації вищезазначених позначень;

• звукові (вид звука – музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше);

• світлові (характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості);

• колір чи поєднання кольорів (такі знаки реєструються при наявності технічної можливості внесення їх до Реєстру та оприлюднення інформації стосовно їх реєстрації).

Також в інших країнах можуть використовуватись нюхові знаки, наприклад компанія продає свої товари (друкарський папір) з певним ароматом і споживач звикає до розпізнання товарів за їх запахом, або інші (невидимі) позначення, прикладами їх є позначення, що розпізнаються на дотик.

Розглянемо окремо кожний вид позначення.

1. Словесні позначення – це слова або сукупність букв, які мають словесний характер.

Словесні знаки зазвичай мають велику розрізняльну здатність і, порівняно із зображувальними, краще запам’ятовуються і відтворюються. Словесний знак краще пов’язувати з фірмовим найменуванням підприємства, що дозволяє створити серію товарних знаків для одного підприємства.

Словесні товарні знаки мають велику перевагу над зображувальними. Їх можна використовувати в рекламі на радіо, телебаченні, в особистій розмові, тобто у випадках, коли використання зображувальних знаків менш привабливе або певною мірою навіть ускладнене. Нерідко вони несуть у собі особливий смисловий зміст, що у поєднанні з вдалим звучанням слова чи короткої фрази здатне викликати у споживачів приємні асоціації.²⁵

Умовно словесні товарні знаки можна поділити на дві основні групи: знаки у вигляді звичайних, загальновживаних слів (слова природної мови, абревіатура слів, лозунги) та знаки у вигляді слів, утворених штучно (вигадані слова або сполучення слів). Звичайні слова легко запам’ятовуються проте мають меншу розрізняльну здатність ніж штучно створені.

Словесні знаки для товарів і послуг надзвичайно різноманітні. На більш ранніх етапах як такі найчастіше обиралися імена відомих людей, героїв художніх творів або міфологічних персонажів (Наполеон, Гамлет, Прометей), назви тварин, птахів, рослин, дорогоцінних каменів (Лев, Сокіл, Клен, Алмаз), найменування природних явищ, небесних тіл, географічних об’єктів (Світанок, Комета, Ай-Петрі) тощо.

Значного поширення набули також словесні знаки, що були взяті як похідні з давніх мов (Laktos, Sanorin). Нині такі найменування практично вичерпали себе, дедалі частіше використовуються знаки для товарів і послуг, які являють собою штучно утворені слова (неологізми). Вони вживаються для позначення нових речовин, препаратів, приладів і матеріалів, підкреслюючи новизну та оригінальність товару.²⁶

Неологізми – це поєднання букв, які в ряді випадків не мають смислового змісту (фантазійні).

Законодавство більшості країн світу гарантує правову охорону позначенням, які представляють собою власні імена. Подібні знаки зустрічаються в практиці досить часто, наприклад Helena Rubinstein, Dior, Renault, Yves Rocher – всі ці широко відомі позначення є не чим іншим, як іменами чи прізвищами їх перших власників. Як правило, використання власних імен підлягає чіткій правовій регламентації, оскільки в даному випадку йдеться про основний спосіб індивідуалізації громадян, який не можна використовувати так само вільно як будь-які інші об’єкти. Вітчизняним законодавцем поки що не враховано цю обставину. На сьогоднішній день Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не дає відповіді на жодне з питань, які природно можуть виникнути при реєстрації власного імені та в процесі його використання ²⁷.

Деякі країни для реєстрації прізвищ в якості товарного знаку можуть встановлювати певні обмеження. Наприклад, згідно вимог законодавства Великобританії, прізвище не може бути зареєстроване як товарний знак, якщо воно зустрічається більш ніж 40 разів у телефонному довіднику того міста, в якому проживає людина, яка його носить.

Іноді, як товарні знаки реєструються словосполучення і навіть короткі фрази. Так, в 1994 році сумісним російсько-італійським підприємством «Пронто-Москва» за 16 класом «Друковані видання, періодичні газети» зареєстровано товарний знак «Из рук в руки», а Концерном «Белыйветер» (м. Москва) – словосполучення «Маленькие компьютеры для больших людей».

У міжнародній практиці відомі та були зареєстровані лозунги «WE TEACH ENGLISH TO THE WORLD» («Ми вчимо англійському по всьому світу») для підручників; «WE MAKE THE ROOMS THAT MAKE A HOME» («Ми робимо кімнати, які створюють будинок») для меблів; «GO FLY A KITE» («Давай запустимо паперового змія») для іграшок; «FREE TO READ, FREE TO WRITE, FREE TO EVERYONE» («Свобода читати, свобода писати, можливість спілкуватися з кожним») для комп’ютерних програм, що забезпечують доступ в глобальну інформаційну мережу²⁸.

Якщо слоган складається більш ніж з трьох-чотирьох слів, то при написанні в один рядок він якби зменшує свій знаковий потенціал, це може призвести навіть до відмови в реєстрації. В таких випадках рекомендується подавати на реєстрацію слоган в декілька рядків, використовувати оригінальний шрифт або в складі слогану використовувати зображення персонажів.

Словесні товарні знаки можуть бути відтворені стандартними символами (шрифтом) або з використанням оригінального виду шрифту.

Словесні позначення, відтворені із застосуванням оригінальної графіки можуть втратити ознаки словесного позначення і сприйматися як комбіноване позначення, в якому непросто прочитати слово, що є основою цього позначення.

2. Зображувальні позначення можуть бути представлені у вигляді малюнків, символів, графічних композицій будь-яких форм тощо на площині.

Вони можуть мати вигляд:

• конкретних зображень (тварини, птахи, рослини, люди, неживі предмети);

• символів (квадрат, коло, зірка, лінії, фігури, або абстрактні зображення тощо);

• композицій орнаментального характеру;

• шрифтових одиниць та цифр у художній особистій трансформації (стандартні шрифтові одиниці та цифри не охороняються як товарні знаки);

• різне поєднання перерахованих вище елементів.

Розробляючи зображувальні товарні знаки, автори здебільшого використовують характеристики товару, підприємства або послуг, для яких створюється знак, і виражають їх за змогою зображенням чого-небудь типового або конкретного. Наприклад, зображення відомих пам’яток історії та культури, архітектурних споруд, географічних об’єктів, народних орнаментів, персонажі різних казок, зовнішнього вигляду самої юридичної особи чи виготовленої нею продукції.

Успіх зображувальних знаків значною мірою визначається їх простотою, помітністю, ефектністю та можливістю використання на різних матеріалах, а також смисловим навантаженням, а навпаки, дуже складні й перевантажені зайвими деталями знаки є малоефективними.²⁹

3. Об'ємні позначення являють собою фігури і/або їх композицій у трьох вимірах – довжина, висота та ширина. Об’ємним товарним знаком визнається також форма виробу, яка не пов’язана з певним його функціональним призначенням і дає змогу виділити вироби конкретного підприємства серед подібних до них товарів, наприклад, особлива форма пляшки для напою, упаковка для джему або тривимірна форма супінатора для кросівок. Однак об’ємний знак не може просто повторювати зовнішній вигляд предмета, а має містити якийсь новий елемент.

Найбільш поширений вид об’ємних товарних знаків – упаковка, яка відповідає характеру продукту, стилю підприємства, а також виконує рекламні функції. До об’ємних товарних знаків відносяться також флакони парфумів, коробки для цигарок тощо.

Слід зазначити, що об’ємне позначення може бути зареєстроване не тільки як товарний знак, а як промисловий зразок.

Національне законодавство містить положення про умови надання правової охорони об’ємним товарним знакам, згідно з яким забороняється реєстрація позначень, які відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності. Крім того, питання врегульовано Правилами складання, подання та розгляду заявки на товарний знак, згідно з якими до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться тривимірні об'єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об'єкт заявляється як знак [п. 4.3.1.4 Правил]³⁰.

4. Комбіновані позначення – це комбінація зображувальних, словесних та об’ємних елементів.

Поєднання конкретного словесного позначення з художнім (зображувальним) елементом добре запам’ятовується, і слово, яке легко вимовляється, разом з виразним малюнком утворює комбінований товарний знак.

Слід зазначити, що комбіновані товарні знаки мають більшу розрізняльну здатність ніж словесні позначення у звичайному шрифтовому виконанні та мають перевагу над зображувальними, тому що мають словесний елемент, який легше рекламувати, наприклад, по радіо, тому найчастіше використовуються.

Одним із найпоширеніших видів комбінованих знаків для товарів та послуг є етикетки, в яких, як правило, поєднуються словесні та зображувальні елементи у певному кольоровому виконанні.

Увага до етикеток постійно зростає. Їм присвячують щорічні виставки і салони. Освітні заклади розробляють нові учбові програми з історії етикеток, їх дизайну, технології виготовлення, що направлені на високий ступінь захисту від підробок, правовому супроводженню .

Щоб сприйматися як єдине ціле, словесна та графічна частини комбінованого товарного знаку повинні бути взаємопов’язані композиційно і сюжетно. Товарний знак може бути зареєстрований у будь-якому кольорі чи кольоровому поєднанні.

5. Іншими видами позначень, що можуть бути зареєстровані як знаки, є: колір або поєднання кольорів як такі, рухові (мультимедійні) позначення, голографічні тощо.

Колір або поєднання кольорів як таке може бути зареєстровано як знак, якщо це не основний колір (чорний, білий та сім кольорів, що складають кольори веселки). Ці кольори визнані основою для створення всіх відтінків або тонів будь-якого кольору і тому не мають розрізняльної здатності для цілей реєстрації знаків.

Прикладом використання кольору, як такого, для маркування товарів може бути жовтий колір для обплетення електричного проводу або фіолетовий колір упаковки (етикетки) для шоколаду «MILKA».³¹

Рухові позначення (позначення зображення, що рухається) являють собою малюнок, зображення, слова, що рухаються. Зокрема, таким знаком може бути анімаційне зображення, геометрична фігура, що здійснює певні рухи у часі, які можна відтворити зображенням.

Останнім часом закони багатьох країн передбачають надання охорони особливим видам позначень, таким як звуки, запахи, світлові сигнали.

Звукові знаки являють собою різні звуки, зокрема музичні твори або їх фрагменти, шуми будь-якого походження, добре знані звуки та рідкі звуки, які є в природі (наприклад, звук дзвона, імітація гарчання лева), електронні звуки, яких немає в природі тощо.

Світлові, знаки являють собою світлові сигнали, символи, що відтворюються з певною послідовністю та тривалістю. Наприклад, композиція, утворена світловими символами у вигляді смужок різного кольору.

В Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не міститься ніяких положень щодо звукових та світлових знаків. Однак вони існують в п. 2.1.23., 2.1.24. Правил, згідно з якими «Якщо на реєстрацію заявляється звуковий знак, то зазначається вид звука (музичний твір або його частина, шуми будь-якого походження та інше). Для позначення, в якому використовується музичний твір, в описі наводиться його нотний запис.

Якщо на реєстрацію заявляється світловий знак, то наводиться характеристика світлових символів (сигналів), їх послідовність, тривалість світіння та інші особливості».³²

Прикладом запаху як торговельної марки може слугувати наприклад, запах пряжі, що нагадує аромат польових квітів, для виготовлення одягу, або запах рози для тканини, з якої вироблена постільна білизна за умови, що цей запах не зникає з часом протягом якого діє реєстрація такої торговельної марки.

З практичною метою країни можуть встановлювати обмеження щодо можливості реєстрації. Більшість країн допускають реєстрацію тільки тих позначень, які можна виконати графічно, тому що тільки вони можуть бути матеріально зареєстровані і опубліковані в бюлетені товарних знаків для інформування публіки про реєстрацію товарного знака.

Ряд країн допускає реєстрацію просторових (об'ємних) товарних знаків, зобов'язуючи заявника подати або тривимірне зображення просторового позначення (рисунок, фотографію або будь-яке інше зображення, яке можна надрукувати), або опис (або те і інше). Проте на практиці не завжди зрозуміло, що саме охороняється шляхом реєстрації просторового позначення.

Аналогічна проблема існує відносно слухових позначень. Секвенція нот, звичайно, може бути зареєстрована як образотворчий знак, проте ця реєстрація не надає охорону справленим музичним фразам, вираженим подібним способом. Насправді секвенція нот, у зареєстрованій формі, захищається від використання подібних зображень. Разом з тим, звукові знаки, безумовно, можуть служити і як товарні знаки. У США, наприклад, дозволяється реєстрація звукових знаків. На практиці це означає, що звук повинен бути записаний, а касета подана до Відомства США з патентів і товарних знаків для реєстрації.

Так само в деяких країнах ускладнюється процедура реєстрації запахів як торговельних марок.

Так, французька парфумерна компанія Eden SARL оскаржила в суді рішення патентного агентства Європейського Союзу, яке відмовило у задоволенні заявки зареєструвати як знак для товарів і послуг запах свіжої полуниці. Суд Європейського Союзу першої інстанції відмовив задовольнити вимоги компанії.

Суд мотивував своє рішення тим, що згідно із висновком експертів, полуниця не володіє одним чітко вираженим запахом, а різні її сорти можуть мати до п’яти різних ароматів. Ще одним фактором, що став основою для прийняття рішення стало відсутність всесвітньо визнаної класифікації запахів, яка дозволила б ідентифікувати знак за ознакою запаху. Французька компанія намагалась довести, що полуниця може мати різний смак, але запах в неї один – стійкий та триваючий, та знайомий усім споживачам з дитинства. Компанія планувала використовувати даний запах у виробництві мила, лосьйонів, лінії косметики і ароматизованих олівців.

Раніше були також спроби зареєструвати в якості торговельної марки запах лимону, ванілі та малини, проте потерпіли невдачу. В наш час, отримав правову охорону як торговельна марка – запах свіжоскошеної трави. Датська парфумерна компанія зареєструвала його в 2000 році і використовує для ароматизації тенісних м’ячів.³³

За ступенем відомості знаки поділяють на звичайні та загальновідомі (добре відомі).

Звичайний знак – це будь-яке нове оригінальне позначення товарів (послуг), яке відповідає усім умовам надання правової охорони. Зокрема, необхідною умовою його охорони є державна реєстрація позначення.

Загальновідомим знаком визнається таке позначення, яке відоме широкому колу споживачів завдяки його використанню для позначення певних товарів.

Основний чинник виокремлення добре відомих знаків для товарів і послуг полягає в тому, що згідно ст. 6^bis Паризької конвенції з охорони промислової власності таким знакам забезпечується правова охорона ще до реєстрації прав на них у Патентному відомстві України.

Відповідно до цієї статті учасники конвенції зобов’язалися «відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним».

Загальновідомі знаки стають привабливими не тільки для споживачів, але й для інших виробників. Використовуючи законодавство країн, які не охороняють добре відомі знаки, вони намагаються перенести престиж відомих знаків на свої товари, використовуючи ідентичне або схоже маркування. «Піратські» фірми збувають свої товари в таких самих або наближених до дизайну упаковок добре відомих знаків, щоб скористатися репутацією фірми, яка була придбана в результаті потужної, тривалої та коштовної реклами.

Посилений захист прав на добре відомі знаки для товарів і послуг зумовлений необхідністю боротьби з недобросовісною конкуренцією, а також охорони інтересів споживачів, які можуть сплутати щойно зареєстрований знак із добре відомим.

Крім Паризької конвенції положення щодо добре відомих знаків були закріплені в інших міжнародних угодах у сфері інтелектуальної власності. Так, зокрема, охорона загальновідомих торговельних марок передбачена угодою TRIPS (ст. 16.2), Директивою Ради ЄС про торговельні марки (ст. 4.2(d), а також Постановою Європейської комісії від 20.12.1993 р. про торговельну марку Співтовариства (ст. 8.2(с)).³⁴

Крім того, починаючи з 1995 року, працювала Комісія експертів по загальновідомим торговельним маркам ВОІВ, метою діяльності якої стало визначення єдиних критеріїв, за якими торговельна марка має визнаватись загальновідомою. В результаті діяльності Комісії у вересні 1999 року прийнято Спільну рекомендацію Генеральної Асамблеї ВОІВ та Асамблеї Паризького Союзу про положення щодо правової охорони загальновідомих торговельних марок (далі – Спільна рекомендація). Характерно, що Спільна рекомендація у передмові до неї названа «першим кроком на шляху реалізації політики ВОІВ щодо адаптації до змін у сфері промислової власності».

До Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» лише 22.05.2003 р. включено норми Спільної рекомендації стосовно охорони прав на загальновідому торговельну марку (ст. 25).

Слід звернути увагу, що український законодавець використовує термін «добре відома торговельна марка», а не «загальновідома торговельна марка». Можна підтримати думку деяких дослідників, що термін «добре відома торговельна марка» має більшу семантичну привабливість, ніж термін «загальновідома торговельна марка» саме тому, що перший термін має більший вплив на споживача, оскільки загальновідомість означає лише обізнаність широкого кола споживачів певної продукції про існування тієї чи іншої торговельної марки. Тоді як «добре відома торговельна марка» асоціюється у свідомості споживача з високою репутацією та довірою з боку значної частини населення.

У Законі (ст. 25) міститься посилання на ст. 6^bis Паризької конвенції, суд та Апеляційна палата визначаються як органи, які можуть визнавати торговельну марку добре відомою в Україні, та надається перелік факторів, що можуть розглядатися при визначенні торговельної марки добре відомою в Україні, якщо вони є доречними.³⁵

В 2005 році був прийнятий Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 N 228 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2005 р. за N 471/10751).³⁶

Згідно ст. 25 Закону при визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: