2. Чи містить торговельна марка за Свідоцтвом України № 39551 елементи, яким не надано правову охорону (дискламовані елементи)?
В офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності № 4 за 2004 рік (том 2, стор. 3.388) опубліковано наступні відомості про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 39551:
Наведені відомості ідентифікуються за міжнародними кодами для ідентифікації бібліографічних даних. Зокрема для досліджуваного знака опубліковано наступні дані:
під кодом (111) – номер свідоцтва;
під кодом (151) – дата реєстрації свідоцтва;
під кодом (181) – очікувана дата закінчення терміну дії свідоцтва;
під кодом (210) – порядковий номер заявки;
під кодом (220) – дата подання заявки;
код (554) – ідентифікатор об'ємного знака;
під кодом (732) – повне найменування та адреса власника свідоцтва;
під кодом (540) – зображення знака;
під кодом (511) – індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг (номери класів) та перелік товарів і послуг, класифікованих за нею.
Згідно з Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, в разі вилучення з охорони окремих елементів знака, перелік цих елементів наводиться в опублікованих бібліографічних даних під кодом (526).
Оскільки бібліографічні дані щодо свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 39551 не містять будь-яких відомостей, опублікованих під кодом (526), знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 39551 не включає в себе елементи, яким не надано правову охорону.
Це, однак, не означає, що окремі елементи знака мають самостійну правову охорону: свідоцтвом охороняється об'ємний знак в цілому, а не його частини.
3. Чи стала загальнодоступною у світі сукупність усіх суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738 до дати подання заявки до Установи (27 грудня 2002 р.)?
З'ясування змісту питання
Відповідно до ст. 1 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”, “промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання”..
Згідно із статтею 5 того ж Закону:
“2. Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб”.
“6. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.
Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису”.
Згідно з п. 8.1.4.1 Правил, складання та подання заявки на промисловий зразок, які розроблені відповідно до зазначеного вище Закону: “Суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на фотографіях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями”.
При цьому, відповідно до п. 8.1.4.1 Правил, “Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.”.
З цього випливає, що суттєвість ознаки промислового зразка визначається її участю у створенні зорового образу (зовнішнього вигляду) виробу, в наданні виробу властивостей, які дозволяють візуально відрізняти його від низки аналогічних рішень.
Відповідно, весь набір ознак промислового зразка можна поділити наступним чином:
Несуттєві ознаки – не впливають на формування зорового образу в цілому, не виявляють суті виробу, тобто не є необхідними і достатніми для формування зорового вигляду. Вироби, що відрізняються за несуттєвими ознаками, сприймаються споживачем як ідентичні.
Суттєві ознаки – ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для сприйняття виробу як такого, що відрізняється від аналогічних виробів.
Як правило, суттєві ознаки промислового зразка в сукупності розглядаються в такій послідовності:
образне вирішення виробу;
форма виробу і/або його частин (об'ємна характеристика, абрис, силуети);
склад і кількість основних композиційних елементів;
взаємне розташування елементів (композиційне, компонувальне рішення);
пластичне вирішення виробу (його елементів);
колористичне вирішення;
декоративне опрацювання тощо.
Статтею 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" визначаються умови патентоспроможності промислового зразка. Зокрема у цій статті зазначено:
“1. Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.
2. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень”.
З останньої норми випливає, що промисловий зразок повинен визнаватися новим за критерієм так званої "світової новизни", для встановлення якої експерту в ідеальному випадку необхідно розглянути всю множину аналогічних дизайнерських рішень, що фактично існувала у світі на дату подання заявки.
Інформаційна база для встановлення світової новизни промислових зразків відсутня як у розпорядженні експертної установи, так і в Україні взагалі. Саме тому прийнята в Україні процедура розгляду заявки на промисловий зразок передбачає видання патенту після проведення формальної експертизи заявки під відповідальність заявника і не включає в себе проведення експертизи на відповідність умовам патентоспроможності.
З урахуванням наведеного, експерт, вивчивши матеріали справи, вважає можливим вирішувати питання 3 виключно у наступній редакції:
3. Чи містяться в матеріалах справи або в інших відомих експерту інформаційних джерелах відомості, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи (27 грудня 2002 р.)?
Для відповіді на поставлене питання необхідно визначити суттєві ознаки промислового зразка за патентом № 7738.
У наданих на дослідження матеріалах справи (а.с. 13 – 23) міститься виписка з Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо патенту № 7738, засвідчена підписом Голови Держдепартаменту Паладія М.В. та печаткою Державного департаменту інтелектуальної власності, а також копії матеріалів заявки на промисловий зразок, засвідчені штампом Українського інституту промислової власності та печаткою адвоката Коваля А.М.
Із зазначених матеріалів випливає, що патентом України на промисловий зразок № 7738 охороняється 8 варіантів пакету для напоїв.
В описі промислового зразка (а.с. 20) наведено наступну інформацію щодо його ознак:
"Заявлений пакет характеризується ознаками:
- має форму паралелепіпеда;
- має трикутні загини, які відходять від верхньої площини пакета і прилягають до його бічних площин;
- має складку, яка проходить через верхню площину пакета і трикутні загини;
- має пластмасову кришку у вигляді чотирикутника з закругленими кутами, розташовану в одному з кутів верхньої площини пакета;
- має надписи на всіх площинах пакета.
Ознаками, які відрізняють заявлений пакет від інших пакетів, є такі:
- пакет виконано двоколірним: всі площини білого кольору, всі надписи іншого кольору: у першому варіанті – ясно-коричневого, у другому – оранжево-коричневого, у третьому – червоного, у четвертому – жовто-коричневого, у п’ятому – темно-синього, у шостому – салатового, у сьомому – зеленого, у восьмому – темно-рожевого;
- розташовані на пакеті зображення товарного знака виробника та сертифікаційного знака того ж кольору, що і надписи.
Штрих-код та дата виготовлення не є ознаками промислового зразка і нанесені в чорному кольорі."
Як уже зазначалося, обсяг правової охорони, що надається патентом на промисловий зразок, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображеннях виробу, внесених до Реєстру. Аналізуючи опис промислового зразка та його зображення, наведені у виписці з Реєстру, легко впевнитися, що в описі одна з ознак розкрита відносно зображення невірно. Це стосується ознаки "всі площини білого кольору, всі надписи іншого кольору": зображення всіх варіантів промислового зразка містять, зокрема, фото лівої бічної сторони виробу, на якій, як уже згадувалося при дослідженні питання 1, розміщено комбінацію графічних елементів у вигляді трьох прямокутників, виконаних темним, порівняно з основним фоном, барвником (очевидно, того ж кольору, що й написи, зазначені в описі), які мають ширину, що майже дорівнює ширині грані, за висотою два з них рівні, а третій, розташований нижче, втричі більший. При цьому два верхні прямокутники містять виконані білими літерами заголовки таблиць, у яких подано інформацію для споживачів, а третій – інформацію у текстовому вигляді.
Зрозуміло, що зазначені прямокутники є частиною площини бічної поверхні, отже зазначена в описі ознака "всі площини білого кольору" не співпадає із зображенням виробу. Написи всередині кольорових прямокутників виконані саме білим кольором, а отже не співпадає із зображенням і ознака "всі надписи іншого кольору".
Оскільки описана комбінація графічних елементів безумовно впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, вона є суттєвою ознакою промислового зразка за патентом № 7738.
Крім того, експерт вважає, що ряд ознак промислового зразка за патентом № 7738, зазначених в описі, не можна вважати суттєвими, оскільки ці ознаки визначаються виключно технологією виготовлення виробу, яка є відомою і застосовується для виробництва упаковок досить давно. Такими ознаками є наявність трикутних загинів та складки, яка проходить через верхню площину пакету.
Таким чином, на зображенні промислового зразка за патентом України № 7738, внесеному до Реєстру, представлено наступні суттєві ознаки:
- пакет має форму паралелепіпеда;
- має пластмасову кришку у вигляді чотирикутника з закругленими кутами, розташовану в одному з кутів верхньої площини пакета;
- має надписи на всіх площинах пакета;
- пакет виконано двоколірним: площини білого кольору, написи іншого кольору: у першому варіанті – ясно-коричневого, у другому – оранжево-коричневого, у третьому – червоного, у четвертому – жовто-коричневого, у п’ятому – темно-синього, у шостому – салатового, у сьомому – зеленого, у восьмому – темно-рожевого;
- на лівій бічній грані, крім кольорових написів розміщено комбінацію графічних елементів у вигляді трьох прямокутників того ж кольору, що й написи. При цьому два верхні прямокутники містять виконані білими літерами заголовки таблиць, у яких подано інформацію для споживачів, а третій – виконаний білими літерами текст.
- розташовані на пакеті зображення товарного знака виробника та сертифікаційного знака того ж кольору, що й написи.
Вивчення експертом матеріалів справи, включаючи упаковки для соків, що застосовуються ВАТ "Вінніфрут", упаковки, наведені в каталогах фірми "TetraPak", показує, що жодна з цих упаковок не містить наведеної вище сукупності суттєвих ознак.
Вивчення інформації, наведеної в офіційному бюлетені "Промислова власність" за всі роки його видання, показує, що такої сукупності суттєвих ознак не містить також жоден з промислових зразків, патенти на які було видано в Україні до дати подання заявки на промисловий зразок за патентом № 7738.
Проведений підчас дослідження пошук у мережі Інтернет не виявив об’єктів, які б містили сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738.
Отже, надані на дослідження матеріали справи та інші відомі експерту інформаційні джерела не містять відомостей, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 7738 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи (27 грудня 2002 р.).