3.4. Проведення дослідження у спорах щодо порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку

Більшість питань, що ставляться на роз’яснення судової експертизи виникає під час розгляду спорів стосовно правомірності використання певної торгової марки. При цьому більшість кримінальних та цивільних справ стосуються, здебільшого, не контрафакції, тобто підробки власне товару, а саме застосування позначень, що схожі із зареєстрованими знаками інших осіб.

У процесі встановлення ступеня схожості конфліктних позначень визначається однорідність товарів і послуг, стосовно яких вони використовуються.

З огляду на положення міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності для роз'яснення питання про спорідненість товарів і послуг з товарами і послугами, наведеними у свідоцтві на торговельну марку за індексами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків, судам слід призначати судову експертизу, доручаючи її проведення компетентним установам та спеціалістам у сфері інтелектуальної власності.

Перед експертом в таких спорах ставляться приблизно такі питання:

1. чи є Позначення 1 та Позначення 2 тотожними?

2. Чи є Позначення 1 та Позначення 2 схожими до ступеня змішування?

3. Чи використовуються Позначення 1 та Позначення 2 щодо однорідних товарів?

4. Якщо дані позначення є тотожними або схожими, то чи може ця тотожність або схожість призвести до змішування цих позначень, відповідних товарів, які реалізуються з використанням позначень?

Перелік запитань можна продовжувати і уточнювати, виходячи з практики розгляду спорів в судах, наприклад запитання щодо встановлення ознак добре відомого знака, співвідношення прав на знаки для товарів і послуг і промислових зразків тощо.

При вирішенні поставлених питань експерти, як правило звертаються до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та відповідної наукової та науково-практичної літератури.

Доцільно зазначити, що спеціальні знання судового експерта як професіонала у сфері інтелектуальної власності формуються не тільки в результаті спеціальної підготовки у цій сфері, а й за рахунок накопичених знань у різних сферах науки, техніки, економіки.

При вирішенні конкретних завдань експерт використовує базові знання, які і дають змогу кваліфікувати його в якості досвідченого спеціаліста в галузі інтелектуальної власності. До тих пір поки проведення судових експертиз носитиме епізодичний характер, обсяг знань експерта може вважатись достатнім для надання експертних висновків. Однак, у міру накопичення емпіричного матеріалу і його узагальнення, ускладнення завдань, що вирішуються, та їх різноманітності — неминуче починають діяти взаємопов'язані діалектичні процесії диференціації й інтеграції знань.

Перший веде до звуження спеціалізації знань у галузі інтелектуальної власності, другий дозволяє об'єднувати знання різних її галузей, виробляти загальні методичні підходи до вирішення питань, що постають перед фахівцями у цій сфері.

У справах щодо порушення прав на знаки для товарів і послуг головним завданням є встановлення тотожності, подібності або схожості (настільки, що їх можна сплутати) позначень, що порівнюються. Тому, розробка методичних рекомендацій з проведення таких досліджень не тільки доцільна, а й необхідна. З огляду на це, нижче буде спроба викласти алгоритм встановлення тотожності та схожості (до ступеня змішування) знаків для товарів і послуг.

Щодо питання про тотожність знаків, то позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Як правило, вирішити питання щодо тотожності не викликає особливих труднощів – це є суто технічною порівняльною роботою.

Визначення ступеню схожості позначень, що може призвести до їх змішування є більш складним.

При встановленні схожості позначень можна умовно визначити такі етапи проведення дослідження, які відповідають загальній методиці проведення судових експертиз:

1. Підготовчий. Огляд та опис об’єктів, що надані на дослідження, знайомство з матеріалами справи.

2. Роздільне дослідження. Визначення виду досліджуваних позначень та їх основних ознак, а також перелік товарів і послуг для яких вони зареєстровані.

3. Порівняльне дослідження, яке включає:

a) Визначення тотожності і схожості словесних позначень або словесних елементів комбінованих позначень.

б) Визначення тотожності і схожості зображувальних позначень, тривимірних позначень або зображувальних елементів комбінованих позначень.

в) Визначення тотожності і схожості комбінованих позначень.

г) Визначення спорідненості товарів і послуг, для яких використовуються досліджувані позначення.

4. Оцінка отриманих результатів дослідження та формулювання висновків. Оформлення результатів дослідження.

Розглянемо докладніше перелічені етапи дослідження.

Етап 1. Підготовчий.

На підготовчому етапі експерт знайомиться з процесуальним документом, що є юридичною підставою для проведення експертизи (постановою, ухвалою) і з'ясовує задачі (питання), що підлягають вирішенню при проведенні експертизи, робить огляд об’єктів та матеріалів справи, а також ознайомлюється з фабулою справи.

Етап 2. Роздільне дослідження.

На цьому етапі експерт повинен визначитися до якого виду позначень відносяться досліджувані знаки, що в подальшому може змінити весь хід дослідження. В першому розділі було зазначено, що знаки можуть бути словесними, зображувальними, комбінованими, тривимірними тощо.

В залежності від виду позначення необхідно встановити їх основні ознаки та елементи з яких вони складаються.

При дослідженні словесних позначень необхідно враховувати таку деталь, що «В принципі товарний знак повинен використовуватись в зареєстрованій формі. Проте Паризька конвенція в своїй статті 5 С(2) передбачає, що «застосування товарного знака його власником у такій формі, яка відрізняється від зареєстрованої (…) лише окремими елементами, що не змінюють розрізнювального характеру знака, не тягне за собою визнання недійсності реєстрації і не обмежує охорону, що надається знаку.⁸⁴

Словесні знаки можуть використовуватися із застосуванням будь-якої форми, гарнітури або кольору шрифту і в поєднанні з додатковими елементами (фірмові найменування, описові терміни), за умови, що зареєстрований знак зберігає свій розрізнювальний характер.

Оскільки позначення, зареєстровані в чорно-білому виконанні, захищені від реєстрації і використання подібних до ступеня змішування позначень, незалежно від кольору, і оскільки зареєстровані власники таких позначень звичайно можуть використовувати їх в будь-якому кольорі, в якому вони побажають, загальновизнана практика полягає в тому, щоб не реєструвати позначення в кольорового виконанні».

Тобто, якщо словесний знак зареєстровано у чорно-білому виконанні, стандартним шрифтом, він може використовуватись із застосуванням будь-якої форми, кольору, гарнітури та зі сполученням додаткових елементів, що не тягне за собою визнання недійсності реєстрації.

Однак, оригінальне виконання словесного позначення іноді може привести до втрати ним словесного характеру і набути ознак зображувального або комбінованого позначення.

В зображувальних позначеннях необхідно звертати увагу на їх зовнішню форму, колір, а також якщо вони складаються з двох і більше елементів на домінуючі елементи.

В комбінованих знаках виділяють ознаки тих видів позначень, які входять до його складу та ознаки комбінованого позначення в цілому, також виділяють домінуючі його складові елементи. В комбінованому позначенні, яке складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам’ятовується, і саме на ньому акцентується увага споживча при сприйнятті позначення. ⁸⁵

При дослідженні знаків необхідно також виділяти елементи, що не охороняються, підлягають дискламації та чи не являються такі неохороноздатні елементи оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживача щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Крім того, на цьому етапі визначається перелік товарів і послуг для яких зареєстровано знак, який повинен бути у матеріалах справи або в свідоцтві на знак для товарів і послуг.

Етап 3.Порівняльне дослідження.

Визначення тотожності і схожості словесних позначень або словесних елементів комбінованих позначень.

Схожість словесних позначень визначається на основі сукупного аналізу їх звукової (фонетичної), графічної (візуальної) і смислової (семантичної) схожості.

Цікаво, що японські суди при винесенні рішень про порушення прав власника товарного знака керуються такими критеріями як: вид (сприймається оком японця), вимова (сприймається вухом японця) і значення (у відповідності до розуму (духу) японця).

Завдяки тому, що перш за все слова вимовляються (тобто мають фонетичну ознаку) і мають зміст, то головним є їх звукова (фонетична) і смислова схожість. Незважаючи на це, їх графічне виконання має бути враховано при дослідженні. Словесне позначення повинне досліджуватись в цілому, хоча не виключається і зіставлення за кожним словом.

При визначенні звукової схожості застосовуються основи такого розділу мовознавства як фонетика.

Фонетика – звукова будова мови як єдність її фізіологічного, акустичного та значеннєвого аспектів, а також галузь мовознавства, що вивчає звукову будову мови – способи утворення звуків та їх акустичні властивості. Фонетичний – пов’язаний із звуками певної мови, звуковий. Тобто, фонетика розглядає закономірності, характерні для звукового ладу всіх мов світу. Виходячи з поняття «фонетики» (від грецьк. «phone» - звук), звуки ми вимовляємо та чуємо, літери – пишемо та бачимо. Для вирізнення звуків від літер, звуки беруться у квадратні дужки. Предметом фонетики у вузькому її розумінні є звукова субстанція мовлення. До вивчення звукового потоку підходять багатоаспектно, адже звук генерується, передається і сприймається.

В основному застосовується загальна і порівняльна фонетика.

Загальна фонетика розглядає закономірності, характерні для звукового ладу всіх мов світу, характеризує звуки з погляду сильної позиції. Наприклад, для голосних звуків - це позиція під наголосом, для приголосних - позиція перед голосним або сонорним. Загальна фонетика описує також видозміну звуків залежно від їх розташування в слові, наприклад - глухі перед дзвінкими стають дзвінкішими, дзвінкі перед глухими - стають глухішими.

Порівняльна фонетика може застосовуватися в частині зіставлення звукового ладу мови, засобами якого відтворено позначення з іншими мовами.⁸⁶

Отже, при вирішенні спору щодо визнання свідоцтва на знак для товарів та послуг недійсним, а також щодо порушення прав власника зареєстрованого знаку, у господарському судочинстві, суддя керуючись процесуальними нормами, роз’ясненнями Вищого господарського суду та положеннями законів, призначає судову експертизу.

Проаналізувавши судову практику вирішення спорів щодо порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку в Україні, з залученням експерта та призначенням відповідної судової експертизи, можна зробити висновок, що найчастіше експерту ставляться питання щодо схожості знаків до ступеня змішування.