3.3. Проведення судових експертиз у спорах, пов’язаних із визнанням свідоцтва на торговельну марку недійним

Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути визнані у судовому порядку недійсними повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення марки та переліку товарів і послуг,яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

З урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони, питання, що ставляться експерту при вирішення зазначеного питання наведені в Постанові Пленуму Вищого Господарського суду України від 23.03.2012 №5 Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності.

У спорі про визнання свідоцтва недійсним на роз'яснення судового експерта залежно від обставин справи може бути поставлено питання про наявність у свідоцтві елементів зображення торговельної марки, які відсутні в поданій заявці.

Визнання Свідоцтва недійсним за умови видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, повинно розглядається з точки зору недобросовісності заявника.⁷⁶

З точки зору Т.С. Демченко, за відсутності у вітчизняному законодавстві прямого посилання на недобросовісність заявника, підпункт «в» п.1 ст.19 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» можна було б тлумачити розширено, розуміючи під «порушенням прав інших осіб» не лише формально визнані права на об’єкти інтелектуальної власності, але й право будь-якої особи на чесну та розумно очікувану поведінку інших осіб в ділових відносинах.

Однак вітчизняна правозастосовна практика пішла абсолютно іншим шляхом, у випадках фактичної недобросовісної реєстрації товарних знаків права законних володільців таких позначень захищаються шляхом застосування правових положень про оманливі або такі, що можуть ввести в оману, позначення.

Більшість знаків для товарів та послуг, у судовому порядку визнаються недійсним на підставі невідповідності зареєстрованої марки умовам надання правової охорони, відносно менша кількість позовів стосується підстави наявності у свідоцтві елементів зображення марки та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці і найменше в Українських судах рішень про визнання Свідоцтва недійсним ґрунтується на умові видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Для вирішення зазначених питань судові експерти повинні керуватись загальною методикою проведення судових експертиз, яка визначає наступні основні і взаємопов’язані етапи (стадії) експертного дослідження:

1) підготовчий;

2) етап роздільного дослідження об'єктів судової експертизи;

3) етап порівняльного дослідження;

4) етап оцінки результатів дослідження і формулювання експертних висновків.

На підготовчому етапі експертом виконується наступне:

1) ознайомлення з процесуальним документом, що є юридичною підставою для проведення експертизи (постановою, ухвалою) і з'ясування задач, що підлягають вирішенню при проведенні експертизи;

2) огляд представлених матеріалів справи для визначення їх складу (переліку документів) в цілях встановлення відповідності представлених матеріалів перелікам, що є в них (в т.ч. перевірка наявності листів справи);

3) перевірка стану упаковки (чи є пошкодження та ін.) та огляд об'єктів дослідження (речових доказів і зразків);

5) висунення експертних версій і складання програми проведення досліджень;

6) підготовка інформаційної і апаратно-програмної бази.

Слід звернути увагу, що для правильного з'ясування задач конкретної експертизи, а також для подальшого дослідження має значення ознайомлення експерта з фабулою справи, викладеної в постанові (ухвалі), позовних заявах і відгуках на них, а також з відомостями, що відноситься до предмету експертизи, які є в матеріалах справи.

На етапі роздільного експертного дослідження вивчаються загальні, родові (групові) і окремі ознаки кожного об'єкту (матеріалів справи, досліджуваних об'єктів, зразків) в цілях виявлення їх властивостей і ознак, необхідних і достатніх для вирішення експертної задачі (задач).

Якщо на цьому етапі буде встановлено, що матеріали справи недостатні для вирішення поставленої задачі (наприклад, відсутні матеріали заявки на видачу свідоцтва на торговельну марку), то експерт в установленому порядку направляє клопотання про надання додаткових матеріалів.

Аналогічне клопотання направляється також в тому випадку, якщо на етапі роздільного дослідження буде встановлено, що представлені матеріальні носії (наприклад, фотознімки, ксерокопії) неповно або неточно відтворюють відповідні об'єкти.

В результаті роздільного дослідження виявляються комплекси ознак, які використовуються при подальшому порівняльному дослідженні. При цьому важливо, щоб виявлені у об'єктів (досліджуваних об'єктів, зразків) ознаки могли бути порівняні, тобто відображали однорідні властивості об'єктів.

У якості загальної ознаки торговельних марок згідно О.П. Сергєєва виступає новизна.

У цьому відношенні він зазначає: „То или иное обозначение может быть признано товарным знаком лишь в том случае, если оно позволяет потребителю без особого труда узнать нужную ему продукцию и не спутать ее с аналогичной продукцией других производителей. Поэтому необходимым условием правовой охраны товарного знака является его новизна. При этом данное требование вовсе не означает, что товарным знаком способно стать лиш оригинальное и ранее неизвестное условное обозначение. В качестве товарного знака в полне когут бать зарегистрированы известное слово, изображение или иной символ, которые, однако, еще никем не используются для обозначения именно тех. видов (классов) товаров, которые собирается производить (продавать) заявитель”. При цьому „...новизна товарних знаков определяется не относительно всех уже использующихся условных обозначений, а лишь в пределах тех. обозначений, которые применяются в отношении однородных товаров (работ, услуг)» .⁷⁷

Родові ознаки торговельних марок визначаються їх належністю до певних позначень, які можна характеризувати за ознакою створення їх певними засобами.

На цій підставі розрізняються такі роди позначень:

1) знакові;

2) зображувальні;

3) звукові знаки (звуки);

4) нюхові знаки (запахи);

5) інші позначення (наприклад, тактильні);

6) комбіновані.

Ознаки торговельних марок досить добре описані у відомчих нормативних актах та літературі. Тому, на мою думку, не доцільно приділяти цьому питанню багато уваги.

Особливу увагу на цьому етапі слід приділити виявленню як ознак самого знаку так і ознак його окремих елементів, якщо знак є складним і складається з декількох елементів. При цьому визначальне значення має виділення домінуючого положення окремих елементів в знаку.

Домінуюче положення конкретного елемента позначення визначається його смисловим навантаженням і його впливом на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому. Має значення також розмір цього елемента та місце його розміщення у площині позначення. Тому для встановлення того чи займає конкретний елемент домінуюче положення необхідно розглядати ці критерії у сукупності.

Під домінуючим положенням елемента у складі знака слід розуміти превалююче просторове розташування такого елемента у площині зображення знака, а також головне (основне) смислове навантаження такого елемента, його переважний вплив на зорове та/або фонетичне сприйняття знака в цілому.⁷⁸

Домінуюче положення певного елемента в зображенні знака може визначатися, зокрема такими факторами або їх сукупністю:

- геометричним розміром елемента;

- місцем розташування елемента у площині зображення знака;

- смисловим навантаженням елемента;

- впливом елемента на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знака в цілому.

При проведенні роздільного дослідження використовуються загальнонаукові (опис, спостереження, експеримент, вимірювання і ін.), та інші методи судових експертиз, наприклад, окремо наукові (мікроскопія та ін.) і спеціальні (наприклад, методи судової фотографії).

Порівняльне дослідження об'єктів є найбільш важливим етапом, яке складається з послідовних порівнянь :

1) загальних ознак;

2) родових (групових) ознак;

3) окремих (особливих) ознак об'єктів.

При цьому важливо знаходити і враховувати взаємозв'язки і взаємообумовленості між ознаками різного рівня, а також можливі впливи одних властивостей об'єктів на прояв інших їх властивостей у відповідних ознаках.

Виявлення об'єктивних відмінностей між загальними ознаками об'єктів, робить непотрібним проведення порівняння родових (групових) і окремих ознак. Відповідно, виявлення суттєвих відмінностей при порівнянні родових (групових) ознак виключає необхідність порівняння окремих ознак. В обох цих випадках слідує категоричний висновок про відмінність об'єктів за відповідними ознаками.

Разом з тим, при проведенні порівняльного дослідження як правило виявляються як збіги, так і відмінності порівнюваних ознак об'єктів. Тому необхідно оцінити істотність порівнюваних ознак, а також пояснити природу виявлення їх збігів і відмінностей.

Розглянемо окремо кожну підставу для відмови в наданні правової охорони знаку для товарів і послуг та методи, якими керується експерт при наданні висновку щодо невідповідності знака для товарів і послуг умовам надання правової охорони. При вирішенні таких питань судовий експерт повинен встановити збіжності або відмінності ознак позначення, що перевіряється з ознаками позначень, які не можуть отримати правову охорону згідно закону.

Відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначається через обставини, що правомірно склалися на дату дослідження судовим експертом знаку для товарів і послуг.⁷⁹

Під час перевірки досліджуваного знака для товарів і послуг на відповідність умові надання правової охорони – знак повинен не суперечити публічному порядку, принципам гуманності і моралі відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - позначення досліджується на⁸⁰:

- наявність у ньому антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій;

- належність знака до позначень порнографічного характеру, наявність у ньому лозунгів антигуманного характеру, слів та зображень непристойного змісту, нецензурних слів та виразів тощо;

- наявність у ньому позначень релігійного характеру.

Як свідчить зарубіжна судова практика, найбільші труднощі виникають при встановленні факту аморальності знака. Причиною є постійна зміна суспільних уявлень про норми моралі, внаслідок чого неможливо визначити чіткі критерії аморальності тих чи інших явищ або процесів. Тому в процесі перевірки позначення на відповідність нормам моралі присутня надзвичайно велика доля суб’єктивізму, тобто особистих уявлень експерта чи судді про те, що саме є аморальним.

Наприклад, Патентне відомство Німеччини прийняло рішення про відмову в реєстрації словесного товарного знака «CosaNostra», мотивуючи його тим, що заявлене позначення не має розрізняльної здатності та носить образливий характер, оскільки представляє собою назву загальновідомого кримінального синдикату.

Приймаючи до уваги тенденцію ліберального підходу до моральних аспектів, Федеральний патентний суд визнав позначення «CosaNostra» здатним виконувати функції товарного знака. Суд зазначив, що зважаючи на можливість маркування парфумів знаком «Opium» та наявність сигарет під назвою «AlCapone», позначення «CosaNostra» також цілком може бути охороноздатним. ⁸¹

Найбільш вдалий підхід до встановлення факту аморальності знака застосував суд Великобританії, зазначивши в одному з своїх рішень, що патентне відомство не повинно виступати в ролі цензора, а тим більше встановлювати моральні норми. Воно повинно лише враховувати потенційну реакцію споживачів на реєстрацію того чи іншого позначення. Таким чином, основним завданням судового експерта при проведенні дослідження, має бути прогнозування суспільної думки стосовно конкретного найменування чи зображення, який буде позначати товари чи послуги.

Досить складним є питання дослідження позначень релігійного змісту та зображень культових споруд – церков, соборів, монастирів. Необхідно обов’язково враховувати товари і послуги для яких зареєстрований знак. Наприклад, застосування даних позначень для алкогольних та тютюнових виробів, може образити почуття віруючої частини населення.

До знаків, що не відповідають умові надання правової охорони згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» необхідно відносити позначення з «надписями и изображениями, имеющими вообще характер неуважения к святыне, богохуления и кощунства».⁸²

Відповідь на питання, чи буде досліджуваний знак ображати почуття віруючих, потребує аналізу ситуації по кожному конкретному знаку. Необхідно враховувати, ким є виробник товарів, чи має він безпосереднє відношення до якої-небудь релігійної організації, для яких товарів він застосовується і, нарешті, як співвідносяться символи, терміни, зображення, що складають знак, з товарами по відношенню до яких зареєстровано знак.

Наприклад, не буде вважатися образою для віруючих використання знаку «Пасхальне», «Різдвяне» для кондитерських виробів.

Взагалі, оцінка, що дається експертом при дослідженні таких позначень, в більшості залежить від його ерудиції, духовної розвиненості, тому в таких випадках експерт може звернутись до спеціалістів з цих питань.

Крім позначень релігійного змісту, позначення, які зображують імена, прізвища та портрети відомих історичних осіб для маркування товарів і послуг можуть також ображати їх честь, гідність та репутацію, тобто порушують їх особисті немайнові права.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містить прямої вказівки на заборону реєстрації релігійних символів, а також позначень, що вказують на особисті немайнові права відомих історичних постатей.⁸³

Вітчизняне законодавство лише забороняє реєстрацію позначень, які відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди. Однак, при цьому нічого не говориться про захист особистих немайнових прав тих відомих осіб, які вже померли.