§ 5. Інші договори щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності

Оскільки при прийнятті ЦК не ставилась мета дати у ньому вичерпний перелік договорів, в тому числі і у сфері інтелектуальної власності, то на практиці учасники цивільних відносин укладають і інші договори.

5.1. Договір про порядок розподілу прав на службові об’єкти інтелектуальної власності

Договір про порядок розподілу прав на службові об’єкти інтелектуальної власності – це цивільно-правовий договір, що укладається між роботодавцем і працівником стосовно узгодження прав на створені у зв’язку з виконанням трудового договору результати творчої діяльності.

Зазначений договір може бути укладено як при прийомі на роботу поряд із трудовим договором, так і у подальшому у процесі роботи.

У цьому випадку може бути укладено як цивільно-правовий договір, так і аналогічні положення можуть бути включені до трудового договору. Результат таких дій один і той же – буде застосовуватися передбачений сторонами порядок розподілу прав на створені в подальшому службові об’єкти інтелектуальної власності.

У випадку відсутності такого договірного порядку визначення правового режиму службових результатів творчої діяльності застосовується загальне правило, передбачене ч. 2 ст. 429 ЦК: майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно. Аналогічне правило застосовується і при розподілі права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням. Як уже зазначалось, сторонам доцільно у договорі більш детально врегулювати свої права на такі об’єкти.

У той же час на практиці інколи уникають укладення зазначеного договору аргументуючи тим, що потім при виникненні потреби у разі створення об’єкту інтелектуальної власності роботодавець з працівником буде укладати договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності стосовно конкретного результату творчої діяльності. Однак такий підхід з юридичної точки зору є досить легковажним, оскільки в подальшому може слугувати підгрунтям для досить серйозних суперечок. Пояснюється це тим, що у випадку створення об’єкту інтелектуальної власності працівником при відсутності укладеного договору про порядок розподілу прав на службові об’єкти інтелектуальної власності застосовується загальне правило: майнові права в силу приписів законодавства автоматично виникають у працівника і роботодавця спільно. Особливо це актуально для об’єктів авторського права (в тому числі і компьютерних програм), права на які виникають в силу факту створення без виконання яких-небудь формальних дій. Відповідно цілком правомірно працівник після створення об’єкту інтелектуальної власності може відмовитися від передачі уже належних йому майнових прав і змусити його це зробити неможливо. Він як співвласник разом з роботодавцем буде вирішувати долю майнових прав на результат творчої діяльності.

До того ж наведена ситуація може бути ускладнена ще й тим, що як правило, об’єкт інтелектуальної власності створюють кілька осіб, а відповідно з кожним із них необхідно буде узгоджувати питання передачі прав. Наприклад, над розробленням комп’ютерної програми досить часто працює колектив авторів. Якщо роботодавець хоче мати можливість самостійно розпоряджатися створеним об’єктом інтелектуальної власності, то для цього необхідно буде отримати майнові права від кожного з програмістів.

Уникнути зазначених недоречностей можна шляхом укладення договору про порядок розподілу прав на службові об’єкти інтелектуальної власності. До того ж як перевагу зазаначеної договірної конструкції доречно відмітити той факт, що цей договір буде діяти стосовно всіх об’єктів інтелектуальної власності, які будуть створені працівником у майбутньому при виконанні службових обов’язків. А це позбавляє необхідності укладати договори з кожним з працівників стосовно кожного створеного результату творчої діяльності.

Слід враховувати, що потреба укладати договір про порядок розподілу прав на службові об’єкти інтелектуальної власності у роботодавця виникла лише з 1 січня 2004 року, тобто після набрання чинності ЦК. Пояснюється це тим, що до зазначеної дати відповідно до норм спеціальних законів у сфері інтелектуальної власності інакше вирішувалося це питання: за загальним правилом майнові права на службові об’єкти інтелектуальної власності належали роботодавцю, а працівнику виплачувалася винагорода за створене творче досягнення.

Так, згідно зі ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» у редакції від 11 липня 2001 року: "Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору. Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем. За створення і використання службового твору автору належить авторська винагорода, розмір та порядок виплати якої встановлюються трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем".

У зв'язку з викладеним важливим є вирішення питання визначення критеріїв віднесення об'єкта інтелектуальної власності до службового. За загальним правилом службовим визнається об’єкт інтелектуальної власності, створений працівником у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи доручення роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше. Виходячи з цього, у кожному конкретному випадку встановлюється, чи підпадає об'єкт інтелектуальної власності під перераховані критерії. При цьому варто брати до уваги, що коло службових обов'язків (трудова функція) визначається посадою, спеціальністю і кваліфікацією працівника й обкреслене трудовим і колективним договорами, правилами внутрішнього трудового розпорядку, тарифно-кваліфікаційними характеристиками посад, інструкціями, а доручення роботодавця повинне мати безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства. Тобто, за загальним правилом, про службовий об’єкт авторського права можна вести мову, коли творче досягнення створене в зв'язку з виконанням трудової функції працівника, для реалізації якої він і був прийнятий на роботу.

Оскільки обов'язковою ознакою службового об'єкта інтелектуальної власності є наявність трудового зв'язку між наймачем і автором творчого результату, то вищенаведені правила розподілу майнових прав на результати творчої діяльності не поширюються на об'єкти інтелектуальної власності, створені за цивільно-правовим договором (наприклад, підряду) чи особами, що проходять навчання, практику на підприємстві. Отже, в тій чи іншій мірі майнові права в роботодавця виникають не з приводу будь-якого творчого досягнення, створеного на підприємстві (установі, організації), а тільки по відношенню до такого, котре створено працівником у межах кола службових обов'язків.

Незважаючи на те, що у ст. 16 Закону України «Про авторське право і суміжні права» не були внесені зміни стосовно розподілу прав роботодавця і працівника на службові об’єкти інтелектуальної власності, у зв'язку з введенням у дію ЦК, який інакше вирішує зазначене питання, застосовуються його положення, як більш пізнього нормативного акту.

Таким чином, за загальним правилом на службові об’єкти інтелектуальної власності, створені до 1 січня 2004 року майнові права виникли у роботодавця у повному обсязі, а створені після 1 січня 2004 року – у роботодавця і працівника спільно.

Інколи висловлюють заперечення проти можливості укладення договору про порядок розподілу прав на службові об’єкти інтелектуальної власності, мотивуючи тим, що зазначений договір працівник і роботодавець укладають стосовно ще не створених об’єктів, а тому його в подальшому можна визнати недійсним. Аргументується такий підхід тим, що оскільки авторське право виникає з моменту створення твору (ч. 1 ст. 437 ЦК, п. 2 ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права»), то не можна передати майнові права інтелектуальної власності, які ще не виникли.

Однак зазначена позиція не відповідає чинному законодавству України. Необхідно проводити розмежування між розпорядженням уже наявними суб'єктивними правами і встановленням механізму розподілу прав на створені в майбутньому об'єкти. При укладенні договору про порядок розподілу прав на службові об’єкти інтелектуальної власності мова не йде про передачу майнових прав, а тому в момент укладення договору у роботодавця вони не виникають. Сторони таким чином виходячи з своїх інтересів лише змінюють передбачене законодавством загальне правило правового режиму службових об’єктів інтелектуальної власності. Про це свідчить, зокрема і назва договору: "Договір про порядок розподілу прав на службові об’єкти інтелектуальної власності". Якщо працівника приймають на роботу для створення аудіовізуальних творів чи комп’ютерних програм, то в назві можна уточнити, що мова йде саме про об'єкти авторського права, назвавши його "Договір про порядок розподілу прав на службові об’єкти авторського права".

Аналогічний приклад розподілу прав можна навести і стосовно речей. Так, якщо дві особи вирішили побудувати будинок, то ще до будівництва вони можуть між собою вирішити питання про частки в праві власності на створений у майбутньому об'єкт.

Варто підкреслити, що в зв'язку з введенням у дію ЦК укладення договорів про порядок розподілу прав на службові об’єкти інтелектуальної власності є дуже доцільним. Пояснюється це тим, що передбачене ч. 2 ст. 429 ГК правило про спільні права на службовий об'єкт у майбутньому, як було показано вище, може ускладнити взаємини з приводу цього об'єкта, коли в якийсь момент працівник і роботодавець не зможуть досягти загальної згоди. З погляду права ідеальною є ситуація, коли на об'єкт має права тільки один суб'єкт. Це спрощує процес реалізації прав.