До статті 495 Цивільного кодексу України

1. Власник свідоцтва, володілець міжнародної реєстрації, а також особа, торговельна марка якої була визнана добре відомою, володіє комплексом прав. До майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку належать право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання та інші майнові права інтелектуальної власності. Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Проте реалізувати дані права, заявник може лише після державної реєстрації марки.

2. Чинне законодавство широко трактує право на використання марки. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Вищий господарський суд України у рекомендаціях від 10.06.2004 р. N 04-5/1107 підкреслює, що відповідно до пункту 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зберігання товару з нанесеним знаком з метою пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) визнаються використанням знака, тобто складають правомочності власника свідоцтва на знак. Таким чином, пропонування для першого продажу товару з нанесеним знаком, який використовується без дозволу його власника, є порушенням прав на знак. Зберігання ж продукції зі знаком, що використовується без дозволу його власника, визнається порушенням прав на знак, якщо воно здійснюється з метою введення такої продукції в господарський оборот.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

3. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Вищий господарський суд у своєму листі від 17.04.2006 р. N 01-8/847 наголошує, що при вирішенні спору про заборону використання знака для товарів і послуг суд має встановити: чи відбулося використання відповідачем спірного позначення, в якій формі та для яких саме товарів чи послуг; чи є позначення, використовуване відповідачем, схожим із зареєстрованим знаком чи можна їх сплутати та/або чи може це позначення ввести в оману щодо особи, яка виробляє певні товари чи надає певні послуги.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

У рекомендаціях Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 10.06.2004 р. N 04-5/1107 наголошується, що такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене статтею 500 Цивільного кодексу).

4. Власник торговельної марки може надати чи передати належні йому права на підставі ліцензійного договору (на умовах виключної, одиничної чи невиключної ліцензій) або шляхом укладання договору про передачу прав інтелектуальної власності на торговельну марку.

Особливістю ліцензійного договору про надання прав на торговельну марку є включення умови про те, що якість виготовлених товарів і послуг не була нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Власник марки може передавати будь-якій особі право власності на повністю або відносно марку частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права власності на марку не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

При цьому виготовлення продукції неналежної якості новим власником знака не є підставою для визнання недійсним договору про передачу права власності на знак, укладеного з первісним власником, оскільки умова щодо якості товару не є змістом договору про передачу прав, на відміну від ліцензійного договору.

Договір про передачу права власності на марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на марку або видачу ліцензії на її використання.

Подібне інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг, затвердженою наказом МОН України N 576 від 03.08.2001 р.

Для публікації в бюлетені та внесення до реєстру договорів відомостей про передачу права власності на знак до Держслужби подаються наступні документи:

1. Заява про публікацію та внесення відомостей до реєстру договорів;

2. Договір про передачу прав або нотаріально засвідчений витяг з договору;

3. Документ про сплату встановленого збору;

4. Довіреність, оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа.

Заява і договір (витяг із договору) подаються українською мовою. Якщо договір складений іншою мовою, до нього додається його переклад на українську мову, посвідчений нотаріусом. Документи розглядаються протягом двох місяців. У випадку прийняття позитивного рішення Державна служба інтелектуальної власності направляє заявнику два екземпляра поданого договору та рішення про публікацію і внесення до реєстру відомостей про договір.

Слід підкреслити, що відповідно до ч. 2 ст. 1114 ЦК України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до ЦК України або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Враховуючи, що права на торговельні марки набувають чинності з моменту їх реєстрації, то договір про передання майнових прав на такі об'єкти є чинним з моменту його державної реєстрації. Проведення подібної реєстрації зумовлюється потребою відображення факту зміни правоволодільця об'єкта промислової власності.

Спеціальне законодавство містить інші вимоги до державної реєстрації договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності, встановлюючи факультативність подібної реєстрації (ч. 9 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"). Однак, беручи до уваги, що ЦК України є основним актом цивільного законодавства (ч. 2 ст. 4), то його норми мають пріоритет над положеннями спеціальних законодавчих актів.

Тому, якщо для чинності ліцензійних договорів про надання прав використання торговельних марок достатньо їх вираження у письмовій формі, то дійсність договорів, спрямованих на передачу прав на торговельні марки, пов'язується ЦК України з моментом їх державної реєстрації.

5. Крім прав, режим правової охорони торговельних марок передбачає покладення на управомоченого суб'єкта ряду обов'язків. Зокрема, власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. У тому разі, якщо марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати видачі свідоцтва будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.