4.3. Правовые основы защиты интеллектуальной собственности при венчурном инвестировании

Критическим аргументом «за» или «против» инвестиций в инновационный проект является хорошее состояние интеллектуальной собственности (ИС). Право собственности на ИС очень важно для того, чтобы убедить инвесторов/кредиторов в рыночных возможностях для предприятия коммерциализировать изделие или услугу. Простой действующий патент может найти для компании многочисленные финансовые возможности. При разработке оптимального для себя режима защиты интеллектуальной собственности команда старт–aпa должна исходить из того, что патентование – очень затратный и длительный процесс, а основными функциями патентов и других охранных документов являются:

• возможная продажа прав на ИС;

• защита от возможных конкурентов.

В случае венчурного бизнеса основной представляется последняя функция, и поэтому качество защиты ИС – основной критерий для венчурного инвестора.

При переговорах между предпринимателем и венчурным инвестором должна быть четко прояснена стратегия в области защиты интеллектуальной собственности. Обычно для инвестора предпочтительным является наличие уже готового патента или охранного документа (например, на программное обеспечение (ПО)). Для многих венчурных фондов это является обязательным требованием. Вместе с тем случаи, когда патент находится в стадии подготовки или же разработка защищена в режиме ноу–хау, также вполне допустимы. Соглашение между инвестором и предпринимателем может предусматривать обязательство автора получить патент непосредственно после начала инвестирования.

Иногда имеет смысл не защищать интеллектуальную собственность. Это возможно при очень быстром обновлении и развитии продукта, в силу того что сам процесс копирования технологии требует времени и копирующий неминуемо отстает от разработчика оригинала. Такой стратегии придерживались российские компании ABBYY и SPIRIT, и она вполне допустима в быстроразвивающейся отрасли (например, производстве ПО). Если основатели компании выбрали эту стратегию, то она должна быть явно оговорена и обоснована при переговорах с инвестором. Эксперты рекомендуют, наряду с национальным документом, делать и зарубежный патент/охранный документ, особенно если продукция компании предназначена для продажи за границей. Затевать патентный спор с сильным и богатым конкурентом – проигрышный вариант, который приведет к остановке всего бизнеса старт-апа на несколько лет и очень большим издержкам даже в случае выигрыша дела. Патентный спор может быть инициирован конкурентом именно для того, чтобы пресечь развитие «неудобной» ему разработки. Рекомендуется искать такие рынки, где риски подобной конкуренции минимальны.

Следует четко осознавать, что основной вес имеет не столько само наличие охранных документов, сколько возможность с помощью прав интеллектуальной собственности защититься от конкурентов на интересующих компанию рынках, хорошее качество охранных документов и отсутствие «лазеек» для возможности легального копирования продукции конкурентами.

Таким образом, эффективные охранные документы хорошего качества – предмет очень тщательной работы. Защита одного технологического решения часто влечет лишь к его публикации, а его некоторая модификация может быть использована конкурентами. Предпочтительным является создание группы «переплетенных», защищающих друг друга патентов, которую трудно взломать. В идеале должно быть патентное «поле», имеющее два измерения: пространственное, когда делается группа патентов в разных странах мира, и технологическое, когда патентуются все аспекты технологии: материалы, оборудование, промежуточная продукция, конечный продукт. Иногда для снижения затрат на патентование делают патентный «зонтик», когда выписывается общий патент на несколько фрагментов технологии. Даже если предприятие работает на рынках СНГ и имеет на них ценовое преимущество, следует помнить об активной экспансии китайских производителей и рассматривать возможность создания международных патентов.

Помимо внешних по отношению к старт-aпy рисков, грамотный менеджмент интеллектуальной собственности должен предусматривать конфликты и проблемы, которые могут возникнуть внутри самой компании. Пакет интеллектуальной собственности старт-апа должен обладать устойчивостью и по отношению к подобным ситуациям. Например, уход одного из ключевых работников не должен нанести ущерб интеллектуальной собственности компании. В противном случае возможен шантаж со стороны этого работника. Для минимизации подобных рисков ряд экспертов рекомендует поступать следующим образом:

1) автор изобретения регистрирует патент на себя;

2) затем он продает патент компании (или вносит его в уставной фонд) с выплатой фиксированных роялти;

3) автор устраивается на работу в компанию в качестве главного технолога или конструктора.

В ходе работы автора в компании все его предложения станут «служебными изобретениями», и права на них остаются в фирме. Для обеспечения их защиты в контрактах и трудовых соглашениях следует включать пункт, что все имущественные права на служебные изобретения принадлежат компании, а также пункт о конфиденциальности (неразглашении) служебной тайны. Очень серьезны риски в той ситуации, когда среди авторов есть лица, не участвующие в старт-апе или не входящие в группу его высших менеджеров. Это же справедливо и в случае наличия нескольких соавторов, даже если все они работают в фирме. Риск обусловлен тем, что при «дележе» прибыли в подобных случаях могут начинаться затяжные конфликты, парализующие деятельность фирмы. Для того чтобы их избежать, перед началом коммерциализации нужно четко прописать и разграничить имущественные права всех авторов. В странах СНГ существуют и сложности, связанные с внесением ИС в уставной капитал предприятия, поэтому в целях налоговой оптимизации ее на баланс не ставят. Тем не менее, в ходе переговоров с венчурным инвестором последний может оценить всю имеющуюся у старт-апа ИС для определения стоимости вклада основателей в компанию. Например, если стоимость всей компании оценивается договорным методом и при этом за основу берется стоимость базовых активов компании, то ИС закладывают в эту стоимость. Поэтому уставной капитал старт-апа может быть намного меньше его фактической рыночной стоимости, рассматриваемой инвестором. Предмет оценки ИС очень сложен и выходит за рамки данной книги. Часто для оценки ИС приглашают независимого консультанта. Режим ИС включает законодательство об ИС, а также институты, обеспечивающие эффективность применения этого законодательства, в том числе эффективную защиту исключительных прав в случае их нарушения.

Существует достаточно очевидная связь между эффективностью защиты ИС, с одной стороны, и рыночной капитализацией или рыночной стоимостью компаний, основанных на знаниях, с другой стороны. В первую очередь это касается тех компаний (фирм), чей бизнес связан с производством программного обеспечения, печатной продукции, а также аудио-, видео- и кино-продукции. Для таких компаний ключевой вопрос – эффективная защита от несанкционированного копирования их продукции, причем острота вопроса возрастает по мере развития копировальной техники и телекоммуникаций. Оценка ущерба, причиняемого таким компаниям нарушителями авторских и смежных прав (пиратами), нужна не только для понимания масштаба проблемы, но и для обоснования исков в суде.

Одной из самых больших сложностей венчурных инвесторов, работающих со старт-апами, является риск предъявления государственным агентством-заказчиком исключительных прав на ИС, в случае, если на каком–то этапе ее создания имело место бюджетное финансирование. Поскольку большинство разработок на территории стран СНГ создавались в государственных НИИ или вузах, то эта проблема охватывает очень широкий круг интересных для венчурных инвесторов проектов.

К настоящему моменту в большинстве стран мира права на технологии, созданные с финансовым участием государства, закрепляются за исполнителем при условии заключения договора с государственным заказчиком, устраивающего обе стороны.

Например, в 1980-х гг. в США был принят целый пакет законов касательно прав на интеллектуальную собственность (Закон Бэйя-Доула 1980 г., Закон от 1982 г. «О развитии инновационной деятельности в малом бизнесе», Закон 1984 г. «О совместных исследованиях», Закон 1984 г. «О торговых марках»). Аналитики журнала «Economist» оценили влияние закона Бэйя-Доула на инновационную деятельность в США. Они отметили, что до принятия этого закона «изобретения и открытия, сделанные в Америке, пылились на полках хранилищ». В 1980 г. правительство США владело 28 000 патентов, но лишь 5 % из них были лицензированы промышленностью. В то же время федеральное правительство обеспечивало 60 % финансирования академических исследований. Но после принятия закона Бэйя-Доула количество патентов, подготовленных университетами, увеличилось в 10 раз, и университеты создали 2200 фирм для коммерциализации результатов исследований, проводимых в их лабораториях. В США существует также практика бесплатной выдачи лицензий на коммерческое использование изобретений, запатентованных в ходе бюджетных исследований и являющихся собственностью федерального правительства.

Многие основатели венчурных старт-апов являются выходцами из сектора «большой науки». Таким образом, возникает вопрос о юридической возможности разграничения прав на ИС, созданной в стенах научного и учебного учреждения между самим учреждением и изобретателем. Поскольку подобные изобретения являются служебными, то возникают имущественные права работодателя на них. Это может создать значительные риски для изобретателя, решившего коммерциализировать свою технологию «в обход» материнского учреждения. Таким образом, легальным выходом из ситуации является участие НИИ или вуза в прибыли создаваемого старт-апа. Во всем мире принята практика, что научные и учебные учреждения могут передавать свои технологии для коммерческого использования в обмен на участие в прибыли или получения роялти. Подобные сделки заключаются через центры трансфера технологий (ЦТТ). Старт-апы, созданные таким образом, называются спин-оффами (от англ. Spin-off). Хотя на первоначальном этапе работы ЦТТ – это затратные подразделения, которым должны выделяться средства, через 8-10 лет они становятся самоокупаемыми. В успешно работающих ЦТТ в США валовой объем собираемых роялти и лицензионных платежей составляет от 0,5 до 2 % ежегодного бюджета на научно–исследовательские работы соответствующего университета или института. Например, многие старт-апы Силиконовой долины являются спин-оффами Стэнфордского университета. Необходимым условием возможности создания спин-оффа на базе учебных и научных учреждений является законодательная поддержка процесса технологического трансфера, разрешающая противоречие между некоммерческим характером деятельности материнского заведения и венчурным, коммерческим характером спин-оффа. В развитых странах данный процесс является четко отлаженным и эффективным.