Ключевые вопросы лицензионного договора

На основе изучения многолетней практики, ВОИС выработала рекомендации по разработке лицензионных договоров. Сгруппировав ключевые вопросы, имеющие существенное значение при подготовке лицензионного договора, по четырем кластерам, международные эксперты рекомендуют как разработчикам, так и пользователям технологий тщательно подготовиться по этим вопросам.

Однако, в любом случае, отмечается экспертами, переговоры по трансферу технологий должны вестись и договоры подписываться исключительно при участии юристов, практикующих по этим вопросам желательно на территории, где выдается лицензия.

1. Предмет лицензионного договора

1.1. Что является предметом договора? Какая технология, какие права передаются по договору? Какая именно интеллектуальная собственность? Интерес лицензиара в максимальном уточнении (сужении) лицензируемых прав, а интерес лицензиата обратен этому.

1.2. является ли предмет договора завершенной технологией? Нужна ли дополнительная работа по довершению технологии? Если предмет договора находится на стадии разработки, необходимо об этом указать в отдельном или прилагаемом документе с определением ожидаемого завершения, ответственности сторон по усовершенствованию и др.

1.3. Кто владеет правами на интеллектуальную собственность? Насколько лицензиар правомочен передавать все или часть прав по договору? Важно отметить в договоре, что лицензиар имеет право на передаваемую технологию.

1.4. Можете ли вы ознакомиться с технологией до заключения договоренностей?

1.5. Нужно ли будет дополнительное разрешение на использование товарного знака или промышленного образца продукта в своих продажах либо других видов ИС? Если так, то необходимо также оговорить передачу прав на товарный знак и другие объекты ИС, наряду с правами на саму технологию.

2. Какие права предоставляет лицензионный договор?

2.1. Какова сфера предоставляемых прав? Лицензиату важно четко определить, какие именно права нужны для достижения целей своего бизнеса при трансфере технологии.

2.2. Каков территориальный охват лицензии? Лицензионный договор должен указать какой территорией ограничивается лицензия либо не ограничивается. Для проектов ИКТ, использующих интернет для распространения своих продуктов необходимо указать такое право распространения электронным способом и через интернет.

2.3. является ли лицензия эксклюзивной? Как правило, эксклюзивность предоставляется, если лицензиат обязан сделать существенные инвестиции для коммерческого использования технологии.

3. финансовые условия

3.1. Сколько будет платить лицензиат за использование технологии? Цена будет во многом зависеть от решения вопросов, указанных в кластерах 1 и 2. Вместе с тем, в отличие от традиционных договоров, в лицензионных договорах цена не стоит на первом месте по важности. В связи с ценой возникает вопрос оценки передаваемой технологии. Для лицензиата первым делом необходимо определить сможет ли он позволить себе повышение цены продукта в связи с покупкой технологии. С точки зрения лицензиара, ему важно заранее знать какая цена сможет покрыть его расходы в связи с разработкой технологии.

Существует несколько методов оценки технологии. Наиболее распространенные среди них:

3.1.1. Метод оценки по стоимости затрат, оцениваемый по затратам на разработку технологии и получение прав на них.

3.1.2. Метод оценки по ожидаемой прибыли, осуществляемый по оценке ожидаемых доходов от коммерциализации технологии и их разделении на основе оговариваемых долей.

3.1.3. Метод оценки по рыночной цене, оцениваемый по сравнению с аналогичными или схожими технологиями на рынке.

3.2. В какой форме будет платить лицензиат? Основные формы платы – паушальные платежи и роялти, а также их комбинации (в зависимости от многих факторов). В интересах лицензиара установить минимальные ставки роялти, а в интересах лицензиата – градируемые роялти (определенные проценты до определенных объемов продаж).

3.3. Когда использовать взаимные лицензии и договоренности не судиться? Взаимные лицензии означают обмен правами на технологии.

3.4. Каковы гарантии, условия возмещения ущерба?

3.5. Каким образом лицензирование касается финансирования совместных предприятий.

4. Развитие технологий.

4.1. Получит ли лицензиат право на будущие версии и апгрейды технологии?

4.2. Включена ли техническая поддержка в лицензионное соглашение?

4.3. Указаны ли вопросы, связанные с документацией, тренингом, ноу-хау, консалтингом?

Определение объекта прав. Необходимо четко определить предмет договора. Определение должно быть достаточно детальным, чтобы сотрудники лицензиара и лицензиата, а также третьи лица (например, судья в будущем процессе) могли точно определить, о каком объекте промышленной собственности идет речь.

Важно понимать, что конкретно передается по договору, исходя из заранее определенных интересов каждой из сторон.

Ограничения, налагаемые на лицензиара. В данной статье лицензионного договора отразить объем передаваемых прав с указанием ограничений налагаемых на лицензиара по дальнейшему использованию лицензируемой интеллектуальной собственности.

Сфера действия лицензии. Территория. Обычно лицензионный договор отражает соглашение сторон в отношении географического распространения переданных лицензиату прав на использование произведения. Чаще всего указываются государственные границы.

Срок действия лицензии. В зависимости от целей и интересов сторон, лицензионный договор может быть заключен на период действия патента, либо ограничен меньшим сроком действия.

Вознаграждение, выплачиваемое лицензиару. Платежи и расчеты по лицензионным договорам зависят в основном от таких экономических критериев, как важность и ценность изобретения и ноу-хау, сопровождающего патент, величина капиталовложений на их приобретение, обязанность предоставления исключительных или неисключительных лицензий и т.д. Взаимные расчеты между сторонами могут осуществляться путем периодических процентных отчислений (роялти), паушальных платежей (единовременно выплачиваемая твердая денежная сумма), допускается сочетание различных форм внесения платежей.

Заявления и гарантии. Лицензиару будет предложено включить в лицензионный договор серию заявлений и гарантий, предназначенных для обеспечения лицензиату уверенности в том, что он получает по договору нечто, обладающее определенной ценностью, и сможет использовать полученные права, не опасаясь вмешательства третьих лиц. Заявление - это декларация о наличии или отсутствии определенных фактов и о том, что лицензиат может полагаться на эту декларацию, заключая договор. Гарантия сходна с заявлением: это декларация о наличии или отсутствии определенных фактов и о том, что такая ситуация будет продолжаться в течение всего срока действия лицензии. Заявления и гарантии обычно усилены положениями договора о возмещении убытков.

Возмещение убытков. Положение лицензионного договора о возмещении убытков служит лицензиату чем-то вроде страхового полиса на случай, если использование объекта нарушит права третьих лиц. В соответствии с положением о возмещении убытков лицензиар будет обязан возместить любые расходы, понесенные лицензиатом в случае нарушения данных ему гарантий.

Так, лицензиар обязан возместить расходы лицензиата (включая оправданные расходы на юридические услуги), связанные с иском третьего лица о нарушении его права.

Ограничение ответственности. Естественно, лицензиар будет стремиться ограничить сферу своей ответственности за финансовые потери, которые может понести лицензиат. Такие ограничения могут содержаться в договоре в виде предельной суммы, на возмещение которой имеет право лицензиат, либо в виде перечисления определенных видов убытков, таких как неполученная прибыль. Договорное право соответствующей страны, например Гражданский Кодекс, может также ограничивать свободу сторон в установлении их прав и обязанностей на данный случай.

Нарушение прав третьими лицами. В зависимости от вида предоставленной лицензии и при условии, что соответствующее право дозволяет не только уголовно-правовые, но и гражданско-правовые меры защиты, договор должен предусматривать порядок предъявления исков к третьим лицам, незаконно использующим объект договора.

Передача прав и сублицензирование. Во многих случаях возникает вопрос о том, вправе ли лицензиат «передать» лицензионный договор (иными словами, передать права и обязанности по нему третьему лицу) или сублицензировать часть своих прав. Лицензионные договоры часто содержат условия о запрете лицензиату передачи своих прав и обязанностей и выдачи сублицензий без предварительного согласия на то лицензиара. В этом случае в договоре следует предусмотреть, будет ли подобное требование распространяться на случаи слияния лицензиата с другой компанией или приобретения им компании.

Разрешение споров. В международных лицензионных договорах необходимо определить вопросы о выборе применимого права, регулирующего конкретный договор (например, законодательство Республики Узбекистан), а также о порядке разрешения споров между сторонами. Стороны, как правило, свободны в выборе в договоре механизма и места разрешения споров: национальный (хозяйственный) суд одной из сторон, международный арбитраж или посредничество.

Регистрация договора. Лицензионные договоры подлежат регистрации в АИС и без такой регистрации считаются недействительными. Так, в соответствии с ведомственным нормативным актом, регистрации в АИС подлежат, в частности, договор об уступке патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение; лицензионный договор (сублицензионный договор) на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца и селекционного достижения; договор о передаче права на охраняемый товарный знак; лицензионный договор (сублицензионный договор) на использование охраняемого товарного знака; договор о полной или частичной уступке всех имущественных прав на компьютерную программу или базу данных; договор о полной или частичной передаче права на топологию интегральной микросхемы.

Наряду с этим, в соответствии со статьей 9 закона «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» в АИС по соглашению сторон может быть зарегистрирован договор о передаче имущественных прав на программу для ЭВМ или базу данных.

АИС регистрирует также изменения, касающиеся существенных условий договора.

Сведения о зарегистрированном лицензионном договоре, зарегистрированных изменениях и дополнениях, а также расторжении лицензионного договора вносятся в Государственный реестр изобретений, Государственный реестр полезных моделей, Государственный реестр промышленных образцов. В официальном бюллетене АИС публикуются следующие сведения: номер регистрации договора; объем передаваемых прав; предмет договора; определение сторон договора; территория действия договора; срок действия договора.

Только в отношении лицензионного договора, предметом которого являются секреты производства (ноу-хау), действующее гражданское законодательство не предусматривает процедуры регистрации. Собственно говоря, регистрация подобного договора противоречит самой природе этого объекта. Действующее законодательство относит ноу-хау к нераскрытой информации, при этом обязательным условием предоставления ей правовой охраны как раз и является неизвестность третьим лицам.