Л3. Цели и организация профессиональной оценки интеллектуальной собственности

Оценка интеллектуальной собственности — это обширная область деятельности. Кроме профессиональной оценки стоимости имущества организации, включая НМА, она включает оценку патентов и лицензий для про­дажи, оценку ущерба при нарушении исключительных прав и др. Все перечисленные об­ласти имеют непосредственное отношение к деятельности профес­сиональных оценщиков (ст. 5 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера­ции»).

В зависимости от конкретных потребностей всю область дея­тельности по оценке интеллектуальной собственности принято раз­делять на три крупных блока [17, с. 27].

1. Корпоративные трансакции, к числу которых относятся погло­щения и слияния компаний, превращение частных фирм в публичные корпорации, расширение бизнеса на основе франшизы (коммерческой концессии), создание дочерних структур с внесением вклада в уставный капитал и другие трансакции, связанные со структурными измене­ниями. (Трансакция в данном случае понимается как сделка, соглашение, сопровож­дающееся, как правило, взаимными уступками, в результате которого изменя­ется структура и финансовое состояние компании.)

Коммерческая концессия — по договору коммерческой концессии одна сто­рона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в пред­принимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю. Договор коммерческой концессии предпо­лагает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.

С точки зрения практики наиболее существенными корпоратив­ными трансакциями, в которых требуется оценка интеллектуальной собственности независимым оценщиком, являются:

1) приватизация предприятий оборонного сектора и создание новых юридических лиц, если часть вкладов в уставный капитал вно­сится в виде интеллектуальной собственности. В том и другом случае оценка является обязательной по закону (обязательная оценка). Если понимать буквально Закон об оценочной деятельности (ст. 8), то обя­зательная оценка интеллектуальной собственности и нематериаль­ных активов может иметь место в тех случаях, когда интеллектуаль­ная собственность или нематериальные активы, подлежащие продаже, иному отчуждению, приватизации, передаче в доверительное управление или аренду, предоставлению в качестве залога, передаче в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц и т.д., принадлежат Российской Федерации, субъектам Российской Феде­рации или муниципальным образованиям. Также оценка требуется при национализации имущества; при ипотечном кредитовании физических лиц и юридиче­ских лиц в случаях возникновения споров о величине стои­мости предмета ипотеки; при составлении брачных контрактов и разделе имущества разводящихся супругов по требованию одной или обеих сторон; при выкупе или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации изъятии имущества у собственников для государственных или муниципальных нужд; при проведении оценки объектов опенки в целях контроля за правильностью уплаты налогов в случае возникновения спора об исчислении налогооблагаемой базы;

2) случаи, когда в оценке нематериальных активов заинтересован собственник (оценка для собственника). Наиболее характерные слу­чаи, когда возникает потребность в оценке нематериальных активов для собственника предприятия:

• купля-продажа акций предприятия на рынке ценных бумаг.

• купля-продажа доли (вклада) в уставном капитале товарищества или общества с ограниченной ответственностью. В отличие от предыдущего случая доля оценивается не числом акций, а в де­нежных единицах;

• продажа предприятия целиком на аукционе или по конкурсу, осуществляемая при процедуре банкротства или при приватиза­ции государственного предприятия;

• передача всего предприятия в аренду. Оценка стоимости важна для назначения арендной платы и осуществления последующего выкупа арендатором (если это предусмотрено договором аренды);

• реорганизация (слияние, разделение, поглощение и т.п.) и лик­видация предприятия, проводимые как по решению собствен­ников предприятия, так и по решению арбитражного суда при банкротстве предприятия;

• осуществление инвестиционного проекта развития предприятия, когда для его обоснования необходимо знать исходную стои­мость имущества. В частности, такая проблема возникает перед инвестором при проведении санации несостоятельного пред­приятия;

• расширение бизнеса на основе франшизы (коммерческой концессии). Специалисты рассматривают франшизу с двух сторон:

а) как разновидность лицензионного договора. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется передать другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю. В том числе передается право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав — товарный знак, знак обслуживания и т.д. Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме. В частности, может быть установлен максимальный и минимальный объем использования, может быть указана территория использования применительно к конкретному виду деятельности и т.д. Таким образом, этот договор действительно похож на лицензионный;

б) как способ расширения бизнеса, т.е. корпоративную трансакцию. Вопрос стоит о выборе варианта расширения. Можно создать филиал или дочернюю фирму, вкладывая в расширение бизнеса собственные деньги и принимая на себя весь риск, а можно найти контрагента со своими собственными средствами и знанием местных условий, передать ему комплекс прав и риск. Сравнение относительной выгодности этих вариантов составляет основу оценки комплекса прав, передаваемых по договору коммерческой концессии, в рамках доходного подхода.

Вознаграждение за использование комплекса прав, передаваемых по договору коммерческой концессии, обычно выплачивается в виде роялти, т.е. платежей, начисляемых пропорционально объему ис­пользования прав. Однако российский вариант здесь несколько отличается от западного подхода. Часто используются выплаты в виде фиксированной суммы каждый месяц, т.е. нечто вроде абонент­ской платы. Например, многие платят 100 долл. в месяц независимо от объема использования.

Принципы оценки интеллектуальной собственности при корпо­ративных трансакциях во многом совпадают с оценкой па­тентов и лицензий для продажи.

2. Продажа патентов и лицензий.

Лицензия — это разрешение на использование другим юридиче­ским или физическим лицом изобретения, технологии, технических знаний и производственного опыта, секретов производства, торговой марки, коммерческой или иной информации в течение определен­ного срока, в обусловленных соглашением пределах, за соответству­ющее вознаграждение.

Основными участниками лицензионного соглашения являются лицензиар и лицензиат.

Лицензиар — юридическое или физическое лицо, владелец объек­тов промышленной собственности, который выступает продавцом.

Лицензиат — юридическое или физическое лицо, которое при­обретает право на использование объектов промышленной собствен­ности.

Лицензионное соглашение — это договор между двумя сторонами об условиях передачи и эксплуатации научно-технических, экономических или любых дру­гих сведений, как имеюших, так и не имеющих правовой защиты.

По объему передаваемых лицензиату прав лицензии делятся:

• на полные лицензии — это патентные лицензии, в соответствии с которыми в полном объеме предоставляются права на изобре­тение на весь оставшийся срок действия патента. В настоящее время практически не встречаются, поскольку по своему суще­ству они практически совпадают с уступкой прав на патент; встречаются в основном тогда, когда мелкие фирмы и отдельные лица уступают свои права крупным компаниям;

• исключительные лицензии — характеризуются предоставлением лицензиату исключительных прав использовать объект лицен­зии (как имеющий патентную охрану, так и не имеющий ее) в пределах, оговоренных в соглашении. При этом лицензиар не имеет права на территории данного соглашения сам использо­вать объект лицензии и предоставлять лицензии третьим лицам. В этом случае, по существу, лицензиат получает монопольное право на использование объекта лицензии и ограждается от конкуренции со стороны лицензиара и третьих лиц;

• неисключительные (простые) лицензии — разрешают лицензиату использовать объект лицензии, но не ограждают его от конку­рентов, поскольку в этом случае лицензиар сохраняет за собой право выдачи аналогичных лицензий третьим лицам, а также право самому использовать объект лицензии на той же террито­рии;

• сублицензии — лицензии, предоставляемые третьему лицу ли­цензиатом, владеющим полной или исключительной лицен­зией, на основании права, предоставленного ему лицензиаром. По объему прав сублицензия соответствует простой лицензии, вознаграждение за нее распределяется между лицензиаром и ли­цензиатом;

• возвратные лицензии — характеризуются предоставлением ли­цензиару права использовать усовершенствования объекта ли­цензии, созданные лицензиатом.

В зависимости от наличия правовой охраны объектов промышленной собственности лицензии делятся:

• на патентные лицензии — лицензии на использование научно-технической или иной интеллектуальной продукции, имеющей правовую охрану (защищенные патентами изобретения, полез­ные модели, промышленные образцы, товарные знаки);

• беспатентные лицензии — лицензии на использование научно-технической или иной интеллектуальной продукции, не име­ющей правовой охраны (непатентоспособные технические ре­шения; решения с упущенной патентной защитой; ноу-хау, представляющие собой секреты производства, технические зна­ния, опыт, приемы технологии, рецепты, формулы, инструкции, результаты научно-исследовательских, пусконаладочных работ, конфиденциальные сведения коммерческого, управленческого и организационного характера и т.п.).

Разновидностью патентных и беспатентных лицензий являются перекрестные лицензии. Изобретения, передаваемые по этим лицензиям, взаимно дополняют друг друга, и для промышлен­ного использования изобретения одного патентовладельца необхо­димо использовать изобретение другого патентовладельца, и наобо­рот. По одному лицензионному соглашению патентовладелец явля­ется лицензиаром, а по другому — лицензиатом; соответственно, другой патентовладелец по первому соглашению является лицензиа­том, а по второму — лицензиаром. Взаимная передача прав может быть оформлена одним лицензионным соглашением в виде пере­крестной лицензии.

В зависимости от особенностей государственных правовых норм лицензии могут быть:

• добровольные — разрешение на полное или частичное использо­вание изобретения, выдаваемое патентообладателем по прямому двустороннему соглашению между ним и другим лицом;

• принудительные — разрешение компетентного органа заинтере­сованному лицу использовать запатентованное изобретение без согласия патентообладателя в том случае, если в течение уста­новленного законодательством срока патентообладатель не ис­пользует изобретение. Но, несмотря на то, что лицензия выда­ется против воли патентовладельца, лицензиат должен вносить ему определенную плату, определяемую патентным органом;

• открытые — выданные на основе заявления патентообладателя, направленного в Патентное ведомство, о предоставлении лю­бому лицу права на использование объекта промышленной соб­ственности.

При продаже патентов и лицензий стороны заинтересованы в том, чтобы сделка состоялась, но в отношении цены сделки их интересы противоположны. Лицензиар (продавец лицензии) заинтересован в максимизации цены сделки, лицензиат (покупатель лицензии), на­оборот, заинтересован в минимизации ее цены. Каждая из сторон может привлечь независимого профессионального оценщика в качестве консуль­танта, чтобы обосновать выгодную для себя позицию на переговорах, но существенную роль может играть и юрист (патентный поверен­ный), и технический специалист, хорошо знающий предмет перего­воров, и специалист по рынку продукции, которую пред­полагается производить по лицензии.

Существует две основные формы выплат по лицензионному до­говору — паушальный платеж и роялти.

Паушальный платеж — определенная и зафиксированная в тексте лицензионного соглашения сумма, фактически не зависящая от объ­ема освоения и коммерческой реализации объекта лицензии. Па­ушальные платежи применяют, когда лицензиар предоставляет ли­цензию малоизвестному для него лицензиату, и нет реальной возмож­ности осуществить действенный контроль над его деятельностью в части использования лицензии. Другой мотив получения паушаль­ного платежа для лицензиара — необходимость получения единовре­менно большой суммы денег, необходимой для покрытия лицензиа­ром издержек, связанных с разработкой объекта лицензии и подго­товкой заключения лицензионного соглашения.

Паушальная форма платежа выгодна лицензиару, как правило, в случаях предоставления полной или исключительной лицензии, сопутствующей лицензии, а также при передаче ноу-хау, поскольку в последнем случае лицензиар вынужден раскрывать все секреты объекта лицензии без серьезных гарантий со стороны лицензиата. Для лицензиата же одним из существенных преимуществ паушальной формы плате­жей является отсутствие контроля над его производственной и ком­мерческой деятельностью со стороны лицензиара, а также возмож­ность получения в свое распоряжение всей прибыли, полученной от реализации объекта лицензии.

Поскольку паушальные платежи производятся в виде своеобраз­ного аванса, до начала коммерческого использования объекта ли­цензии, они практически всегда меньше выплат, производимых в порядке периодических отчислений, что снижает ценность такого платежа для лицензиара. Для лицензиата же сложность паушальных платежей связана с необходимостью единовременных весьма боль­ших расходов; кроме того, на него ложится практически весь риск от неудачного использования объекта лицензии, даже если это обуслов­лено низким качеством объекта лицензии, за что ответственность должна быть возложена на его разработчика — лицензиара.

Технически паушальные платежи осуществляются в один или не­сколько приемов. Если паушальный платеж осуществляется едино­временно, его целесообразно увязать с началом коммерческой реа­лизации объекта лицензии. Если платеж осуществляется в несколько приемов, то, чтобы уменьшить риск, можно воспользоваться опытом американо-японских экономических отношений: 50% оговоренной суммы, как правило, выплачивается после подписания соглашения, 40% — к завершению поставок оборудования, технической докумен­тации или пусконаладочных работ и остальные 10% — после начала коммерческой реализации объекта лицензии. При этом размер пер­вой части платежа должен компенсировать затраты лицензиара на маркетинг, проведение переговоров, заключение соглашения, пере­дачу технической документации, а если объект лицензии самим ли­цензиаром не освоен — то и на НИОКР.

Роялти (текущие (периодические) платежи) представляют собой платежи, выплачиваемые лицензиатом лицензиару в течение всего срока действия лицензионного соглашения по окончании каждого отчетного периода, начиная с момента вступления соглашения в силу, или, что встречается чаще, — с начала коммерческого исполь­зования объекта лицензии. Самое трудное — это определить размер ставки роялти. Опытные

специалисты в основном ориентируются на свой опыт (анализ рынка), менее опытные используют таблицы стан­дартных отраслевых ставок роялти. Ставки роялти по некоторым видам продукции приведены в таблице. 2.1.

Таблица 2.1