3.2. Відповідальність, гарантії та обмеження в ліцензійному договорі

Відповідальність ліцензіара за виконання основних і додаткових зобов'язань розширюється договірним розподілом між сторонами комерційних ризиків використання ліцензії. Ліцензійні договори на використання об'єктів промислової власності відзначаються ще й тим, що їх дія, ефективність, взаємовигідність та інші позитивні якості досить часто зумовлюються не тільки добросовісністю сторін, але й низкою інших, часто незалежних від їх волі факторів.

У силу цих обставин в ліцензійних договорах варто передбачити не тільки їх наслідки, але й певним чином забезпечити неможливість їх настання. З цією метою зарубіжна практика виробила низку правових запобіжних заходів, які мають в певній мірі унеможливити вплив сторонніх факторів на процес виконання ліцензійного договору. Тому зараз в ліцензійних договорах прийнято передбачати обов'язок ліцензіата гарантувати можливість їх виконання. Мова йде про надання ліцензіаром ряду гарантій ліцензіату, оскільки суди не визнають відповідальності ліцензіара за існування і використання патентних прав або їх практика в цьому відношенні є досить суперечною.

При вирішенні питання про гарантії необхідно враховувати три основні моменти:

1. Власник патенту вправі передати технологію лише в тому обсязі, яким володіє він сам;

2. Обмеження в часі викликано строком дії патенту;

3. Надійність патенту, його законність. При слабкому патенті небезпека порушити права третіх осіб набагато збільшується. І санкції в цьому випадку можуть бути надто жорсткими.

Зарубіжна практика поділяє всі можливі гарантії на дві групи. Такий поділ зумовлений характером можливих недоліків при використанні об'єкта ліцензування. В одному випадку використанню цього об'єкта перешкоджають треті особі, в іншому – він не має тих якостей, які передбачались договором.

В першу групу входять гарантії існування патентних прав, що передаються. Ліцензіар гарантує наявність у нього прав на патент (чи патенти) на зазначені в ліцензії об'єкти промислової власності в момент укладання ліцензійного договору, гарантує юридичну дійсність патенту, підтримання його чинності протягом дії ліцензійного договору, а також його технічну здійсненність та інше.

Другу групу складають гарантії безперешкодного використання передбачених ліцензійним договором патентних прав. До цієї групи відносяться гарантії ліцензіара в тому, що він особисто ніякими власними діями або діями третіх осіб не буде перешкоджати нормальному використанню ліцензіатом своїх прав, а також гарантує не переуступати ці ж права третім особам. До цієї групи відносяться гарантії патентної чистоти предмету ліцензії, а також захист від посягань третіх осіб на права, що передаються по ліцензії.

Вірогідність патентних прав є більшою для тих патентів, які видаються за перевірочною системою. В країнах із явочною системою видачі патентів (на страх і ризик заявника) ця вірогідність нижча. В такому випадку ліцензіар має взяти на себе відповідальність за достовірність патенту.

В правових системах Європи передбачається, що ліцензіар має гарантувати наявність і вірогідність патенту, і він несе ризик повного або часткового його анулювання. Крім того, ліцензіар має гарантувати приналежність патенту саме йому.

В умовах гострої конкурентної боротьби оспорювання патенту стало звичайним способом боротьби з конкурентом. Тому ліцензіари часто намагаються не включати у ліцензійний договір такої умови.

Бажано також, аби ліцензіар гарантував, що його патент не зачіпає прав і інтересів третіх осіб.

Ліцензіар зобов'язаний гарантувати підтримання чинності патенту. Однак, можлива ситуація, коли ліцензіар домовляється з ліцензіатом про те, що останній буде вносити за ліцензіара чергові щорічні платежі за підтримання чинності патенту. Звичайно, що на цю суму буде зменшено розмір ліцензійної винагороди.

Ліцензіар може гарантувати технічну здійсненність об'єкта ліцензії, або гарантію відновлення технологічного процесу. Це одна з найбільш дорогих і складних гарантій. Якщо ліцензіат якимось чином про неї забув – це великий плюс для ліцензіата. Гарантію на процес можна давати лише в тому випадку, якщо такий же цех або завод вже працює. Результати дослідних або лабораторних досліджень у виробничих умовах можуть не підтвердитися, а тому в угоді стосовно гарантій повинно бути чітко визначено, що означає: технологія працює чи не працює. Необхідно попередньо обумовити умови здійснення технології (процесу), вимоги до матеріалів, устаткування, кваліфікації обслуговуючого персоналу.

Обмеження гарантій, тобто прав ліцензіата, можна поділити на обмеження, які випливають з юридичної природи ліцензійного договору, та обмеження, які підпадають під сферу дії антимонопольного або антиконкурентного законодавства.

Обмеження, що випливають з юридичної природи ліцензійного договору

1. Територіальне обмеження. У договорі вказується, у межах якої країни (або деяких країн) діє договір.

2. Обмеження в часі. Ліцензія може бути надана на весь строк дії патенту або на частину цього строку. Зазвичай строк дії ліцензії коливається від 5 до 10 років, причому в угоді може бути вказано, що по закінченню терміну ліцензії сторони, за взаємною згодою, можуть зробити пролонгацію на якийсь інший визначений строк.

3. Обмеження в обсязі прав. У договорі передбачається, що ліцензіат отримує право на виробництво продукції за ліцензією та її збут. Не виключена можливість передання права лише на виготовлення або лише на збут. Конкретизуючи обсяг прав, які передаються (виробництво, використання, експорт, імпорт ліцензійної продукції), ліцензіар отримує гарантію від можливого позову ліцензіата, за яким за рішенням суду він може отримати права в повному обсязі, що може завдати шкоди ліцензіару. При цьому необхідно пам'ятати про доктрину, яка склалася у світовій практиці: про заборону вводити обмеження на товар, що вже випущений на ринок ліцензіатом.

Ліцензіар, надаючи ліцензію, може вказати, що об'єкт промислової власності буде використано ліцензіатом тільки в певній галузі промисловості (наприклад, передається право на застосування удосконалення двигуна внутрішнього згорання тільки у тракторобудуванні або навіть для виробництва тракторів певних моделей; в той же час це удосконалення може бути використано при виробництві автомашин, літаків, суден тощо).

Звужуючи сферу застосування, ліцензіар отримує можливість видавати декілька ліцензій на використання одного і того ж об'єкту промислової власності.

4. Обмеження цін. У ліцензії може бути вказано, що ліцензіат не має права продавати продукцію, що виготовляється за ліцензією, за ціною вище або нижче встановленої ліцензійним договором. Причому у ліцензійному договорі не може бути зафіксована ціна продукції.

5. Обмеження в кількості виробів. У договорі можна обмежити виробництво максимальним або мінімальним обсягом виготовлених виробів. Таке обмеження залежить в певній мірі, від конкуренції на ринку.

При обмеженні прав ліцензіата повинні враховуватись вимоги антимонопольного законодавства України, зокрема положення про недопустимість нав'язування ліцензіаром таких умов договору або додаткових умов, які ставлять ліцензіата (ліцензіатів) у нерівне становище, в тому числі нав'язування товару, непотрібного ліцензіату.

В українському законодавстві не існує навіть примірного переліку недопустимих обмежень, які не можна застосовувати у ліцензійних договорах. Тому, виходячи з практики, при укладенні ліцензійних договорів не слід:

• зобов'язувати ліцензіата купувати будь-які матеріали у ліцензіара або осіб, яких він назвав або схвалив, за виключенням випадків, коли інші способи придбання неможливі для забезпечення належної якості виробів;

• обмежувати вільне використання ліцензіатом будь-яких матеріалів, за виключенням випадків, коли це необхідно для забезпечення якості виробленої продукції;

• зобов'язувати ліцензіата продавати вироблену ним продукцію виключно або переважно особам, вказаним ліцензіаром;

• обмежувати свободу експорту продукції по ліцензії без достатніх на те підстав;

• встановлювати фіксовану ціну на продаж продукції, виготовленої за переданою технологією;

• встановлювати тривалість дії договору на строк, який перевищує строк дії патенту;

• забороняти ліцензіату застосування, удосконалення і подальший розвиток об'єктів, які є предметом ліцензійного договору, і обмежувати правову охорону винаходів від імені ліцензіара, які є результатами його власних досліджень.

Дані обмеження містяться майже у всіх антитрестовських і антимонопольних законодавствах країн світу, у тому числі і в країнах Європи.