4.11. Перевірка на тотожність і схожість позначень

Тлумачення понять “тотожність” і “схожість” торговельних марок як підстави для відмови в наданні правової охорони

Дослідження заявленого на реєстрацію позначення на відповідність умовам надання правової охорони, встановленим Законом, здійснюється під час проведення кваліфікованої експертизи заявки.

Заявлене позначення досліджується, зокрема, на наявність підстав для відмови в наданні правової охорони, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону. При цьому тотожність або ступінь схожості позначень встановлюється після проведення пошуку серед позначень, що мають більш ранню дату подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету.

Схожі настільки, що їх можна сплутати позначення можуть викликати можливість введення в оману споживача щодо особи, яка пропонує товар або надає послугу.

У зв'язку з цим, існує необхідність проведення порівняльного аналізу знаків або позначень, які використовуються як знаки, і вже беруть участь в торговому обороті, тобто на ринку.

При проведенні порівняльного аналізу заявлених на реєстрацію позначень, тобто експертами Укрпатента, досліджуються позначення, відтворені в заявці на реєстрацію знака. В цьому випадку експерт не повинен і не може відповідно до чинного законодавства «домислювати» можливі варіанти майбутнього використовування цих позначень у разі їх реєстрації.

Тобто експерт встановлює ступінь схожості заявленого позначення і, виявлених в результаті пошуку по базі даних „Знаки для товарів і послуг” Укрпатента, базі даних міжнародних реєстрацій, а також знаків, які охороняються в Україні в силу міжнародних договорів.

Охорона прав на знаки припускає добросовісне використовування цих прав на ринку. Проте, іноді зареєстрований словесний знак, наприклад, відтворений стандартним шрифтом в заявці, використовується на ринку несумлінний, а саме у складі етикетки, ідентичної або дуже схожої з комбінованим знаком добре відомим в Україні, як знак іншої особи. В цьому випадку ступінь схожості знаків визначатиметься при порівнянні позначень, що використовуються на ринку і, які можуть відрізнятися від зареєстрованих або поданих на реєстрацію.

В обох випадках критерії (ознаки) визначення схожості знаків залишаються однаковими, хоча результат може бути різним.

При визначенні схожості порівнювані позначення повинні розглядатися в цілому. При цьому вирішальне значення має перше зорове враження, що створюється досліджуваними позначеннями.

Саме перше зорове сприйняття будь-якого об'єкту впливає на свідомість людини. Відповідним чином в свідомості споживача запам'ятовується і позначення, яке використовується як торговельна марка.

Відмінність в окремих елементах немає вирішального значення, оскільки споживач, як правило, немає нагоди одночасно порівняти дві або декілька торговельних марок і не розділяє торговельну марку на окремі елементи, щоб їх запам'ятати. Споживач керується загальними, часто нечіткими враженнями про торговельні марки, які він бачив раніше. При цьому запам'ятовуються, як правило, характерні риси або відмітні елементи торговельної марки. Це може бути спеціальна графіка або характерний розчерк при написанні однієї букви, кольорова гама тощо.

Встановлення тотожності позначень при проведенні експертизи не викликає певних труднощів.

Позначення вважаються тотожними, якщо всі ознаки (наявність словесних або зображувальних елементів, їх розташування, шрифтове, графічне або кольорове виконання тощо), які їх характеризують, є однаковими. Тобто, тотожними позначеннями є такі, які співпадають у всіх елементах, - ідентичні позначення.

Складнішим є визначення схожості позначень і ступеня цієї схожості.

В результаті схожості позначень настільки, що їх можна сплутати виникає можливість введення в оману споживача відносно особи, що пропонує товар або послугу. І, оскільки такий критерій як можливість введення в оману є достатньо суб'єктивним, визначення ступеня схожості позначень теж має суб'єктивний характер і є складним для експерта.

Для додання об'єктивності проведення порівняльного аналізу знаків і заявлених позначень визначені, зокрема положеннями Правил критерії (ознаки), з урахуванням яких повинен визначатися ступінь схожості різних видів позначень.

Розглянемо застосування цих положень при проведенні експертизи заявлених на реєстрацію позначень.

Проведенню порівняльного аналізу і визначенню ступеня схожості повинне передувати проведення пошуку.

Перешкодою для реєстрації заявленого позначення може бути тільки позначення схоже з ним настільки, що їх можна сплутати.

Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, не зважаючи на окрему відмінність елементів.

При дослідженні позначень на тотожність і схожість

1) проводиться пошук тотожних або схожих позначень;

2) визначається тотожність або ступінь схожості заявленого позначення і виявлених при проведенні пошуку позначень;

3) визначається однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено позначення по відношенню до товарів і/або послуг, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі торгові марки, виявлені при проведенні пошуку.

Тотожність досліджуваних позначень визначається на підставі їх загальних ознак.

Словесні позначення порівнюються із словесними позначеннями і з іншими видами позначень, які містять словесні позначення як елементи.

При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетичне), графічна (візуальне) і смислова (семантичне) схожість.