4.10. Прізвища в знаках для товарів і послуг

Право на ім'я – одне з основоположних прав людини. Про це мовиться в Міжнародному пакті про цивільні і політичні права 1966 року, в Конвенції про права дитини 1989 року, в Американській конвенції про права людини 1969 року.

Практично у всіх країнах законодавство дозволяє використовувати знаки для товарів і послуг, які відтворюють прізвища (імена, псевдоніми) відомих осіб, виключно за їх згодою.

Відома особа дозволяє використання свого прізвища в комерційних цілях, оскільки вона зацікавлена в отриманні роялті і, крім того, сподівається, що реклама товарів з його прізвищем сприятиме зміцненню доброї репутації прізвища і тим самим його охороні.

Використання в знаках прізвищ відомих осіб або популярних імен допомагає з мінімальними витратами виділити продукцію на ринку серед продукції конкурентів і збільшити тим самим об'єм продажу продукції. Використання прізвищ відомих осіб або популярних імен дозволяє дрібним фірмам конкурувати з компаніями, які здатні вкладати значні суми в рекламу.

Наприклад, в 1928 р. У. Діснеєм був вигаданий персонаж з ім‘ям Мікки Маус. За подальші роки цей персонаж набув надзвичайної популярності і ім'я Мікки Мауса використовувалося більш ніж з 50-ю тис. найменуваннями товарів. Право на використання імені Мікки Мауса сьогодні мають більше 200 підприємців в багатьох країнах світу.

Порушення прав відомих осіб на прізвище (ім‘я, псевдонім) або порушення прав власників авторського права на використання популярних імен може кваліфікуватися як порушення прав на знаки, як недобросовісна конкуренція, оманливе походження товарів, введення в оману споживачів і т.п.

Наприклад, не може бути зареєстровано в Україні на ім‘я іноземного заявника відносно товару – “вина” позначення, що відтворює прізвище відомого в Україні винороба Таїрова, тому що це прізвище стійко асоціюється тільки з українським виноробством і використання у позначенні знака цього прізвища іноземним заявником буде вводити в оману відносно походження товару.

В Україні право фізичної особи на ім‘я, під яким фізична особа набуває прав та обов‘язків, встановлено Цивільним кодексом України.

Крім того, права відомих в Україні осіб на прізвище, ім‘я, псевдоніми та похідні від них охороняються Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі - Закон). Зокрема, відповідно до пункту 4 статті 6 не реєструються як знаки позначення, які відтворюють прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди. Також цим пунктом статті 6 Закону встановлено, що не реєструються як знаки позначення, які відтворюють, зокрема персонажі з відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

При проведенні експертизи ступінь відомості в Україні тієї або іншої фізичної особи пропонується визначати за наступними критеріями:

а) Популярність в професійних областях, наприклад, в науці, у живопису, літературі тощо.

б) Популярність серед населення. До цієї категорії відносяться відомі в Україні спортсмени, діячі шоу-бізнесу, релігійні діячі і т.д., чиї імена відомі більшості "середнього прошарку” населення і стійко асоціюються з Україною, українською культурою, мистецтвом, спортом тощо.

в) Популярність в політиці. До цієї категорії відносяться відомі в Україні політологи, партійні діячі тощо.

г) Популярності в економіці (бізнесмени і менеджери) тощо.

Як доказ тверджень, що стосуються відомості особи, є відомості не тільки про існування самої особи, як такої, але й про асоціацію його прізвища з вироблюваними за його участю товарами або послугами. При цьому відомості про якість продукції не можуть бути визнані переконливими ані при доказі відомості власне особи, ані при доказі оманливості знака.

Під час експертизи позначень, що складаються з прізвищ (імен, псевдонімів і похідних від них) відомих в Україні осіб або позначень, що містять у своєму складі такі прізвища, використовується інформація, що міститься в енциклопедіях, довідниках і інших словниках, у тому числі у словниках імен і прізвищ, іменних телефонних довідниках, мережі Інтернет тощо.

Наприклад, як пошуковий інструмент при проведенні експертизи може використовуватися інформація довідників, таких як довідник “Відкрита Україна”, Біографії видатних громадян України (http://www.ukrlider.org/about.htm), Біографічний довідник “100 видатних імен України (http”://www.ukrop.com/ua/encyclopaedia/100names/), Серія “Спеціальні довідники Еліта України XX ст.”, Національний реєстр особових архівних фондів, 2001, Щорічник ShowBiz 2004 (www.showbiz.com.ua) тощо.

Під час експертизи позначень, що складаються з україномовних або будь-яких іноземних прізвищ, перевіряється також, чи не співпадає таке прізвище з позначенням, що є описовим щодо товарів і послуг, загальноприйнятим символом або терміном, або з якими-небудь іншими позначеннями, які відповідно до Закону не можуть бути зареєстровані відносно певних товарів і/або послуг.

Приклади позначень з використанням таких прізвищ:

Гребінка - для гребінців;

Сковорода - для сковорідок;

Кравець - для послуг ательє з пошиття одягу;

Гармата – для гармат;

Подорож - для послуг з організації подорожей;

Stein (камінь, нім.) - для неметалічних будівельних матеріалів;

Miller – (мірошник, нім.) - для млинарських робот);

Om – загальновживаний символ і т.п.

Такі позначення не можуть бути зареєстровані навіть за наявності згоди їх власника. Правова охорона таким позначенням може бути надана, якщо надані заявником матеріали підтверджують те, що позначення, заявлене як прізвище, і яке є описовим, до дати подання заявки сприймалося споживачем як позначення товарів виробника або особи, що надає послуги.

Як доказ можуть бути надані відомості щодо тривалості використання, результати опитування споживачів, письмові підтвердження фахівців, дані про об'єми продаж, відомості щодо рекламування тощо, які підтверджують, що споживач сприймає заявлене позначення як позначення товарів виробника. Наявність зображувального елемента в такому позначенні може збільшити його розрізняльну здатність, зменшуючи вплив такого прізвища.

Якщо позначення, що складається з прізвища, має смислове словарне значення, яке відповідно до Закону не може слугувати перешкодою для реєстрації знака відносно заявлених товарів і послуг, наприклад не є описовим, таке позначення може бути зареєстровано.

Наприклад, може бути надана правова охорона таким позначенням, що є прізвищами: “Гармата” – відносно музичного інструменту – “барабани”, або “Забава” – відносно послуги – “влаштовування лотерей” тощо.

Доцільно розглянути практику інших країн щодо реєстрації позначень, які відтворюють прізвища:

Росія:

Відповідно до абз. 1, 5 п. 2 ст. 7 Закону не реєструються як знаки позначення, що відтворюють прізвища, псевдоніми відомих осіб і похідні від них без згоди таких осіб, їх спадкоємців, відповідного компетентного органу, якщо ці позначення є надбанням історії і культури Російської Федерації.

Позначення, що відтворюють інші прізвища, псевдоніми (далі - прізвища), можуть бути зареєстровані як знаки, якщо позначення, що складається з прізвища або включає прізвище, має розрізняльну здатність і не вводить в оману споживача щодо виробника.

Франція:

Відповідно до закону Франції про знаки для товарів і послуг 1957 р. правова охорона надавалася прізвищам, якщо вони були заявлені в особливій формі, яка характеризується оригінальним зображенням з метою запобігання змішування прізвищ і гарантування невід'ємного права особи використовувати своє прізвище як знак. Згідно з статтею 2 Закону 1964 р. реєстрація прізвища як знака не перешкоджає пізніше однофамільцю використовувати своє прізвище. При цьому законом встановлені обмеження: таке використання допускається в тих випадках, коли воно не нанесе збитків власнику знака. Якщо підприємець, що почав діяти на ринку пізніше, і діє добросовісно, то суди піддають його діяльність регламентації, яка характеризуються вимогою додання до знака імені, дати відкриття підприємства або будь-якого іншого розрізняльного елемента.

Канада:

Відповідно до закону Канади про знаки для товарів і послуг позначення, що складаються виключно з прізвища особи, що живе, або з прізвища померлого, протягом 30 років до дати подання заявки, не реєструються.

Швеція:

Прізвища не реєструються відомством, якщо заявник не надасть доказів того, що він має право на заявлене прізвище. Проте, прізвищам давно померлих осіб може бути надана правова охорона.

Великобританія:

Відповідно до Закону Великобританії про знаки для товарів і послуг імена і підписи можуть бути зареєстровані, якщо вони мають розрізняльну здатність.

США:

Відповідно до Закону США про знаки для товарів і послуг не може бути відмовлено в реєстрації позначенню, якщо товари заявника відрізняються від товарів інших осіб, окрім якщо: знак відтворює або містить у своєму складі ім'я, портрет або підпис, схожий з ім'ям, портретом або підписом особи, яка живе в даний час, крім випадків, коли це робиться з його дозволу, або імені, підпису або портрета померлого президента США протягом життя його вдови, якщо така є, за винятком випадку письмової згоди вдови.

Угорщина:

В Угорщині реєструються будь-які позначення, які мають розрізняльну здатність і які не відносяться до категорії позначень, правова охорона яких виключена законом. Правова охорона не надається також позначенням, що порушують права третіх осіб, або що суперечать нормам моралі, позначенням, які складаються виключно з імені (прізвища).

Японія:

Відповідно до Закону Японії про знаки для товарів і послуг не реєструються позначення, що відтворюють зображення людей і їх прізвища, прізвища відомих в професійних кругах осіб або їх відомі псевдоніми і скорочення, крім випадків, коли є згода цих осіб на реєстрацію їх прізвищ. Звичайним прізвищам, що включені до телефонного довідника м. Токіо, не надається правова охорона.

Південна Корея:

Будь-якому іноземному прізвищу (навіть звичайному) може бути надана правова охорона, якщо його рідко можна знайти в довіднику типа “Who is who”. Комбінація звичайного прізвища з зображувальним елементом може бути зареєстрована за умови, якщо зображувальний елемент має розрізняльну здатність і займає домінуюче положення у складі знака. Комбінації прізвища з ієрогліфом також може бути надана правова охорона.

INTA

Прізвища можуть бути зареєстровані і охоронятися як знаки за умови, що вони головним чином виконують функцію джерела походження відповідних товарів і послуг.

Експерт не повинен відмовляти у реєстрації прізвища, якщо воно має інше значення, наприклад, словарне значення, яке по відношенню до товарів і послуг переважує будь-яке значення як прізвище таким чином, що термін служить зазначенням джерела походження товарів.

При визначенні того, чи є термін перш за все прізвищем, а не є вказівкою на джерело, повинні братися до уваги телефонні довідники, дані перепису, пошуки в мережі Інтернет і т.д.

Якщо прізвище заявляється як комбінація з іншими елементами, має оцінюватися загальний ступінь розрізняльної здатності. Проте, при цьому враховується розповсюдженість прізвища.