2. Виды и содержание соглашений о международном обмене лицензиями

2.1 Виды соглашений о международном обмене лицензиями

Операции по международному лицензированию могут осуществляться на основе следующих договоров и соглашений:

1. международное лицензионное соглашение. Объект: лицензии на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, «ноу-хау» и товарный знак;

2. международный договор на поставку оборудования. В договоре может быть предусмотрена сопутствующая лицензия с предоставлением дополнительной информации о технологическом процессе, в котором участвует это оборудование, часть конструкторской документации для возможного изготовления запасных частей, ремонта оборудования;

3. комбинированный международный договор о продаже лицензии и поставке оборудования. При покупке лицензии на производство сложных машин лицензиат, наряду с технической документацией и обучением специалистов для более качественного освоения производства, ставит условие о поставке ряда сложных узлов сначала в готовом виде, чтобы постепенно перейти на их самостоятельное изготовление;

4. международный договор о проектировании и строительстве промышленных объектов. При осуществлении проектирования и строительства промышленных объектов за рубежом составною частью общего договора (контракта) или дополнением к нему может быть лицензионная часть, касающаяся передачи патентных прав и «ноу-хау», входящих в проект, объект строительства, технологию и оборудование этого промышленного предприятия (сопутствующие лицензии) и проведение проектных работ типа инжиниринг;

5. международный договор о научно-техническом сотрудничестве. Научно-техническое сотрудничество, как правило, предусматривает обмен информацией о научно-технических достижениях, изобретениях, научно-технических знаниях и т.д. поэтому в этих договорах часто оговариваются сопутствующие лицензии. Если происходит взаимный обмен этими материалами, лицензии могут выступать в форме перекрестных, т.е. взаимных лицензий. При перекрестных лицензиях не обязательно производятся взаимные денежные расчеты. В ряде случаев стороны заинтересованы получить равнозначную информацию;

6. международные договоры о промышленном сотрудничестве. В них могут применяться условия о предоставлении лицензий, поставке товаров или предоставлении услуг в различных сочетаниях. Часто основу промышленного сотрудничества составляют лицензионные договоры, расширенные договорами о производственном кооперировании.

2.2 Содержание международных лицензионных соглашений

Лицензионнее соглашения обычно опосредуют целый комплекс взаимоотношений, связанных в конечном итоге с организацией производства лицензируемой продукции или с использованием лицензируемого процесса. В этот комплекс наряду с научно-техническими взаимоотношениями входят: финансовые отношения; производственные отношения, связанные с реализацией продукции, управлением предприятиями и др.

Международная торговая практика разработала многочисленные варианты типовых лицензионных соглашений, которые используются как основа для составления конкретных соглашений между сторонами.

Типовые лицензионные соглашения разрабатываются различными организациями, в частности, комиссиями ООН, отраслевыми ассоциациями промышленных фирм, отдельными фирмами, осуществляющими лицензионную деятельность в международном масштабе.

Содержание международных лицензионных соглашений может включать следующие основные условия:

1. Стороны соглашения. Текст лицензионного соглашения начинается с указания фирменного наименования, юридической формы и местонахождения сторон, его заключивших.

2. Преамбула. Указывается номера и даты выдачи патентов, лежащих в основе соглашения, оговаривается право собственности на них лицензиара и намерение лицензиата использовать вытекающие из них права по лицензии.

Если соглашение базируется на секрете производства, то в преамбуле подчеркивается право собственности на него лицензиара.

Если патенты еще не получены, можно указать номера и даты подачи патентных заявок в патентные ведомства соответствующих стран или сертификатов бюро патентов о приеме заявок к рассмотрению.

3. Предмет соглашения. Предметом международного лицензионного соглашения может быть любой, из рассмотренных в п. 1.1, объект интеллектуальной собственности.

Важнейшим объектом лицензионных соглашений является изобретение. Лицензиат в течение всего срока действия оглашения обязан признавать и защищать действительность прав патентообладателя на данное изобретение и не может их оспаривать. Чтобы исключить возможность использования лицензиатом запатентованного изобретения в непредусмотренных целях и точно определить границы своей ответственности за техническую эффективность изобретения, лицензиар, как правило, включает в приложение к соглашению подробное описание изобретения с гарантией определенных технических характеристик.

При продаже сложного оборудования наряду с запатентованным изобретением или технологическим процессом в качестве предмета соглашения выступает также передача «ноу-хау». В общем виде это условие фиксируется в соглашении как обязанность лицензиара передать лицензиату проект, полную информацию и спецификации, связанные с ним (чертежи, фотографии, образцы, модели, рабочие и монтажные схемы и прочие документы), а также командировать на предприятие лицензиата своих технических специалистов для передачи секретов производства и производственного опыта.

Поскольку «ноу-хау» не имеют какого-либо установленного законом статуса охраны от неразрешенного использования, в лицензионном соглашении оговариваются условия их передачи, а именно: они признаются полной собственностью лицензиара, как на весь срок действия соглашения, так и по его истечении и связаны с определенным патентом или торговым знаком.

В соглашении в этот пункт обычно вносится оговорка о полной конфиденциальности передаваемых материалов и о порядке ознакомления с ними персонала фирмы-лицензиата.

Предметом международного лицензионного соглашения может быть и товарный знак. Обычно право на использование товарного знака передается лицензиату вместе с правом на использование запатентованного изобретения или «ноу-хау». Однако товарный знак может быть предметом и самостоятельного лицензирования.

В современных условиях все более типичными становятся оглашения, предоставляющие лицензиату право на запатентованное изобретение или технологический процесс вместе с техническими знаниями, опытом, ноу-хау, а также с правом использования товарного знака.

4. Вид лицензии. В практике лицензионной торговли различают три вида лицензий:

а) неисключительная (простая);

б) исключительная;

в) полная.

Основой для такой классификации служит объем передаваемых прав по использованию научно-технических знаний лицензиара:

• при продаже неисключительной (простой) лицензии лицензиар разрешает лицензиату на определенных условиях использовать изобретение или секрет производства, оставляя при этом за собой право как их самостоятельного использования, так и выдачи аналогичных по условиям лицензий любым другим заинтересованным лицам (фирмам).

Простые лицензии выдаются обычно на товары массового производства и широкого потребления, а также в страны с емким внутренним рынком, где постоянная потребность в продукции, выпускаемой по лицензии настолько велика, что наличие нескольких лицензиатов не будет препятствовать нормальному ходу реализации;

• при продаже исключительной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату исключительное или монопольное право на использование изобретения или секрета производства в пределах, оговоренных в нем условий и на определенной географической территории, указанной в соглашении. При этом лицензиар отказывается от самостоятельного использования данного изобретения и тем более от продажи аналогичных лицензий третьим лицах на тех же условиях и на той же территории. Это, однако, не лишает лицензиара прав на самостоятельное использование данного изобретения и на выдачу лицензий другим лицам на отличных условиях и вне оговоренной территории.

При предоставлении исключительной лицензии лицензиар очень часто вносит в соглашение различного рода оговорки, ограничивающие права лицензиата. Такая лицензия называется ограниченной исключительной.

Наибольшее распространение в практике лицензионной торговли получили следующие оговорки:

• лишение права лицензиата на самостоятельную реализацию лицензируемой продукции (сбыт ее в этом случае производится через сбытовые организации лицензиара или какую-либо другую фирму, назначенную лицензиаром или выбранную по соглашению сторон);

• запрещение экспорта продукции или ограничение его определенной территорией (как правило, группой сопредельных стран);

• ограничение сферы использования предмета соглашения строго определенной областью (например, использование двигателей внутреннего сгорания только в автотранспортной или только в авиационной промышленности);

• ограничение количества выпускаемой по лицензии продукции или установление максимального уровня ее производства;

• ограничение срока использования лицензии по сравнению со сроком действия патента;

• установление лимита цен на изготовляемые по лицензии товары;

• оговорка, обязывающая лицензиата покупать у лицензиара в течение всего срока действия лицензии сырье, материалы, детали, отдельные узлы и комплектующие, необходимые для производства продукции по лицензии;

• оговорка о минимальном обороте, предусматривающая, что если лицензиат в течение обусловленного срока по каким-либо причинам не сможет продать в какую-либо страну (на какой-либо территории) продукцию, производимую по лицензии, выше определенной минимальной суммы продаж, лицензиат имеет право изъять соответствующую страну (территорию) из сферы действия соглашения и предоставить лицензию любой другой фирме по своему усмотрению.

Исключительную лицензию предпочтительнее выдавать на рынке небольшой емкости, ибо наличие нескольких лицензиатов, получивших лицензию на один и тот же объект, создаст на этом рынке ненужную конкуренцию, которая в итоге снизит уровень цен, что в конечном итоге может отразиться на объеме лицензионного вознаграждения (если оно зависит от экономического эффекта использования лицензии).

Исключительная лицензия предпочтительнее также при выдаче ее на изобретение с ограниченной сферой применения, т.к. объем сбыта товаров, производимых на основе лицензии, будет невелик даже на самом обширном рынке;

• при продаже полной лицензии лицензиату предоставляются исключительные права на ее использование в течение всего срока действия соглашения. На этот период лицензиар лишается права на использование изобретения или секрета производства как самостоятельно, так и путем выдачи лицензий другим лицам (фирмам). Предоставление полной лицензии, таким образом, напоминает полную уступку (продажу) патента. Отличие такой сделки от продажи патента состоит в том, что лицензиар оставляет за собой титул собственника патента и может расторгнуть лицензионное соглашение при наступлении определенных условий или по истечении его срока и по своему усмотрению использовать предмет лицензии.

Полная лицензия встречается редко. Обычно она выдается на новые фундаментальные исследования, требующие больших затрат и длительных сроков осуществления, используемые обычно в одной высоко монополизированной отрасли.

5. Платежи. В качестве возмещения за предоставление права на использование предмета соглашения лицензиат уплачивает лицензиару определенное вознаграждение.

Формы лицензионных вознаграждений в зависимости от метода их подсчета можно разделить на две группы:

1. вознаграждения, размер которых подсчитывается на базе фактического экономического результата использования лицензии;

2. вознаграждения, размер которых непосредственно не связан с фактическим использованием лицензии, а заранее устанавливается и указывается в договоре, исходя из оценки возможного экономического эффекта и ожидаемых прибылей лицензиата на базе использования лицензии.

К 1-й группе относятся следующие формы лицензионных вознаграждений:

1.1 - периодические процентные отчисления (периодические платежи, текущие отчисления (роялти¹));

1.2 - участие в прибыли лицензиата.

Ко 2-й группе относятся:

2.1 - паушальный платеж;

2.2 - первоначальный платеж наличными;

2.3 - передача ценных бумаг лицензиата;

2.4 - передача встречной техдокументации.

1. Периодические процентные отчисления (периодические платежи, текущие платежи, роялти) устанавливаются в виде определенных фиксированных ставок (в процентах) и выплачиваются лицензиатом через определенные согласованные промежутки времени (ежегодно, ежеквартально, ежемесячно или к определенной дате).

Они исчисляются различными способами:

• со стоимости, производимой по лицензии продукции;

• с суммы продаж лицензируемой продукции;

• с единицы выпускаемых или реализуемых изделий в виде процента к цене или себестоимости;

• на специально обусловленной базе (с установленной мощности запатентованного оборудования; с количества переработанного по запатентованному способу сырья; стоимости или количества отдельных компонентов, потребляемых в процессе производства, и т.д.).

Уровень ставок текущих отчислений (роялти) в современной практике лицензионной торговли составляет в среднем 2-10%. Наиболее часто встречаются ставки 3-5%. Ставки текущих отчислений обычно дифференцируются в зависимости от вида лицензии, срока действия соглашения, объема производства лицензируемой продукции, ее реализационных цен, экспортных или внутренних продаж.

Основная форма вознаграждения первой группы.

2. Участие в прибыли лицензиата. Участие в прибыли лицензиата означает отчисление в пользу лицензиара определенной доли прибыли (процента от прибыли). Доля прибыли, причитающаяся лицензиару, зависит от вида лицензии:

- 10 % - при простой лицензии;

- 20 % - при исключительной лицензии;

- 30-35 % - при полной лицензии [2].

В практике лицензирования эта форма вознаграждения встречается крайне редко.

1. Паушальный платеж – определенная, твердо зафиксированная в соглашении, сумма лицензионного вознаграждения.

Паушальный платеж применяется в следующих случаях:

• при передаче лицензии вместе с поставками оборудования. В этом случае единовременный характер сделки требует и единовременного определения ее стоимости;

• при продаже лицензии малоизвестной фирме;

• при выдаче лицензии на базе секрета производства (как гарантия от убытков в случае его разглашения);

• когда лицензиат не хочет допустить контроля лицензиара за использованием лицензии;

• когда в стране лицензиата существуют затруднения в отношении перевода прибылей.

Паушальный платеж может производиться как в разовом порядке, так и в рассрочку (например, 50% - после подписания соглашения, 40% - после поставки оборудования и передачи технической документации и 10% после пуска оборудования).

Иногда паушальная сумма в абсолютном выражении разбивается по городам действия лицензионного соглашения.

Преимущество паушального платежа – получение лицензиаром всей суммы вознаграждения в относительно короткий срок без коммерческих и иных рисков, которые могут возникнуть в период действия соглашения. Паушальный платеж является основной формой вознаграждения второй группы.

2. Первоначальный платеж наличными. Эта форма предусматривает оплату лицензиатом определенной установленной в соглашении суммы в виде единовременного взноса или по частям в течение установленного в соглашении срока или по выполнении определенных условий. Например, через определенное число дней после подписания лицензионного соглашения или его вступления в силу, после предоставления лицензиаром технической документации.

Иногда первоначальный платеж выплачивается в рассрочку в определенном установленном для каждого взноса размере, но в довольно ограниченный срок.

Область применения: как дополнение к основной форме лицензионных вознаграждений. Используется в большинстве лицензионных соглашений, предусматривающих выплату вознаграждения в форме текущих отчислений.

Примерно 50-60% лицензионных соглашений, заключаемых между фирмами развитых стран, обычно предусматривают первоначальный платеж как часть лицензионного вознаграждения, причем эта практика имеет тенденцию к расширению.

2. Передача ценных бумаг (акций и облигаций). Эта форма вознаграждения встречается в чистом виде или в комбинации с другими формами примерно в 15% лицензионных соглашений.

Лицензиар получает чаще всего от 5 до 20% акций лицензиата.

2. Передача технической документации. Эта форма вознаграждения получила распространение среди японских компаний. Она предусматривает взаимное предоставление лицензий и в большинстве случаев применяется в сочетании с другими формами вознаграждений.