2. Види ліцензійних договорів і ліцензійних платежів

Ліцензійні договори залежно від окремих критеріїв поділяються:

за об’єктом щодо якого укладаються ліцензійні договори вони поділяють на :

1. ліцензійні договори на винаходи, корисні моделі;

2. ліцензійні договори на промислові зразки;

3. ліцензійні договори на торгівельні марки;

4. ліцензійні договори на топографії інтегральних мікросхем;

5. ліцензійні договори на сорти рослин;

6. ліцензійні авторські договори.

Згідно із чинним ЦК сьогодні значно збільшилась сфера застосування ліцензійного договору. Так, у спеціальному законодавстві про інтелектуальну власність та в спеціальній літературі розрізняється ліцензійний договір у сфері авторського права та ліцензійний договір у сфері промислової власності.

При наявністю правової охорони в залежності від правоохоронного документу (або способом охорони) ліцензійні договори поділяються на:

1. патентні ліцензійні договори;

2. безпатентні ліцензійні договори.

Патентними ліцензійними договорами називаються правочини, об’єкти яких захищені охоронюваними документами (патентом, свідоцтвом).

Безпатентними ліцензійними договорами називаються правочини, об’єкти яких не захищені охоронюваними документами (наприклад ліцензійні авторські договори).

Так, - на думку Богуславського М. М., - крім патентних та безпатентних, виділяють ще й комплексні ліцензійні договори, в яких право використання запатентованих об’єктів інтелектуальної власності поєднується з правом використання ноу-хау.

За відплатністю ліцензійні договори поділяються на дві групи:

1. відплатні ліцензійні договори;

2. невідплатні ліцензійні договори.

Цивільний кодекс України у ч. 3 ст. 1109 як обов’язкову умову ліцензійного договору визначає розмір, порядок і строки виплати плати за використання об’єкта права інтелектуальної власності. Навіть якщо в ліцензійному договорі не буде зазначена плата, за законодавством України він вважатиметься відплатним, оскільки згідно Цивільного кодексу України договір є відплатним, якщо інше не встановлено самим договором, законом або не випливає із суті договору (презумпція відплатності договору). Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.

У світовій практиці зустрічаються і невідплатні ліцензійні договори. Невідплатна ліцензія може видаватись на право використання виключних прав за умови, що ліцензіат купуватиме у ліцензіара, наприклад, напівфабрикати для виготовлення напою «Кока-кола».

За законодавством України для того, щоб вважати ліцензійний договір невідплатним, сторони повинні передбачити це безпосередньо в умовах договору. Але тоді він відноситиметься не до ліцензійних, а до групи інших договорів щодо розпорядження майновими правами в сфері інтелектуальної власності.

За способом комерційної реалізації або в залежності від того, чи є ліцензійний договір самостійним чи входить в інший договір більш загального типу, розрізняють:

1. «чисті» ліцензії;

2. супутні ліцензії.

Ліцензія вважається «чистою», якщо метою договору є передача прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності в межах самостійного ліцензійного договору, а не за іншими договорами.

Супутні ліцензії передбачають передачу прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності в ліцензійній формі за іншими правочинами.

За умовам надання ліцензій виділяються такі види ліцензійних договорів:

1. субліцензійні договори;

2. «відкриті» ліцензійні договори;

3. перехресні ліцензійні договори;

4. поворотні ліцензійні договори.

Так, в ч. 2 ст. 1109 ЦК закріплює правовий статус субліцензійного договору, за яким ліцензіат надає дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензіату). Укладення субліцензійного договору можливе тільки у випадках, прямо передбачених у ліцензійному договорі між ліцензіаром і ліценціатом. При цьому оскільки субліцензіат не перебуває у безпосередніх договірних відносинах з ліцензіаром, відповідальність перед останнім за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. Зазвичай за субліцензійним договором надається проста ліцензія.

Інколи субліцензійний договір називають «залежною» ліцензією, оскільки умови і об’єм прав, які ним передаються, безпосередньо залежать від основного ліцензійного договору між ліцензіаром та ліцензіатом. У випадку визнання недійсним чи закінчення строку дії основного ліцензійного договору субліцензійний втрачає свою юридичну силу.

Перехресна ліцензія ("крос-ліцензія") передбачає взаємний обмін правами на використання об'єктів інтелектуальної власності, які часто доповнюють один одного, (наприклад, у разі залежності результатів творчої діяльності, коли більш пізні патенти не можуть бути реалізованими без отримання ліцензії на охоронюваний патентом прототип). У свою чергу власник останнього зацікавлений у придбанні права на використання більш досконалих рішень, тому обмін ліцензіями є розумним способом реалізації творчих досягнень.

Зворотною називається ліцензія, яка надає ліцензіару право на використання результату творчої діяльності, досягнутого ліцензіатом на основі отриманих від ліцензіара знань шляхом поліпшення і вдосконалення об'єкта основної ліцензії.

У разі, якщо патентовласник згоден надати право на використання науково-технічного досягнення будь-якій фізичній або юридичній особам за умови виплати винагороди, має місце відкрита ліцензія (так звана ліцензія по праву).

Згідно з чинним законодавством, власник охоронного документа може подати до Державного департаменту інтелектуальної власності для офіційного опублікування заяву про надання будь-якій особі права на використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка. У цьому разі мито за підтримання чинності патенту знижується на 50 %, починаючи з року, наступного за роком публікації такої заяви. Особа, яка виявила бажання скористатися зазначеним дозволом, зобов'язана укласти з патентовласником договір про платежі. Хоча в законодавстві нічого не сказано про характер цієї ліцензії, за своєю суттю вона може мати лише невиключний характер.

Слід відзначити позитивну сторону законодавства України, яке надає патентовласнику право на відкликання відкритої ліцензії, якщо не надійшло жодної пропозицій стосовно використання об'єкта промислової власності.

З огляду на підстави видачі дозволу (договір чи адміністративний акт компетентного державного органу) розрізняють добровільні і примусові ліцензії.

У разі надання добровільної ліцензії діє принцип свободи договору, тобто сторони вільні у виборі контрагента і визначенні умов дозволу (обсягу наданих прав, території і терміну дії ліцензії, розміру і порядку сплати винагороди і т.п.).

Примусова ліцензія — це дозвіл, що видається без згоди патентовласника компетентним державним органом (судом, господарським судом або Кабінетом Міністрів України) зацікавленій особі, на використання об'єкта інтелектуальної власності. Ці самі органи визначають у своєму рішенні обсяг такого застосування, термін дії дозволу, розмір і порядок виплати винагороди власнику патенту.

Залежно від мети видачі розрізняють три основні види примусових ліцензій:

- з метою забезпечення екологічної безпеки, здоров'я населення та інших інтересів суспільства [обов'язкова (офіційна) ліцензія];

- на винахід, корисну модель або промисловий зразок, які не використовуються чи недостатньо використовуються;

- на залежний об'єкт.

На сьогодні найбільш поширені три види ліцензійних платежів: роялті (періодичні), паушальні (разові) і змішані (разовий платіж, поєднаний з періодичними).

При платежах на базі роялті у відповідних статтях ліцензійного договору вказується, що ліцензіат періодично по закінченню підзвітного періоду повинен здійснювати платіж ліцензіару у вигляді відсоткових відрахуваннь або фіксованих сум (роялті) від того показника (об’єм продажу, собівартість, прибуток тощо), до якого буде прив’язана ставка роялті.

Паушальні платежі являють собою конкретну зафіксовану в тексті ліцензійного договору суму, яка виплачується ліцензіару у вигляді одноразового платежу або по частинах, наприклад, при вступі ліцензійного договору в силу, в момент видачі ліцензіату технічної документації, після випуску перших зразків продукції по ліцензії.

Паушальні платежі рекомендується застосовувати, якщо до ліцензіата переходять всі права на об’єкт ліцензії, ліцензія передається підприємству іншої галузі або маловідомому незалежному ліцензіату, контроль за діяльністю котрих тяжко здійснювати. Ця форма платежів особливо вигідна ліцензіару. Вона значно знижує його ризик, звільняє від необхідності контролювати діяльність ліцензіата, одночасно надає ліцензіару достатньо велику суму(хоча при платежах типу роялті сумарний обсяг платежів може бути вищим).

Виплата ліцензійної винагороди у вигляді паушального платежу або роялті може виявитись невигідною для одного або обох партнерів. В такому разі використовуються комбіновані платежі. Вони складаються із початкового платежу, що виплачуеться на початку дії ліцензійного договору, і роялті, що відраховуються в період комерційного використання по закінченню кожного підзвітного періоду.

Розмір початкового платежу найчастіше встановлюється в межах 25% розрахункової ціни ліцензії у вигляді роялті. Перевести її комбіновані платежі можна, встановивши спочатку розмір початкового внеску, а пропорційно цьому платежу зменшивши ставку роялті. Щоб стимулювати використання винаходу ліцензіатом при застосуванні комбінованих платежів, в угодах передбачають також мінімально гарантовані платежі. Їх виплачують після закінчення підзвітного періоду, незалежно від результатів освоєння винаходу, обсягів виробництва і реалізації ліцензійної продукції.

Суть ліцензійної торгівлі в тому, що ліцензіат за рахунок використання ОІВ, що передані йому ліцензіаром, одержує додатковий прибуток понад той, котрий би він одержав без даного ОІВ. За це ліцензіат виплачує ліцензіару частину одержаного прибутку. По суті, вся складність визначення розміру цієї виплати, тобто ціни ліцензії, заключається в визначенні частини прибутку, що повинна виплачуватись ліцензіару.

В міжнародній ліцензійнії торгівлі найширше використовуються два варіанти розрахунку ціни ліцензії: на основі розміру прибутку ліцензіата; на базі роялті.