Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності

В умовах економічної нестабільності посилюється боротьба за ринок, інструментами якої все частіше стає недобросовісна конкуренція й порушення прав інтелектуальної власності. І інструментами, і жаданими призами в цій конкурентній боротьбі стали об'єкти інтелектуальної власності – винаходи і корисні моделі, знаки для товарів і послуг, промислові зразки. Попри різні способи юридичного захисту прав інтелектуальної власності, людська винахідливість і фантазія безмежні, нажаль, не тільки в позитивних їхніх проявах, і в результаті ми зустрічаємося з усе більш складними конструкціями правопорушень – від імітації чужих позначень і, як наслідок, неправомірного використання чужої ділової репутації, до недобросовісних реєстрацій об’єктів інтелектуальної власності і цілих схем блокування роботи підприємств-конкурентів. Ефективність захисту прав інтелектуальної власності в суді залежить, не в останню чергу, від організації призначення, методичного та методологічного забезпечення проведення судової експертизи, адже об’єктам інтелектуальної власності притаманні особливі характеристики, наявність та специфіку яких здатен розглядати експерт відповідної кваліфікації. Висновок судового експерта є джерелом доказів, але, на відміну від інших доказів у справі та джерел їх одержання, є результатом цілого комплексу процесуальних дій, метою яких є встановлення фактів, які мають значення для вирішення справи. Проте доказове значення висновку експерта оцінюється не тільки відносно його змісту, але й з позиції суворого дотримання порядку призначення і проведення експертизи, порушення яких позбавляє висновок експерта доказового значення.

Суб’єкти експертної діяльності в сфері інтелектуальної власності. Сьогодні судово-експертну діяльність у сфері інтелектуальної власності здійснюють близько 80 експертів (інформація наведена в Реєстрі атестованих судових експертів (http://rase.minjust.gov.ua), близько 60 з яких здійснюють судово-експертну діяльність у складі державних експертних установ, 18 – не є фахівцями державних експертних установ і працюють самостійно або у складі наукових установ, прикладом, у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. До складу державних експертних установ України входять 7 науково-дослідних інститутів судових експертиз (Київський, Харківський, Одеський, Донецький, Львівський, Кримський, Дніпропетровський) та Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. В Україні атестація фахівців з метою отримання ними кваліфікації судового експерта регламентована Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженим Наказом Мін’юсту від 09.08.2005 р. № 86/5. Відповідно до даного Положення фахівці, які не працюють у державних експертних установах, проходять атестацію в Центральній експертно-кваліфікаційній комісії при Міністерстві юстиції України після стажування в державній експертній установі, тоді як працівники державних експертних установ проходять і стажування, і атестацію за місцем роботи. Строк дії свідоцтва експерта, що не працює у складі державної експертної установи – 3 роки, строк дії свідоцтва експерта державної експертної установи – 5 років (знання та кваліфікацію експертів приватних перевіряють більш ретельно й часто). Підготовка і атестація відбуваються за тими самими процедурою і спеціальностями, і, власне, підтверджують наявність в особи, що отримує кваліфікацію судового експерта, як знань із процесуальних питань призначення та проведення судової експертизи, так і відповідної кваліфікації для проведення досліджень об’єктів права інтелектуальної власності.

Отже, говорити про принципову різницю між експертами, що працюють у державних експертних установах, та експертами, які здійснюють свою діяльність на приватних засадах, не має причин. Основним аспектом, на який варто звернути увагу, є компетенція експерта, його спеціальні знання, адже судова експертиза – це дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів експертом на основі спеціальних знань. Це, насамперед, діяльність фахівця, рівень кваліфікації та компетенція якого дозволяють йому виступити судовим експертом у процесі і надати експертний висновок. Варто зауважити, що коло суб’єктів судової експертизи не обмежується виключно державними експертними установами та експертами, що в них працюють, і не обмежується також переліком експертів, які атестовані за відповідною процедурою і внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, – ст. 7 та 9 Закону «Про судову експертизу» передбачає можливість залучення до проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами (у тому числі й експертиза у сфері інтелектуальної власності), інших фахівців з відповідних галузей знань. Отже, суб’єктами судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності є:

1. - науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;

2. - судові експерти, які не є працівниками зазначених установ - атестовані судові експерти, внесені державного Реєстру атестованих судових експертів;

3. - інші фахівці з відповідних галузей знань.

Слід зазначити, що в разі доручення проведення експертизи державній експертній установі, сторони практично не мають можливості заявити відвід експерту, оскільки конкретну особу експерта визначає керівник установи або підрозділу, а сторони можуть довідатися про особу експерта тільки після проведення експертизи й отримання висновку. Вищий господарський суд України з цього приводу висловився у Інформаційному листі від 29.09.2009 № 01-08/530 «Про деякі питання, порушені у доповідних записках господарських судів України у першому півріччі 2009 року щодо застосування норм Господарського процесуального кодексу України»: Обставини, наведені в частині шостій статті 31 ГПК, є підставою для відводу судового експерта незалежно від того, чи доручалося проведення судової експертизи конкретній особі (особам), чи експертній установі, але в останньому випадку, зрозуміло, припис цієї статті може бути реалізований лише якщо суд має документально підтверджені відомості про конкретну особу (осіб), яка проводитиме експертизу. Реалізація ж права сторін на відвід експерта може бути реалізований лише за умов доручення проведення експертизи конкретній особі з числа атестованих судових експертів. Крім того, досвід, знання, кваліфікація, репутація експерта мають не менше значення при оцінюванні висновку, ніж відповідність його змісту вимогам законодавства. І особливо сьогодні, коли методики або ще не створені, або ще не впроваджені в експертну діяльність.

Необхідність залучення спеціалістів для дослідження певних специфічних об’єктів права інтелектуальної власності є очевидною. Наприклад, для дослідження художніх творів крім атестованого за цим фахом експерта доцільно залучати з дозволу органу, що призначив експертизу, фахівця, який має глибокі знання таких об’єктів, оскільки очевидно, що жодна людина об’єктивно не може бути фахівцем одночасно з усіх результатів творчої діяльності – драматичних і хореографічних творів, архітектури, скульптури, графіки і географічних карт тощо. При дослідженнях, пов’язаних із винаходами, у переважній більшості випадків залучення фахівця також є необхідним, особливо, як свідчить практика, коли об’єктами дослідження є рішення у галузі хімії, фармакології та ін. Проте доручати даний вид експертизи тільки фахівцю, що розуміється лише на специфіці досліджуваного процесу або явища матеріального світу, але не має бачення його як об’єкта права інтелектуальної власності, не є корисним для вирішення питань, що входять до предмета доказування. На сьогодні, доцільно було б поширювати практику залучення спеціалістів до проведення судових експертиз та, після участі їх у судово-експертних дослідженнях, проходження навчання та стажування відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, поповнювати лави експертів, які зможуть здійснювати експертну діяльність паралельно зі своєю основною діяльністю, яка пов’язана із застосуванням спеціальних знань, необхідних для проведення судової експертизи, на практиці.

Предмет судової експертизи та формулювання питань на її вирішення. Висновок судового експерта є одним із засобів доказування у справі, але, на відміну від інших доказів, є результатом комплексу процесуальних дій, метою яких є встановлення істини у справі. Це досягається вирішенням конкретних завдань, що, по-перше, формулюються суддею в ухвалі про призначення експертизи, по-друге, вирішуються експертом на кожній стадії експертного дослідження залежно від застосовуваної методики й об'єктів дослідження. Причому кожне конкретне завдання, що постає перед експертом, повинне бути точно визначене й узгоджене з іншими завданнями і загальною метою експертного дослідження. Зміст завдання експертного дослідження визначається питаннями, що поставлені судом (слідчим) на вирішення експертові. Судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, й позиція Вищого господарського суду України з цього приводу є чіткою та послідовною: Відповідно до Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 27.11.2006 № 01-8/2651) «Про деякі питання призначення судових експертиз»: «Судова експертиза повинна призначатися лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення даних, що входять до предмету доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.» Згідно Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 N 04-5/76 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» «1.3. Судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом… 1.5. Призначаючи судову експертизу з дослідження, пов'язаного із захистом права інтелектуальної власності, господарським судам у відповідних ухвалах слід гранично точно визначати коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, та обсяг необхідних для експертного дослідження матеріалів». Саме тому велике значення має формулювання питань на вирішення судової експертизи з урахуванням мети дослідження. Судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, причому предметом доказування є сукупність обставин, що їх необхідно встановити для правильного вирішення справи. У предмет доказування включаються факти матеріально-правового характеру, що є підставою вимог позивача і заперечень відповідача.

Таким чином, суддя, при встановленні остаточного переліку питань на вирішення судової експертизи, керується саме тими вимогами та запереченнями сторін, на які вони посилаються. Прикладом, якщо позивач у справі про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним, посилається на оманливість позначення, що становить даний знак, на вирішення експертизи слід ставити питання саме щодо оманливості, а не ставити перед експертом завдання проводити повну перевірку позначення на відповідність умовам правової охорони. У справі про заборону використання позначення, схожого із зареєстрованим знаком для товарів і послуг, слід ставити питання саме про схожість об’єктів дослідження, а не здійснювати перевірку на оманливість цього позначення або на загальновживаність його для товарів і послуг, для яких воно використовується, оскільки це, по-перше, не входить в предмет доказування, а, по-друге, є критерієм, за яким встановлюється відповідність позначення правовій охороні як знаку для товарів і послуг.

Специфікою розв'язання спорів з порушення прав інтелектуальної власності є те, що вони, як правило, стосуються спеціальних питань, які вимагають особливої компетенції суддів у різних галузях науки, економіки тощо. Відповідний суд загальної юрисдикції, господарський або третейський, як правило, самостійно не може кваліфіковано розв'язувати такий спір без залучення фахівців-експертів.

Залучення висновків судових експертиз, як одного з доказів, до розгляду спорів з порушення прав інтелектуальної власності передбачено усіма процесуальними кодексами, що діють в Україні. Значне збільшення правопорушень, про що свідчать наведені вище показники, призвело до різкого збільшення експертиз, що призначаються ухвалами, постановами компетентних органів. Судові експертизи можуть здійснювати судові експерти, які атестовані в установленому порядку та внесені до Державного реєстру судових експертів, що ведеться Міністерством юстиції України.

Експерт здійснює дослідження об'єктів інтелектуальної власності у ході проведення судової експертизи, у зв'язку з чим можна виокремити певні особливості, важливі для розуміння саме цього виду експертизи як одного із засобів доказування у спорах з порушення прав інтелектуальної власності.

По-перше, дослідження завжди носить спеціалізований характер, оскільки спрямоване на вирішення поставленого перед експертом завдання. Таке завдання пов'язане зі сферою інтелектуальної власності і може стосуватися необхідності здійснення характеристики об'єктів, що належать до одного або декількох інститутів права інтелектуальної власності.

Спрямування та межі експертного дослідження визначають питання, поставлені в ухвалі суду. Ці ж питання впливають і на застосування необхідних засобів та методів дослідження. При цьому слід зауважити, що на відміну від більшості видів судової експертизи (особливо криміналістичної), експертизу об'єктів інтелектуальної власності навряд чи можна часто відносити до експертизи такого характеру, при якій використовуються технічні засоби.

По-друге, суттєвою проблемою у проведенні експертних досліджень об'єктів інтелектуальної власності є відсутність методик та рекомендацій, затверджених уповноваженим органом – у даному випадку Міністерством юстиції України.

Доцільно звернути увагу на те, що судові експерти, які займаються дослідженням тих чи інших об'єктів інтелектуальної власності (залежно від атестації) і які мають значний досвід у зазначеній діяльності, почали приймати участь у процесі розроблення методичних підходів та рекомендацій, які дозволять після їх апробації та затвердження в установленому законодавством порядку уніфікувати критерії проведення спеціальних досліджень у сфері інтелектуальної власності та усунути звинувачення у суб'єктивному підході при проведенні досліджень.

По-третє, особливістю експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності є наявність рис, притаманних саме науковому дослідженню. Логічність викладення матеріалу, взаємозв'язок між викладеним матеріалом під час дослідження та висновками, що зроблені за його наслідками; критичність; можливість перевірки отриманих висновків та ряд інших факторів дозволяють віднести його до дослідження наукового.

Водночас слід розуміти, що таке дослідження повинне базуватися не лише на наукових, але й на певних процесуальних принципах, оскільки воно здійснюється у ході проведення чітко визначеної законодавством процесуальної дії – судової експертизи, що здійснюється за відповідною ухвалою, на підставі матеріалів (фактичних даних), наданих у встановленому процесуальному порядку, конкретною процесуальною особою – експертом, у встановленому порядку із дотриманням визначених законодавством принципів.

По-четверте, характер та зміст дослідження залежать від предмета та об'єктів експертизи і можуть бути різними. Як правило, при експертизі об'єктів інтелектуальної власності застосовуються огляд, виявлення необхідних властивостей, характеристик об'єктів, що порівнюються. Водночас, навряд чи при даному виді експертизи буде здійснюватися експеримент, виявлятися якості, характерні саме для досліджуваного об'єкта інтелектуальної власності (як це характерно, зокрема, для криміналістичної експертизи).

Водночас слід акцентувати увагу на тому, що висновок судової експертизи є лише одним із доказів по справі і не має визначального значення порівняно з іншими доказами. Надання йому такого значення деякими юристами-практиками, адвокатами, учасниками судового процесу є штучним і таким, що суперечить чинному законодавству України та теорії судово-експертної діяльності в цілому.

Крім того, наявність колізій на рівні законів та підзаконних відомчих актів, що регулюють сферу судово-експертної діяльності, створила штучні можливості у визначенні судово-експертної установи або експерта, яким призначається проведення судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності – на відміну від більшості інших видів судових експертиз, що супроводжують господарську діяльність. Штучне обмеження суб'єктів судово-експертної діяльності тягне за собою ситуацію, коли призначені на судову експертизу справи затримуються на значно більший, ніж встановлений процесуальними нормами, термін.

Аналіз світової практики в залученні спеціальних знань до розгляду спорів з порушення прав інтелектуальної власності доводить, що більшість юрисдикцій підтримує позицію щодо необхідності і доцільності залучення до розгляду справ тих фахівців, які є компетентними, визнаними спеціалістами у сфері інтелектуальної власності. Якщо нормами національного законодавства встановлюються вимоги щодо компетенції таких фахівців, то будь-яким чином не проводиться різниця між спеціалістами приватного та державного секторів. Обмеження ж за відомчими критеріями взагалі не застосовується, оскільки кінцевою метою будь-якого судово-експертного висновку є надання доказу по справі із порушення прав інтелектуальної власності.

Початком судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності можна вважати 2002  рік, коли за пропозицією Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Міністерство юстиції України доповнило Переліки основних видів судових експертиз і експертних спеціальностей новим виглядом експертиз — «Експертиза, пов'язана з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» і відповідно дев'ятьма експертними спеціальностями цього вигляду:

- дослідження об'єктів авторського права;

- дослідження об'єктів суміжних прав;

- дослідження, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції;

- дослідження, пов'язані з охороною прав на промислові зразки;

- дослідження, пов'язані з охороною прав на сорти рослин і породи тварин;

- дослідження, пов'язані з охороною прав на торгові марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування, географічні вказівки;

- дослідження, пов'язані з охороною прав на компоновку (топографію) інтегральних мікросхем;

- дослідження, пов'язані з охороною прав на конфіденційну інформацію (комерційну таємницю);

- економічні дослідження, зв'язані з використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності.

З часом перелік експертних спеціальностей, знову-таки за пропозицією вказаного інституту, був доповнений десятою спеціальністю - дослідження, пов'язані з використанням об'єктів права інтелектуальної власності в рекламі.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень експерт повинен повідомити в письмовій формі особу або орган, яка призначила експертизу, про неможливість її проведення, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта (п. 2.1.3). Згідно із п. 4.13 даної Інструкції експерт, при наявності в постанові (ухвалі) про призначення експертизи питань, які не відносяться до предмета експертизи або не входять до компетенції експерта, повинен вказати причини, з яких ці питання не вирішувались.

Питання щодо об’єктів авторського права, питання, пов'язані з дослідженням літературних творів, комп’ютерних програм. Спори про встановлення факту використання твору.

Відтворення твору

1.Чи мало місце відтворення твору «ХХХ» або його частини при створенні твору «YYY»? 2.Чи є позначення «YYY», що зображено на об’єкті «А», відтворенням твору «ХХХ» або його частини? 3.Чи мало місце відтворення комп’ютерної програми «ХХХ» як складової частини комп’ютерної програми «YYY»? 4. Чи мало місце відтворення (пряме і/або опосередковане) тексту перекладу для дублювання у фонограмі (відеограмі)?

Переробка твору «ХХХ» (перекручення, спотворення чи інша зміна твору) 5.Чи було твір «ХХХ» змінено особою N шляхом перекладу (переробки, адаптації, аранжування тощо)? 6.Чи збережена цілісність твору «ХХХ» при його використанні?

Питання щодо знаків для товарів і послуг. Спори про визнання свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним

Невідповідність умовам надання правової охорони. 1. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 з позначень, які зображують або імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки. 2. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 таким, що не має розрізняльної здатності та не набув такої внаслідок його використання? 3. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду? 4. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема такими, що вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг? 5. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу? 6. Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами? 7. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 таким, що відображає лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності?

Видача свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. 8. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 тотожнім або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом №111, раніше зареєстрованим чи заявленим на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, настільки, що їх можна сплутати? 9. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 тотожнім або схожим зі знаком за свідоцтвом №222 (знаком іншої особи, якщо цей знак охороняється без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаком, визнаним добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності) настільки, що їх можна сплутати? 10. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 тотожнім або схожим з фірмовим найменуванням „ХХХ, яке відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг, настільки, що їх можна сплутати? 11. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 тотожнім або схожим з кваліфікованим зазначеннями походження товарів „ХХХ, що охороняється відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів", настільки, що їх можна сплутати? 12. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 тотожнім або схожим зі знаком відповідності (сертифікаційним знаком) „ХХХ, зареєстрованим у встановленому порядку, настільки, що їх можна сплутати? 13. Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 промисловий зразок за патентом України №111? 14. Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 назву (цитату, персонаж) відомого в Україні твору науки (літератури і мистецтва) „ХХХ? 15. Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 твір мистецтва „ХХХ та його фрагменти? 16. Чи відтворює знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 прізвище (ім’я, псевдонім та похідні від них, портрет, факсиміле) особи N, відомої в Україні?

Перетворення знака в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки. 17. Чи перетворився знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 в позначення, що стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду?

Спори про заборону використання зареєстрованого знаку для товарів і послуг (порушення прав власника свідоцтва).

Використання знаку у формі зареєстрованого знака. 18. Чи є позначення «XXX» (нанесене на товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; застосоване під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосоване в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у доменному імені підприємством «А») тотожнім із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг? 19. Чи є позначення «XXX» (нанесене на товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; застосоване під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосоване в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у доменному імені підприємством «А») тотожнім із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, і чи може використання такого позначення ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги?

Використання знаку у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. 20. Чи є позначення «XXX» (нанесене на товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; застосоване під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосоване в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у доменному імені підприємством «А») схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №000, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, внаслідок чого ці позначення і знак можна сплутати? 21. Чи є позначення «XXX» (нанесене на товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; застосоване під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосоване в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у доменному імені підприємством «А») схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №000, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, настільки, що може ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або може бути сплутане споживачем зі знаком для товарів і послуг?

Питання, пов'язані з дослідженням комерційних (фірмових) найменувань. Спори про припинення чинності фірмового (комерційного) найменування.

Невідповідність фірмового (комерційного) найменування умовам правової охорони. 1. Чи містяться у матеріалах справи відомості про те, що комерційне (фірмове) найменування особи «ХХХ» не має можливості вирізнити одну особу з-поміж інших? 2. Чи містяться у матеріалах справи відомості про те, що комерційне (фірмове) найменування особи «ХХХ» вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності?

Порушення прав власника на знак для товарів і послуг. 3. Чи є комерційне (фірмове) найменування особи «ХХХ» тотожнім зареєстрованому знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг? 4. Чи є комерційне (фірмове) найменування «ХХХ» тотожнім із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, внаслідок використання якого споживач може бути введений в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги? 5. Чи є комерційне (фірмове) найменування «ХХХ» схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №000, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, внаслідок чого ці позначення і знак можна сплутати? 6. Чи є комерційне (фірмове) найменування «ХХХ» схожим із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №000, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, настільки, що може ввести споживача в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або може бути сплутане споживачем зі знаком для товарів і послуг?

Спори про заборону використання фірмового (комерційного) найменування. Порушення з боку власника прав на інше фірмове (комерційне) найменування. 7. Чи вводять однакові комерційні (фірмові) найменування «ХХХ» та «ХХХ» (що належать різним особам) в оману споживачів щодо товарів (послуг), що ними виробляються (реалізовуються, надаються)?

Порушення з боку власника прав на знак для товарів і послуг. 8. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №000 тотожнім або схожим з фірмовим найменуванням „ХХХ‖, яке відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержала право на нього до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг, настільки, що їх можна сплутати?

Порушення з боку власника прав на промисловий зразок. 9. Чи входить до переліку ознак промислового зразка за патентом України №000 фірмове найменування „ХХХ‖ (що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержали право на нього до дати подання до Установи заявки)?

Питання, пов'язані з дослідженням зазначень походження товарів.

Спори про заборону використання простого зазначення походження товару. 1. Чи є зазначення походження товару «ХХХ» неправдивим (фальшивим) чи таким, що вводить споживачів в оману щодо дійсного географічного місця походження товару?

Питання, пов'язані з дослідженням промислових зразків. Спори про визнання патенту недійсним

Невідповідність запатентованого промислового зразка умові патентоспроможності (новизни). 1. Чи містяться у матеріалах справи відомості про те, що промисловий зразок за патентом України №000 не відповідає умові новизни?

Наявність в сукупності ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці. 2. Чи присутні в сукупності ознак промислового зразка за патентом України №000 ознаки, яких не було у поданій заявці?

Видача патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. 3. Чи містяться у матеріалах справи відомості про те, що до переліку суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №000 входять об'єкти інтелектуальної власності, права на які належать іншим особам? 4. Чи входить до переліку ознак промислового зразка за патентом України №000 сукупність ознак промислового зразка за патентом №111 (раніше зареєстрованим чи заявленим на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи)? 5. Чи входить до переліку ознак промислового зразка за патентом України №000 знак для товарів і послуг за свідоцтвом №222 (раніше зареєстрованим чи заявленим на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи)? 6. Чи входить до переліку ознак промислового зразка за патентом України №000 фірмове найменування „ХХХ (що відоме в Україні і належить іншій особі, яка одержали право на нього до дати подання до Установи заявки)? 7. Чи входить до переліку ознак промислового зразка за патентом України №000 кваліфіковане зазначення походження товарів „ХХХ (що охороняється відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів")? 8. Чи входить до переліку ознак промислового зразка за патентом України №000 назва (цитата, персонаж) відомого в Україні твору науки (літератури і мистецтва) „ХХХ? 9. Чи входить до переліку ознак промислового зразка за патентом України №000 твір мистецтва „ХХХ та його фрагменти?

Спори про встановлення факту використання промислового зразка. Виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка; застосування виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка; пропонування для продажу (в тому числі через Інтернет) виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка; продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка. 10. Чи використані у виробі «ХХХ» усі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України №000?

Питання, пов'язані з дослідженням винаходів (корисних моделей). Спори про визнання патенту недійсним.

Невідповідність запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоспроможності. 1. Чи припускає формулювання умови промислової придатності в описі патенту на винахід (корисну модель) № 000 принципову придатність його (її) використання? 2. Чи спростовують новизну винаходу (корисної моделі) за патентом №000 відомості «XXX», які містяться в матеріалах справи, що були загальнодоступними у світі до дати подання заявки? 3. Чи містять матеріали справи відомості про те, що винахід (корисна модель) за патентом №000 не відповідає умові патентоздатності „винахідницький рівень?

Спори про встановлення факту використання винаходу (корисної моделі) 4. Чи використовується у виробі «XXX» кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом № 000? 5. Чи є ознаки, різні за технічним змістом за патентом № 000 і об'єкта господарської діяльності «XXX», еквівалентними, тобто такими, що виконують однакову функцію і спрямовані на досягнення одного й того ж результату? 6. Чи досягається об'єктом господарської діяльності «XXX», можливо здійсненим з використанням запатентованого винаходу (корисної моделі) №000, істотно кращий результат? 7. Чи є ознаки винаходу (корисної моделі) за патентом № 000 і ознаки пристрою (способу, речовини), що опубліковані у джерелі інформації «XXX» взаємозамінними? 8.Чи в повному обсязі винахід (корисну модель) за патентом № 000 відображено в документації «XXX», яка передана в рамках економічного (науково-технічного) співробітництва, ліцензійної угоди тощо?

Питання, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау). 1. За якими критеріями інформацію «XXX» можна віднести до комерційної? 2. Чи мають відомості «XXX», що належать підприємству «А» (особі N) ознаки ноу-хау? 3. Чи мало місце отримання інформації «XXX», яка використовується підприємством «А» (особою N), шляхом вивчення відкритих даних, що містяться в публікаціях «YYY»? 4. Чи мало місце отримання інформації «XXX» зворотним технічним аналізом (реінжинірінгом) зразків продукції «YYY»? 5. Чи містяться у відомостях, наданих підприємством «А» дані, що інформація «XXX» була отримана цим підприємством в результаті власної розробки (дослідження) «YYY»?

1 Про Рекомендації парламентських слухань "Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування" : Постанова Верховної Ради України від 27 чер. 2007 р. № 1243-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 45. – ст. 524.

2 Тимченко Г.П. Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав: дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Геннадій Петрович Тимченко. – Х., 2002. – 182 с.

3 Орлюк О. Захист прав інтелектуальної власності: проблеми правозастосування / О. Орлюк // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 2. – С. 24-29.

4 Т. Боднар Зміна і припинення договірного правовідношення як спосіб захисту цивільних прав / Т. Боднар // Українське комерційне право. – 2007. – № 8. – С. 21 – 27.

5 Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: [монографія] / Роман Богданович Шишка. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. – 368 с.; Мамчур Л. В. Правове регулювання реклами (цивілістичний аспект) : дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.03 / Людмила Володимирівна Мамчур. – Л., 2006. – 203 с.

6 Антонюк О.І. Право учасників цивільних правовідносин на самозахист / О.І. Антонюк. – Х., 2004 . – 20 с.

7 Т. Боднар Зміна і припинення договірного правовідношення як спосіб захисту цивільних прав / Т. Боднар // Українське комерційне право. – 2007. – № 8. – С. 21 – 27.

8 Панченко М. Форми самозахисту приватної власності у цивільному праві України / М. Панченко. – Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №1. – С.31-34.Слипченко Ю. Право на альтернативную защиту / Ю. Слипченко // Юридическая практика. – 2008. - № 15 (537). – С 10-11.

9 Проценко Д. Як приймати «соломонове рішення», або сім правил результативної медіації / Д. Проценко // Юр-газета – 2007. - № 17(101)

10 Про практику застосування господарськими судами законодавства про рекламу: оглядовий лист Вищого господарського суду від 04.04.2008р.: [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zako№1.rada.gov.ua

11Відомості про злочини, передбачені ст.ст. 203-1, 229 КК України за 2002-2009 роки / Довідка ДІТ МВС України. – 2010. – 8 с.

12 Журик Ю. Поняття та види недобросовісних дій у конкуренції / /Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 2. – С.11.

13 Охрана промышленной собственности в Украине. Монография / Под ред. А.Д.Святоцкого, В.Л.Петрова. – К.: Издательский Дом «Ін Юре”, 1999. – С. 136.

14 Охрана промышленной собственности в Украине. Монография / Под ред. А.Д.Святоцкого, В.Л.Петрова. – К.: Издательский Дом «Ін Юре”, 1999. – С. 37-38.

15 Еременко В.И. Пресечение недобросовестной конкуренции по французскому праву // Вопросы изобретательства. – 1990. – № 4. – С. 25-26.

16 Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции). – М.: Изд-во РДЛ, 2000. – С. 224.

17 Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 1999. – С. 199.

18 Хрустальова В. Проблеми недобросовісної конкуренції на ринку об'єктів інтелектуальної власності // Економіка. Фінанси. Право. – 1998. – № 8. – С. 3.

19 Підопригора О.А. Деякі питання законодавства про товарні знаки // Бізнес. – 1998. – № 31. – С. 24.

20 Безух О.В. Захист від недобросовісної конкуренції у сфері промислової власності: автореф. канд. дис. – Донецьк, 2001. – С. 7.

21 Еременко В. И. Пресечение недобросовестной конкуренции в Российской Федерации // Государство и право. – 1998. – № 1. – С. 28.

22 Андрощук Г.А. Защита от недобросовестной конкуренции. – К.: НЦЭО, 1998. – 396 с.

23 Еременко В.И. Пресечение недобросовестной конкуренции по французскому праву // Вопросы изобретательства. – 1990. – № 4. – С. 24

24 Еременко В.И. Японское законодательство о пресечении недобросовестной конкуренции // Вопросы изобретательства. – 1990. – С. 13-14.

25 Развитие законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции в капиталистических странах // Материалы семинара «Защита от недобросовестной конкуренции» (г. Киев, 21-25 апреля 1997 г. К. – С. 73.

26 Дементьев В.Н. Правовая охрана интеллектуальной собственности. – М., 1995. – С. 97.

27 Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности. – М.: Юристъ, 1998. – С. 355-356.

28 Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні. Автореф. канд дис. - Київ, 2000. – С. 8.

29 Підопригора О.О. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України: автореф. докт. дис. – Харків, 1999. – С. 24; Мельник О.М. Деякі теоретичні питання права на товарний знак // Інтелектуальна власність в Україні. - Київ, 2002. - С. 7, 204-209.

30 Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право. – К.: «А.С.К.», 2001. – С. 787.

31 Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. в редакции от 14.07.1967 г. // Законодательство СССР по изобретательству. Т. 3. – М.:ВНИИПИ, 1986. - С. 8.

32 Журик Ю. Порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 7. – С. 17.

33 Еременко В.И. Пресечение недобросовестной конкуренции по французскому праву //Вопросы изобретательства. – 1990. – № 4. – С. 26.

34 Підопригора О.О. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності за законодавством України: автореф. докт. дис. – Харків, 1999. – С. 25-26.

35 Еременко В.И. Пресечение недобросовестной конкуренции по французскому праву // Вопросы изобретательства. – 1990. – № 4. – С.26.

36 Андрощук Г.А. Защита от недобросовестной конкуренции. – К.: НЦЭО, 1998. – С. 34.

37 Развитие законодательства о пресечении недобросовестной конкуренции в капиталистических странах // Материалы семинара «Защита от недобросовестной конкуренции» (г. Киев, 21-25 апреля 1997 г. К. – С. 21.

38 Андрощук Г.А. Защита от недобросовестной конкуренции. – К.: НЦЭО, 1998. – С. 43.

39 Семенова Л.Н. Антимонопольне і конкурентне право: курс лекцій. – Київ: Вид-во Європейського ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – С. 111.