6. Прекращение исключительного права на товарный знак

Статья 1512. Основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку

Комментарий к статье 1512

Комментируемый подпараграф регламентирует прекращение исключительного права на товарный знак. Открывает данный подпараграф статья, определяющая основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку установлен в следующей статье. Ранее такое регулирование содержалось в одной ст. 28 "Оспаривание и признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку" Закона 1992 г. о товарных знаках (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ).

В пункте 1 комментируемой статьи раскрыто содержание оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и определены последствия признания недействительным предоставления такой правовой охраны: оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку означает оспаривание решения о государственной регистрации товарного знака (принятие такого решения предусмотрено п. 2 ст. 1499 комментируемого параграфа, к которой и сделана отсылка) и основанного на ней признания исключительного права на товарный знак (при этом сделана отсылка к ст. ст. 1477 и 1481 комментируемого параграфа, предусматривающим соответственно такое право и его удостоверение свидетельством на товарный знак) (ч. 1);

признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатента, о регистрации товарного знака (ч. 2).

Упомянутая выше ст. 28 Закона 1992 г. о товарных знаках таких положений не предусматривала, содержащееся в этих положениях регулирование лишь подразумевались.

Положения п. 2 комментируемой статьи определяют закрытый перечень оснований оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Подобный перечень устанавливался в п. 1 ст. 28 Закона 1992 г. о товарных знаках. Так, в данном пункте указывалось, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных ст. 6 и п. 3 ст. 7 данного Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований п. п. 1 и 2 ст. 7 данного Закона;

2) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных п. 3 ст. 2 данного Закона;

3) полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции, с нарушением требований, установленных данной Конвенцией;

4) полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции.

Законом 2014 г. N 35-ФЗ подп. 6 п. 2 комментируемой статьи изложен полностью в новой редакции. В прежней (первоначальной) редакции данного подпункта предусматривалось, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. В новой редакции подпункта говорится о действиях правообладателя, связанных с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признанных в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В пункте 63 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29 при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых по результатам рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному в подп. 6 п. 2 комментируемой статьи, судам предписано иметь в виду, в частности, следующее:

в силу части 2 ст. 14 Федерального закона "О защите конкуренции" не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг;

исходя из ч. 3 ст. 14 Федерального закона "О защите конкуренции", применяемой с учетом ст. 1513 комментируемого параграфа, заинтересованным лицом (т.е. лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия по его государственной регистрации признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его государственной регистрации не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку);

такое возражение подается с приложением к нему решения федерального антимонопольного органа о нарушении правообладателем положений ч. 2 ст. 14 Федерального закона "О защите конкуренции";

Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку;

решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия, связанные с регистрацией товарного знака, федеральным антимонопольным органом признаны недобросовестной конкуренцией, не может быть признано недействительным по причине отсутствия в действиях лица нарушений антимонопольного законодательства до оспаривания и отмены решения федерального антимонопольного органа. При этом не исключается возможность соединения в заявлении требований об оспаривании решений федерального антимонопольного органа и Роспатента и их совместного рассмотрения;

также надлежит учитывать, что суд на основании положений ст. 10 части первой ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом или недобросовестной конкуренцией. В этом случае суд принимает решение о признании недействительным решения Роспатента и об обязании его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Законом 2014 г. N 35-ФЗ также в п. 2 комментируемой статьи введен подп. 7, предусматривающий, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она предоставлена с нарушением требований п. 3 ст. 1496 комментируемого параграфа, т.е. в случае, когда заявки на тождественные товарные знаки поданы разными заявителями и они не сообщили в Роспатент о достигнутом ими соглашении о том, по какой из заявок испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Часть 2 п. 7 комментируемой статьи предписывает при применении положений подп. 1 - 3 данного пункта учитывать обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения, подача которого предусмотрена положениями ст. 1513 комментируемого параграфа. Данная часть введена Законом 2014 г. N 35-ФЗ в рамках совершенствования законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания.

В пункте 3 комментируемой статьи воспроизведены с отдельными изменениями положения п. 2 ст. 28 Закона 1992 г. о товарных знаках об основаниях и порядке оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в России. Предоставление такой правовой охраны может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак. Условием признания предоставления такой правовой охраны недействительным являются обстоятельства предоставления такой правовой охраны с нарушением требований п. 1 ст. 1508 комментируемого параграфа, т.е. признаков, при наличии которых товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение были признаны общеизвестным в России товарным знаком.

Пункт 4 комментируемой статьи указывает на возможность оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны на территории РФ товарному знаку, зарегистрированному в соответствии с международными договорами РФ. В рамках такой регламентации установлено лишь то, что при этом учитываются те же основания, которые предусмотрены в п. 2 данной статьи для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны в соответствии с комментируемым параграфом. Данный пункт введен Законом 2014 г. N 35-ФЗ в рамках совершенствования законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания. О соответствующих международных договорах РФ см. комментарий к ст. 1479.

Статья 1513. Порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку

Комментарий к статье 1513

В комментируемой статье определен порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Как говорилось в комментарии к предыдущей статье, ранее такое регулирование содержалось в соответствующих положениях ст. 28 Закона 1992 г. о товарных знаках (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ).

Пункт 1 комментируемой статьи указывает на возможность оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям и в сроки, которые установлены ст. 1512 комментируемого параграфа, а также определяет способ такого оспаривания - путем подачи возражения против предоставления правовой охраны в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в Роспатент. Законом 2014 г. N 35-ФЗ из данного пункта исключено указание на возможность подачи возражения в палату по патентным спорам (положения п. 3 ст. 28 Закона 1992 г. о товарных знаках также предусматривали подачу возражений в палату по патентным спорам или Роспатент).

Возможность установления случаев осуществления защиты интеллектуальных прав в отношениях, связанных с государственной регистрацией товарных знаков и знаков обслуживания, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, с оспариванием предоставления этим средствам индивидуализации и средствам правовой охраны или с ее прекращением, в административном порядке предусмотрена общими положениями п. 2 ст. 1248 комментируемой части. Соответственно, в остальном, что не урегулировано комментируемой статьей, необходимо обращаться к правилам рассмотрения и разрешения споров, которые на основании п. 3 указанной ст. 1248 устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности, в частности к Правилам подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утв. Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56 (см. комментарий к ст. 1248).

Положения п. п. 2 и 3 комментируемой статьи определяют порядок обращения с возражениями против предоставления правовой охраны товарному знаку:

возражения по основаниям, предусмотренным положениями подп. 1 - 4, 6, 7 п. 2 и п. 3 ст. 1512 комментируемого параграфа, т.е. по всем основаниям, за исключением основания, предусмотренного подп. 5 п. 2 указанной статьи, в соответствии с п. 2 комментируемой статьи могут быть поданы заинтересованным лицом. Законом 2014 г. N 35-ФЗ из п. 2 комментируемой статьи исключено указание на то, что возражения подаются в палату по патентным спорам;

возражение по основанию, предусмотренному подп. 5 п. 2 ст. 1512 комментируемого параграфа, т.е. в случае, когда правовая охрана была предоставлена товарному знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств - участников Парижской конвенции, с нарушением требований данной Конвенции, согласно п. 3 комментируемой статьи может быть подано заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции. Законом 2014 г. N 35-ФЗ из п. 3 комментируемой статьи также исключено указание на то, что возражения подаются в палату по патентным спорам. Этим же Законом признана утратившей силу часть 2 данного пункта, устанавливавшая, что возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подп. 6 п. 2 ст. 1512 комментируемого параграфа, подается заинтересованным лицом в Роспатент (это правило следует из новой редакции п. 1 комментируемой статьи).

Как следует из Постановления Президиума ВАС России от 3 апреля 2012 г. N 16133/11 по делу N А40-4717/11-67-39 <1>, норма п. 2 комментируемой статьи не конкретизирует понятие "заинтересованное лицо" и не содержит ограничений по видам заинтересованности, в связи с чем заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения.

--------------------------------

<1> ВВАС РФ. 2012. N 8.

Пункт 4 комментируемой статьи распространяет на порядок вступления в силу решений Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку или об отказе в таком признании правила ст. 1248 комментируемой части. Это означает, что в соответствии с п. 2 указанной ст. 1248 такие решения Роспатента вступают в силу со дня принятия.

В пункте 4 комментируемой статьи в соответствии с той же общей нормой п. 2 ст. 1248 комментируемой части предусмотрено, что указанные решения Роспатента могут быть оспорены в суде. При рассмотрении таких дел в п. 52 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29 судам предписано учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.

Согласно разъяснениям, данным в п. 53 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29:

если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента судом общей юрисдикции установлено, что данный ненормативный правовой акт нарушает права и свободы гражданина или создает препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, то суд согласно ч. 1 ст. 258 ГПК РФ принимает решение об обязанности соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод;

если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно ч. 2 ст. 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании п. 3 ч. 4 ст. 201 данного Кодекса указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя;

в рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда;

если при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку установлено наличие основания для такого признания, то суд с учетом конкретных фактических обстоятельств вправе также обязать Роспатент аннулировать регистрацию товарного знака.

Положения п. п. 5 и 6 комментируемой статьи определяют последствия признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным. Закон 1992 г. о товарных знаках таких положений не содержал, соответственно речь идет о нововведениях комментируемой части.

В зависимости от того, признано предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично, в п. 5 комментируемой статьи установлено, что: при признании полностью недействительным предоставления правовой охраны аннулируются свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков (ч. 1); при признании частично недействительным предоставления правовой охраны выдается новое свидетельство на товарный знак и вносятся соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков (ч. 2).

Как разъяснено в п. 54 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29, решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку влечет аннулирование товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака; следовательно, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован товарный знак, действия иных лиц по использованию товарного знака, предоставление правовой охраны которому впоследствии признано недействительным; при этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признано предоставление правовой охраны товарному знаку, правовая охрана которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращена; также судам надлежит исходить из того, что после признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку сделки, заключенные на основе свидетельства о товарном знаке в период его действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

Пункт 6 комментируемой статьи определяет последствия принятия решения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку для тех лицензионных договоров, которые заключены до принятия этого решения: такие договоры сохраняют свое действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения. Данные положения аналогичны положениям ч. 2 п. 4 ст. 1398 комментируемой части, предусматривающим последствия для лицензионных договоров, заключенных на основе патента, признанного впоследствии недействительным. Соответственно, в п. 55 Постановления Пленума ВС России и Пленума ВАС России 2009 г. N 5/29 прямо указано, что при применении п. 6 комментируемой статьи необходимо учитывать следующие разъяснения, данные в отношении указанной части 2 п. 4 ст. 1398 комментируемой части: в удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано; не подлежит удовлетворению требование лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.

Статья 1514. Прекращение правовой охраны товарного знака

Комментарий к статье 1514

Комментируемая статья определяет основания и порядок прекращения правовой охраны товарного знака. Ранее соответствующее регулирование содержалось в ст. 29 Закона 1992 г. о товарных знаках.

Пункт 1 комментируемой статьи определяет исчерпывающий перечень оснований прекращения правовой охраны товарного знака. Подобный перечень устанавливался в п. 1 ст. 29 Закона 1992 г. о товарных знаках. Так, в данном пункте (здесь и далее в ред. Федерального закона от 11 декабря 2002 г. N 166-ФЗ) указывалось, что правовая охрана товарного знака прекращается:

в связи с истечением срока действия регистрации товарного знака;

на основании вступившего в законную силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными качественными или иными едиными характеристиками, в соответствии с п. 3 ст. 21 данного Закона;

на основании принятого в установленном порядке решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в соответствии с п. 3 ст. 22 данного Закона;

на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. Роспатента, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае ликвидации юридического лица - правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности физического лица - правообладателя;

в случае отказа от нее правообладателя;

на основании решения, принятого по поданному в палату по патентным спорам заявлению любого лица о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В отношении последнего из приведенных оснований в Постановлении Президиума ВАС России от 6 июля 2004 г. N 2606/04 по делу N А40-10111/03-17-151 <1> выражена следующая правовая позиция:

--------------------------------

<1> ВВАС РФ. 2004. N 11.

анализ указанной нормы Закона позволяет сделать вывод, что только при одновременном наличии названных в ней оснований может быть принято решение о лишении правообладателя права на товарный знак. При этом бремя доказывания существования этих оснований лежит на лице, которое ставит такой вопрос перед компетентным органом;

одним основанием является превращение товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, что предполагает тщательную оценку действий владельца товарного знака по его использованию (кто использует, в каком объеме, в каком виде, как долго). Следует учесть, что такое превращение может иметь место как при активном использовании товарного знака самим правообладателем, так и при бездействии правообладателя. В результате использование товарного знака третьими лицами приобретает неконтролируемый и всеобщий характер и, как следствие, товарный знак теряет свою различительную способность;

кроме того, обозначение, используемое в товарном знаке, должно войти во всеобщее употребление. Требование всеобщности предполагает, что обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или специалистов в данной конкретной области. При этом общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара;

наконец, товарный знак должен стать видовым понятием товара, не отделенным от него.

Законом 2014 г. N 35-ФЗ подп. 4 п. 1 комментируемой статьи изложен полностью в новой редакции. В прежней (первоначальной) редакции данного подпункта устанавливалось, что правовая охрана товарного знака прекращается на основании решения Роспатента о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица - правообладателя или прекращения предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя - правообладателя. Соответственно в новой редакции данного подпункта прямо указано, что указанное решение Роспатента может быть принято на основании заявления любого лица. Кроме того, уточнено, что речь идет о регистрации прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя, а не о прекращении такой деятельности.

В условиях действия Закона 1992 г. о товарных знаках Приказом Роспатента от 3 марта 2003 г. N 28 утверждены Правила принятия решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак или прекращении предпринимательской деятельности физического лица - обладателя исключительного права на товарный знак <1>, которые действуют и в настоящее время, но в части, не противоречащей комментируемой части.

--------------------------------

<1> РГ. 2003. 3 апреля. N 63.

В пункте 2 комментируемой статьи предусмотрены основания прекращения правовой охраны общеизвестного товарного знака. Это, во-первых, те же основания, которые предусмотрены в подп. 3 - 6 п. 1 данной статьи для прекращения правовой охраны товарного знака, и, во-вторых, принятие Роспатентом решения о прекращении правовой охраны в случае утраты общеизвестным товарным знаком признаков, установленных ч. 1 п. 1 ст. 1508 комментируемого параграфа, т.е. признаков, при наличии которых товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение были признаны общеизвестным в России товарным знаком. Такие положения содержались в п. 2 ст. 29 Закона 1992 г. о товарных знаках, но в них говорилось о принятии соответствующего решения палатой по патентным спорам, а не Роспатентом.

Пункт 3 комментируемой статьи для случаев перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (такие случаи предусмотрены положениями ст. 1241 комментируемого параграфа, к которым и сделана отсылка) предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака по решению суда по иску заинтересованного лица. В качестве основания для вынесения такого решения суда предусмотрено установление обстоятельств того, что такой переход вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Положения, которые вошли в п. 3 комментируемой статьи, в Законе 1992 г. о товарных знаках не содержались, соответственно, речь идет о нововведениях комментируемой части.

В пункте 4 комментируемой статьи определено последствие прекращения правовой охраны товарного знака - это прекращение исключительного права на соответствующий товарный знак. Данное положение, которое не содержалось в Законе 1992 г. о товарных знаках, закреплено в соответствии с нормой п. 1 ст. 1484 комментируемого параграфа, устанавливающей, что исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю). Положение п. 4 комментируемой статьи продублировано в п. 4 ст. 1486 комментируемого параграфа для случая прекращения правовой охраны товарного знака в случае его неиспользования.

Пункт 5 комментируемой статьи распространяет правила данной статьи об основаниях и порядке прекращения правовой охраны товарного знака на правовую охрану на территории РФ товарного знака, зарегистрированного в соответствии с международными договорами РФ. Данный пункт введен Законом 2014 г. N 35-ФЗ в рамках совершенствования законодательства о товарных знаках и знаках обслуживания. О соответствующих международных договорах РФ см. комментарий к ст. 1479.