Решение от 27072016 по делу А43 33252 2015

Таким образом, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений, а именно: товарных знаков №1111352, №1111353, №115226, №111354, №1111340, правообладателем исключительного права на которые является истец, и указанных на спорном товаре, приобретенном у ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 41 Приказа Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 «Об утверждении Правил составления подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемых к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрации коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Согласно пункту 43 указанных Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пунктам 5.2.1, 5.2.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, при определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

При визуальном сравнении товарных знаков №1111352, №1111353, №115226, №111354, исключительные права на которые принадлежат истцу, с реализованным ответчиком товаром, судом установлено их визуальное сходство: тождественность графического изображения, внешняя форма, сочетания цветов и тонов, расположение отдельных частей изображений совпадает.

Вместе с тем, при сравнении товарного знака №1111340, исключительные права на который принадлежат истцу, с реализованным ответчиком товаром, судом установлено следующее.

При сопоставлении изображенного на спорном товаре рыжего кота с графическим изображением товарного знака № 1111340 степень смешения изображений по охраняемым элементам не очевидна (различная форма изображения «головы» персонажа: на охраняемом изображении близка к треугольной, худощавая, на спорном товаре – округлая, овальная, пухлая, с ярко выраженными выступающими щеками; различное соотношение размера «головы» и «туловища»: на охраняемом изображении просматривается «шея», на спорном товаре – «шея» не видна; различная форма и расположение на «голове» элементов органов чувств - «ушей» и «глаз»: изображенные на игрушке «уши» и «глаза» не похожи ни по форме, ни по пропорциям с характерными «ушами» и «глазами» образа, изображенного на товарном знаке; на спорном товаре более широкая «улыбка», чем на товарном знаке; различная цветовая гамма: на охраняемом изображении цвета темно-рыжие с ярко выраженными полосками коричневого цвета, на спорном товаре - светло-рыжий цвет без ярко выраженных полосок).

На основании вышеизложенного, сходство нанесенного на игрушке изображения до степени смешения с товарным знаком не установлено, при визуальном восприятии вышеуказанные образцы хорошо различимы и не похожи друг на друга.

В соответствии со свидетельством о регистрации (№ R-092/14 от 01.09.2014) агентство по охране авторских прав Словении в г. Любляна, в соответствии со статей 174 (3) Закона об авторском праве и смежных правах, подтвердило и удостоверило, что следующее произведение было предоставлено на регистрацию и занесено в реестр охраняемых произведений:

1. Произведение, охраняемое авторским правом: «Говорящий том» - Фигурка кота;

2. Автор: авторский коллектив;

3. Обладатель экономических прав: «Аут Фит 7 Лимитед»;

4. Дата регистрации и регистрационный номер: 01.09.2014 № R-092/14;

5. Произведение предоставлено в архивных целях в следующей форме и объеме: Компьютерные иллюстрации, фотографии игрушек и фигурок «Говорящий Том», 46 страниц.

К числу объектов авторского права норма пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации относит произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в частности литературные произведения, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства.

Согласно пункту 3 той же статьи, авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

В силу пункта 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 этой статьи.

Поскольку согласно пункту 3 названной статьи охране подлежат произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, то под персонажем следует понимать часть произведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме (формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме и др.

С учетом положений пункта 1 статьи 1263 и пункта 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, содержащихся в пункте 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других действующих героев обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия.

Охрана авторским правом персонажа произведения предполагает, в частности, что только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать персонаж любым способом, в том числе путем переработки (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации ).

Из пункта 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2006 № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» и пункта 29 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление Пленума № 5/29) следует, что поскольку принадлежность части произведения, названия произведения и персонажа произведения к объектам авторского права обусловлена тем, что они по своему характеру являются самостоятельным результатом творческого труда, повлекшим возможность их использования независимо от самого произведения в целом, в каждом конкретном случае следует устанавливать наличие у таких объектов признаков, позволяющих сделать такой вывод. В связи с этим признание отдельных действующих героев мультипликационного сериала персонажами в смысле положений пункта 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации может повлечь нарушение авторского права на часть этого произведения как объекта охраняемых авторских прав и взыскание данной компенсации за каждый факт такого нарушения. С учетом положений пункта 1 статьи 1263, пункта 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также разъяснений, содержащихся в пункте 29 постановления Пленума № 5/29, персонажем аудиовизуального произведения как самостоятельным результатом творческого труда автора могут являться созданные и зафиксированные в аудиовизуальном ряде мультфильмов динамические рисованные (кукольные) образы главных героев, в отличие от других действующих героев обладающие такой совокупностью признаков, которые делают их оригинальными, узнаваемыми и отличительными от других героев в силу их внешнего вида, движений, голоса, мимики и иных других признаков, предназначенных для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия. При этом истец, обращающийся в суд за защитой прав на персонаж как на часть произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности (пункт 9 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015).

На основании изложенного суд приходит к выводу, что персонаж «Talking Tom» является самостоятельным результатом творческого труда.

Из представленных доказательств следует, что истцу принадлежат исключительные права на товарные знаки 1111352, №1111353, №115226, №111354, а также на персонаж «Talking Tom».

Доказательств представления ответчику права на введение в гражданский оборот указанного товара, в установленном порядке (наличие лицензионного соглашения и т.п.), в материалы дела не представлено.

Сам экземпляр товара не содержит в себе сведений о производителе, информации о правообладателе, лицензиате и номере лицензии.

Довод ответчика о том, что ему не было известно о наличии у товара признаков контрафактности, судом отклоняется в силу следующего

Как разъяснено в пункте 7 Информационного письма № 122 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» от 13.12.2007 действия лица по распространению контрафактных экземпляров произведения образуют самостоятельное нарушение исключительных прав.

Ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность при производстве купли-продажи товаров, которые в силу своей специфики потребления и назначения, могут содержать результаты интеллектуальной деятельности, не проявил необходимую степень заботливости и осмотрительности, какая требовалась исходя из условий оборота, не предпринял какие-либо мер для целей выявления правообладателей исключительных прав на изображения спорного персонажа.

Довод ответчика о злоупотреблении правом со стороны истца отклоняется, поскольку суд не усматривает обстоятельств, предусмотренных статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Остальные доводы, изложенные в отзывах на иск, судом отклоняются как противоречащие представленным в материалы доказательствам и основанные на неверном толковании норм права.

В силу пункта 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных этим кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Согласно пункту 4 этой же статьи, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Истец определил компенсацию из расчета по 10 000 руб. 00 коп. за каждый товарный знак и персонаж «Talking Tom», исходя из минимально установленной Гражданским кодексом Российской Федерации суммы - 10 000 руб. 00 коп., а всего 60 000 руб. 00 коп.

Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5, Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзацем вторым статьи 1311 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поскольку истец определил размер компенсации исходя из минимального размера, установленного законом, 10 000 руб. 00 коп. за каждое нарушение, оснований для снижения компенсации у суда не имеется.

На основании вышеизложенного, требования истца о взыскании 50 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки №1111352, №1111353, №1150226, №1111354 и компенсации за нарушение исключительных авторских прав на персонаж «Talking Tom» являются обоснованными, правомерными и подлежат удовлетворению.

Во взыскании 10 000 руб. 00 коп. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак №1111340 истцу следует отказать, поскольку судом не установлено сходство нанесенного на игрушке изображения до степени смешения с товарным знаком, правообладателем которого является истец.

При распределении судебных расходов суд исходил из следующего.

Согласно статье 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Расходы по государственной пошлине в порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям, с учетом разъяснений содержащихся в пункте 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 №46 «О применении законодательства о государственной пошлины при рассмотрении дел в арбитражных судах»: на ответчика – 2 000 руб. 00 коп., из которых 1 600 руб. 00 коп. подлежит взысканию в пользу истца, 400 руб. 00 коп. подлежит взысканию в доход федерального бюджета, в остальной сумме на истца.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика 20 000 руб. 00 коп. расходов, связанных с проведением экспертизы. Данное требование судом отклоняется по следующим основаниям.

В качестве доказательства расходов, связанных с проведением экспертизы в сумме 20 000 руб. 00 коп. истец представил договор поручения №8 от 01.10.2015 на проведение исследований на предмет обладания товара технических признаков контрафактности, заключенный Outfit7 Limited в лице ООО «Медиа–НН» г. Нижний Новгород, с экспертом Маланичевым В.А., акт приема-передачи №47 от 12.11.2015, исследования №А-1780-2015 от 12.11.2015 и №1780-2015 от 12.11.2015, а также расходный кассовый ордер №51 от 12.11.2015, подтверждающий оплату услуг эксперта в размере 20 000 руб. 00 коп.

Вместе с тем, суд не усматривает целесообразности проведения вышеуказанного исследования и отказывает во взыскании предъявляемых расходов, связанных с проведением экспертизы, так как заключение составлено по вопросам, установление которых в силу процессуального законодательства отнесено к компетенции суда. Данное заключение в качестве доказательства судом не использовалось.

Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности»).

Поскольку услуги эксперта, привлеченного обществом для определения наличия признаков контрафактности у приобретенного 04.08.2015 у ИП Гнездиной О.А. товара, оказаны на досудебной стадии, расходы по их оплате к категории судебных расходов не относятся и возмещению в рамках настоящего дела не подлежат.

Урегулирование спорных правовых вопросов, возникающих в ходе осуществления предпринимательской деятельности, следует рассматривать как элемент обычной хозяйственной деятельности независимо от того, осуществляется оно силами работников самой организации или с привлечением третьих лиц, специализирующихся в определенной области.

На основании вышеизложенного во взыскании 20 000 руб. 00 коп. расходов на проведение экспертного исследования истцу следует отказать.

Кроме этого, истец просит отнести на ответчика судебные издержки, состоящие из 37 руб. 00 коп. почтовых расходов и 390 руб. 00 коп. стоимости вещественного доказательства.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса российской Федерации, к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

Пунктом 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Факт несения почтовых расходов в сумме 37 руб. 00 коп. подтверждается квитанцией ФГУП «Почта России» от 13.11.2015 №11821.

В качестве доказательства несения расходов на приобретение спорного товара в размере 390 руб. 00 коп. истец представил товарный чек от 04.08.2015 на сумму 390 руб. 00 коп. и видеозапись закупки, в соответствии с которыми истец приобрел спорный товар в торговой точке ответчика.

Поскольку судебные издержки в сумме 37 руб. 00 коп. и 390 руб. 00 коп. являлись необходимыми для участия в процессе истца и документально подтверждены, то данные расходы являются обоснованными.

Вместе с тем, учитывая, что исковые требования удовлетворены частично в силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные издержки относятся на стороны пропорционально удовлетворенным исковым требованиям и подлежат взысканию с ответчика в пользу истца в сумме 30 руб. 83 коп. почтовых расходов и 358 руб. 33 коп. стоимости вещественного доказательства, в оставшейся сумме указанные расходы относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 171, 176, 180, 181, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Гнездиной Ольги Александровны (ОГРНИП 309526120200019, ИНН 526102172327), г. Нижний Новгород, в пользу компании «Аутфит 7 ЛТД» (OUTFIT7 LTD) (№7895168), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 50 000 руб. 00 коп. компенсации; а также 1 600 руб. 00 коп. расходов на оплату государственной пошлины, 30 руб. 83 коп. почтовых расходов и 358 руб. 33 коп. стоимости вещественного доказательства.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Гнездиной Ольги Александровны (ОГРНИП 309526120200019, ИНН 526102172327), г. Нижний Новгород, в доход федерального бюджета 400 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Во взыскании остальной суммы компенсации и 20 000 руб. 00 коп. расходов на проведение экспертного исследования истцу отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции, если оно не будет отменено или изменено таким постановлением.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с даты принятия решения. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы; если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья С.А. Курашкина