Защита и коммерциализация интеллектуальной собственности

Таким образом, сторонами лицензионного соглашения выступают лицензиар – обладатель прав на ОИС и лицензиар - пользователь.

Лицензионный договор предполагается возмездным, если иное не предусмотрено этим договором.

4.3.2 Виды лицензионного договора

Лицензионный договор может предусматривать предоставление

лицензиату:

1)права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи лицензии другим лицам (простая, неисключительная лицензия);

2)права использования объекта интеллектуальной собственности с сохранением за лицензиаром права его использования в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия);

3)других видов лицензий, допускаемых законодательными актами.

Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Согласно законодательству патентообладатель может подать в патентный орган для официального опубликования заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца на условиях простой, неисключительной лицензии (открытая лицензия).

Лицо, желающее использовать указанные изобретение, полезную модель,

промышленный образец, вправе требовать от патентообладателя заключения с ним лицензионного договора на условиях, соответствующих указанным в заявлении об открытой лицензии.

При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения в течение пяти лет, а полезной модели,

промышленного образца в течение трех лет с даты публикации сведений о патенте любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованные

изобретение, полезную модель, промышленный образец, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора может обратиться в суд с заявлением о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Если патентообладатель не докажет, что неиспользование или недостаточное использование изобретения, полезной модели, промышленного образца обусловлено уважительными причинами, суд предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размеров, сроков и порядка платежей.

Договор о предоставлении лицензиатом права использования объекта интеллектуальной собственности другому лицу в пределах, определяемых лицензионным договором, признается сублицензионным договором. Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.

Разновидностью лицензионного соглашения выступает авторский договор.

Согласно ст. 45 Закона «Об авторском праве и смежных правах» авторским договором является лицензионный договор, в котором в качестве лицензиара выступает автор произведения.

Вавторском договоре должны быть предусмотрены конкретные способы использования произведения. В случае, если авторский договор является возмездным, в нем должны предусматриваться размер авторского вознаграждения или порядок определения размера авторского вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты.

Вавторском договоре могут отсутствовать условия о сроке его действия и о территории, на которой допускается использование произведения.

При отсутствии в авторском договоре условия о сроке его действия авторский договор может быть расторгнут автором по истечении трех лет с даты его заключения, если лицензиат будет письменно уведомлен об этом не менее чем за три месяца до расторжения договора.

При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которой допускается использование произведения, действие договора ограничивается территорией Республики Беларусь.

Если в авторском договоре о воспроизведении произведения авторское вознаграждение определяется в виде фиксированной суммы, то в договоре должно быть установлено максимальное количество воспроизводимых экземпляров произведения.

Если авторским договором предусмотрено право лицензиата на заключение сублицензионного договора, то в авторском договоре указывается доля от вознаграждения, получаемого лицензиатом от сублицензиата, которую лицензиат должен выплачивать автору. При этом вознаграждение, получаемое автором за использование произведения сублицензиатом, не может быть меньше вознаграждения, которое должен выплачивать сам лицензиат за соответствующий способ использования произведения в соответствии с условиями авторского договора, если иное прямо не предусмотрено авторским договором.

4.3.3 Форма лицензионного договора

Согласно ст. 44 Закона «Об авторском праве и смежных правах» лицензионный договор, заключенный в отношении объекта авторского права или смежных прав должен быть заключен в письменной форме, если иное не предусмотрено законом.

Авторский договор об использовании произведения в периодической печати может быть заключен в устной форме.

Заключение лицензионного договора о предоставлении права использования компьютерной программы или базы данных допускается путем заключения каждым лицензиатом с соответствующим лицензиаром договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре компьютерной программы или базы данных либо на упаковке каждого экземпляра или приложены к каждому экземпляру.

В Государственном реестре лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь подлежат регистрации лицензионные договоры о предоставлении права использования следующих объектов права промышленной собственности, охраняемых в Республике Беларусь:

изобретений; полезных моделей; промышленных образцов; сортов растений;

топологий интегральных микросхем; товарных знаков и знаков обслуживания.

4.3.4 Формы выплаты вознаграждения по лицензионному договору

Согласно Методическим рекомендациям по оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности (утвержденным приказом Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 06.01.2011 № 3) лицензионное вознаграждение – вознаграждение за предоставление права на использование ОИС.

Лицензионное вознаграждение может устанавливаться в форме:

роялти

паушальных платежей и в неденежной форме

комбинации указанных форм вознаграждения.

Роялти – форма лицензионного вознаграждения, выплачиваемого в виде периодических (текущих) отчислений. Роялти могут устанавливаться в виде процента от цены произведенной (реализованной) продукции по лицензии или твердо установленного (фиксированного) сбора с единицы произведенной

(реализованной) по лицензии продукции или иной базы исчисления.

Паушальный платеж – форма лицензионного вознаграждения,

выплачиваемого в виде фиксированного платежа (единовременного или в рассрочку) вне зависимости от результатов освоения лицензии, объемов производства или реализации продукции по лицензии.

Согласно Методическим рекомендациям по оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности определение размера ежегодного лицензионного платежа определяется по формуле:

В качестве базы роялти могут выступать стоимостные и натуральные

показатели.

К стоимостным показателям относятся:

–выручка от реализации продукции по лицензии (валовой доход);

–затраты на производство продукции по лицензии (себестоимость произведенной продукции);

–чистый доход лицензиата от производства и реализации продукции по лицензии;

–дополнительный доход лицензиата от использования объекта лицензии;

–другие.

К натуральным показателям относятся:

–объем реализованной продукции по лицензии (количество единиц);

–объем произведенной продукции по лицензии (количество единиц);

–ассортимент произведенной продукции по лицензии (количество наименований продукции);

–другие.

Ставка роялти может устанавливаться в виде:

–процента к базе роялти (при использовании в качестве базы роялти стоимостных показателей);

–фиксированного сбора с базы роялти (отчисления с единицы измерения) (при использовании в качестве базы роялти натуральных показателей).

Определение размера ставки роялти может осуществляться:

– методом предельного роялти (дополнительной прибыли лицензиата);

–методом доли лицензиара в валовом доходе лицензиата;

–методом сравнительного анализа продаж;

–методом стандартных ставок роялти;

–другими методами.

Расчет ставки роялти методом предельного роялти включает:

–расчет дополнительного чистого дохода лицензиата и предельной ставки роялти;

–учет возможных отклонений дополнительного чистого дохода и предельной ставки роялти от расчетной;

–расчет доли лицензиара в дополнительном чистом доходе лицензиата и определение расчетной ставки роялти.

Расчет ставки роялти методом доли лицензиара в валовом доходе

лицензиата осуществляется при наличии исходных данных о валовом доходе лицензиата в расчете на единицу реализованной продукции по лицензии в случаях, когда невозможно с достаточной степенью достоверности определить дополнительный чистый доход лицензиата, а также когда экономический эффект от использования объекта лицензии связан не с получением дополнительного дохода, а с иными экономическими выгодами (расширением доли рынка,

освоением новых рынков, нового вида производства и так далее).

Расчет ставки роялти методом сравнительного анализа продаж

производится на основе анализа отечественной и зарубежной практики заключения лицензионных договоров с последующей корректировкой на условия совершения сделок и особенности объектов лицензии.

Размер ставки роялти может устанавливаться эмпирически на базе стандартных ставок роялти согласно приложению 6 к Методическим рекомендациям по оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности и корректироваться с учетом конкретных характеристик объекта лицензии и условий его использования.

Основными факторами, влияющими на размер расчетных ставок роялти и размер корректировок стандартных ставок роялти, в зависимости от объекта лицензии являются:

–объем предоставляемых лицензиату прав (исключительная лицензия предполагает более высокую ставку роялти по отношению к неисключительной);

–вид правовой охраны (ставка роялти по патентной лицензии превышает ставку по беспатентной для ОПС);

–территория, на которой лицензиату предоставлено право на использование ОИС (прямая зависимость между размером территории и величиной ставки роялти);

–степень технологического освоения и коммерциализации объекта лицензии (чем выше степень разработки объекта лицензии, тем выше ставка роялти);

–размер капиталовложений, необходимых для организации выпуска продукции по лицензии (наименьшие затраты повышают размер ставки роялти);

–объем передаваемой технической документации для обеспечения организации производства продукции по лицензии (передача полного объема документации повышает ставку роялти);

–зависимость лицензиата от лицензиара (в поставках необходимого сырья,

материалов, узлов или деталей для организации производства продукции по

лицензии) (чем выше степень зависимости, тем выше ставка роялти);

–условия взаимообмена техническими усовершенствованиями,

созданными в ходе выполнения лицензионного договора;

–объем технической помощи, оказываемой лицензиаром лицензиату в организации производства продукции по лицензии;

–наличие предложений конкурентов о передаче технических решений,

сопоставимых по экономической эффективности с техническим решением,

передаваемым по лицензионному договору (уникальность передаваемого ОИС

повышает ставку роялти);

–вид платежа за передачу права на использование ОИС;

–условие лицензионного договора о судебных издержках по возможным искам третьих лиц о нарушении их прав;

–наличие обременений и ограничений по использованию имущественных прав на ОИС;

–предполагаемые расходы лицензиата на собственные альтернативные НИОКР в целях разработки аналогичного ОИС (высокий уровень альтернативных издержек повышает ставку роялти);

–репутация лицензиара (использование ОИС зарекомендовавшего себя на рынке лицензиара повышает ставку роялти);

–предполагаемый объем производства и реализации продукции по лицензии (повышение объема предполагает снижение ставки роялти);

–доля объекта лицензии в создании дохода лицензиата (чем выше доля дохода, приходящаяся на ОИС, тем выше ставка роялти);

–время создания произведения;

–авторское решение (оригинальность (новизна) авторского решения повышает ставку роялти);

–конструкционное воплощение;

–престижность (прямая зависимость между престижем и величиной ставки роялти);

–другие факторы.

Итоговая ставка роялти определяется на основе полученных различными

методами ставок роялти по соглашению сторон лицензионного договора.

4.4. Договор о создании и использовании объекта авторского права или

смежных прав

Согласно ст. 46 Закона «Об авторском праве и смежных правах» автор

(исполнитель) может принять на себя по договору обязательство создать в будущем произведение (исполнение) и предоставить заказчику, не являющемуся его нанимателем, право использовать это произведение (исполнение).

Договор должен определять характер подлежащего созданию произведения

(исполнения), а также цели либо способы его использования.

Произведение (исполнение), создание которого предусмотрено договором,

должно быть передано заказчику в срок, предусмотренный договором.

Если автор (исполнитель) не представит заказчику созданное произведение

(исполнение) в срок, предусмотренный договором, он обязан возместить

причиненный заказчику реальный ущерб, если не докажет, что нарушение срока произошло не по его вине.

Материальный объект, в котором воплощено произведение (исполнение),

передается заказчику в собственность, если иное не предусмотрено договором.

Договор должен содержать условие о размере вознаграждения за создание произведения (исполнения) или о порядке его определения, а также условие о порядке его выплаты.

Договор может предусматривать обязательство заказчика выплатить автору

(исполнителю) аванс в счет предусмотренного договором вознаграждения за создание произведения (исполнения).

Договор может содержать условие о размере вознаграждения за использование произведения (исполнения) или о порядке его определения либо о безвозмездном использовании произведения (исполнения).

Условия договора, ограничивающие автора (исполнителя) в создании в будущем произведения (исполнения) определенного рода либо в определенной области, признаются недействительными.

Договор, обязывающий автора (исполнителя) предоставлять заказчику исключительные права на любые произведения (исполнения), которые он создаст в будущем, ничтожен.

Договор о создании и использовании объекта авторского права или смежных прав заключается в письменной форме.

4.5. Договор уступки прав на ОИС

Согласно ст. 43 Закона «Об авторском праве и смежных правах» по договору уступки исключительного права одна сторона (правообладатель) отчуждает исключительное право на объект авторского права или смежных прав в полном объеме другой стороне на весь срок действия авторского права (смежных прав).

Если договором уступки исключительного права не предусмотрено иное,

исключительное право на объект авторского права или смежных прав переходит от правообладателя к другой стороне (новому правообладателю) с момента заключения договора.

Договор уступки исключительного права должен содержать условие о размере вознаграждения или о порядке его определения либо прямое указание на безвозмездность.

Договор уступки исключительного права заключается в письменной форме.

В Государственном реестре лицензионных договоров, договоров уступки и договоров залога прав на объекты интеллектуальной собственности Республики Беларусь подлежат регистрации договоры уступки прав на охраняемые в Республике Беларусь объекты права промышленной собственности:

изобретения; полезные модели; промышленные образцы; сорта растений;

топологии интегральных микросхем; товарные знаки и знаки обслуживания.

Не подлежат передачи по договору уступки исключительные права на:

нераскрытую информацию

географическое указание

фирменное наименование.

4.6. Договор комплексной предпринимательской лицензии

(франчайзинга)

4.6.1 Понятие, стороны, вознаграждение по договору франчайзинга

Договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)

регламентируется гл. 53 ГК.

Согласно ГК по договору комплексной предпринимательской лицензии

(франчайзинга) (далее – договор франчайзинга) одна сторона (правообладатель)

обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на определенный в договоре франчайзинга срок либо без указания срока

лицензионный комплекс, включающий право использования фирменного наименования правообладателя, других объектов интеллектуальной собственности, предусмотренных договором франчайзинга, а также нераскрытой информации в предпринимательской деятельности пользователя.

Договор франчайзинга предусматривает использование лицензионного комплекса, в определенном объеме (с установлением минимального и (или)