Арбитраж 22-23 учебный год / Арбитражная практика № 10, октябрь 2016

Подходы европейских судов к вопросу взыскания компенсации за нарушение исключительных прав*

В середине июля Суд по интеллектуальным правам рассмотрел спор о возмещении убытков, понесенных продавцом контрафактного товара, со стороны производителя такого товара (дело № А41-57417/2014). В настоящее время возможность такого возмещения прямо предусмотрена п. 4 ст. 1250 ГК РФ (в ред. от 01.10.2014). Данная норма гласит, что в случае отсутствия вины у лица, привлеченного к ответственности за незаконное использование исключительных прав, оно

вправе предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков, включая суммы, выплаченные третьим лицам. Однако, как показывает практика, для успешного взыскания таких убытков в порядке регресса доказательств выплаты компенсации правообладателю недостаточно.

Продавец контрафакта имеет право на регрессные требования к изготовителю продукции

Общество осуществляло продажу товаров третьего лица (производителя) на основании дилерского договора. Правообладатель товарных знаков обнаружил на сайте общества предложение о продаже данных товаров. Он утверждал, что использование товарных знаков было неправомерным, и обратился в суд, требуя взыскать с продавца компенсацию в размере 5 млн руб. Суды признали наличие нарушения прав на товарные знаки, однако с учетом обстоятельств дела снизили размер заявленной компенсации до 2 млн руб. (определение ВС РФ от 12.01.2015 по делу № А19-15353/2013).

Общество решило возместить понесенные убытки в рамках регрессного иска к производителю контрафактных товаров.

В качестве одного из аргументов истец ссылался на то, что производитель в нарушение ст. 460 ГК РФ передал товар, обремененный правами третьего лица на товарный знак. В результате этого общество понесло убытки в размере более 2 млн руб.

Суд первой инстанции согласился с доводами истца и частично удовлетворил заявленные требования. Суд исходил из того, что вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ст. 1064 ГК РФ). При этом для возникновения регрессной ответственности, как это следует из смысла ст. 1081 ГК РФ, лицо, обратившееся с обратным требованием, исполняет обязательство за какое-либо лицо (причинителя вреда). Особенность регрессной ответственности заключается в том, что лицо, обратившееся с регрессным требованием, полностью погасило первоначальное обязательство, которое связывает должника по регрессному обязательству и первоначального кредитора.

В рассматриваемом деле суд счел доказанным наличие противоправных действий со стороны производителя товаров, а также причинно-следственной связи между его действиями и наступившими отрицательными последствиями в виде убытков. Примечательно, что дилерский

договор с производителем товаров суд признал достаточным основанием для регрессного возмещения уплаченной правообладателю компенсации.

Между тем суд снизил заявленную сумму убытков до 1,2 млн руб. Суд исходил из того, что правообладатель взыскал с общества компенсацию за нарушение прав на пять товарных знаков, тогда как в представленных документах фигурировала передача товара по трем товарным знакам.

Производитель и продавец контрафакта несут самостоятельную ответственность перед правообладателем

Ответчик не согласился с принятым судебным актом и оспорил его в апелляции. Он обосновал свою жалобу следующим.

Во-первых, производитель заявил, что не являлся участником дела по взысканию компенсации с общества. Следовательно, данный судебный акт не влечет для него никаких прав и обязанностей, в том числе по возмещению убытков, связанных с выплатой компенсации правообладателю.

Во-вторых, суд в решении не указал, по каким трем товарным знакам он взыскал убытки.

В-третьих, истец не представил доказательства, подтверждающие получение спорного товара именно у него. К тому же суд не установил наименование продукции, договора и отгрузочных документов, по которым поставлялась спорная продукция.

Суд признал такие доводы производителя обоснованными. Апелляция исходила из того, что спор о взыскании правообладателем компенсации не имеет преюдициального значения в рамках настоящего дела (несмотря на ходатайство общества о привлечении производителя к участию

вспоре, суд пришел к выводу, что необходимости в этом не имеется). Также апелляция сочла, что

вданном решении суд не устанавливал, что производителем спорных товаров является именно ответчик.

Соответственно, в настоящем споре обществу надлежало вновь доказать факт причинения убытков и их размер, вину ответчика, а также причинно-следственную связь между виновными действиями ответчика и возникновением убытков.

Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы апелляционной инстанции.

СИП исходил из того, что производство контрафактного товара с его вводом в гражданский оборот и последующая реализация контрафактной продукции представляют собой самостоятельные нарушения исключительных прав правообладателя. При этом производитель и продавец такой продукции несут ответственность перед правообладателем за допущенное именно каждым из них нарушение.

По мнению СИП, п. 4 ст. 1250 ГК РФ (возмещение убытков в порядке регресса при отсутствии вины нарушителя) в данном случае не применяется, поскольку он вступил в силу уже после возникновения спора. Кроме того, суд сослался на невозможность освобождения лица от гражданско-правовой ответственности даже при отсутствии вины в связи

с предпринимательским характером его деятельности (которая предполагает определенные риски и возможные негативные последствия).

В данном случае при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при сложившихся обстоятельствах, общество могло и должно было проверить закупаемую продукцию на предмет незаконного использования интеллектуальной собственности и принять меры по недопущению к реализации контрафактной продукции.

СИП пришел к выводу, что указанные обстоятельства исключают возможность предъявления обществом регрессного иска к производителю товара, признанного контрафактным. В рамках дела о взыскании правообладателем компенсации общество было привлечено к ответственности за действия, выразившиеся в предложении к продаже контрафактного товара, при наличии его вины в форме неосторожности.

СИП выделил критерии доказывания в рамках регрессных исков продавцов к производителям контрафакта

Суд по интеллектуальным правам, отказывая в удовлетворении кассационной жалобы общества, фактически сформулировал следующие критерии доказывания по спорам о регрессном взыскании компенсации с производителя товаров:

* Ранее регрессные иски в рамках споров о нарушении исключительных прав подавались на основании ст. 1081 ГК РФ (право регресса к лицу, причинившему вред). Однако четкие критерии применения ст. 1081 ГК РФ в этой сфере так и не были выработаны.

Регрессные иски к производителям контрафакта вправе предъявлять различные посредники в продвижении товара

Позиция Суда по интеллектуальным правам по рассмотренному делу прежде всего свидетельствует о том, что правом на подобный иск может воспользоваться лишь добросовестный продавец, проявивший должную степень осмотрительности при ведении предпринимательской деятельности и предпринявший все зависящие от него меры по недопущению к реализации контрафакта.

С учетом этого представляется, что для минимизации рисков продажи контрафактных товаров и возможности последующей компенсации возникших из-за этого убытков следует:

На стадии формирования коммерческих отношений:

—включать в договоры с производителями товаров положения о гарантиях и заверениях, подтверждающих, что поставляемые товары не нарушают исключительные права третьих лиц;

—обращаться к патентным поверенным за подготовкой так называемых отчетов о патентной чистоте товаров.

На судебной стадии:

—формировать доказательственную базу для взыскания ущерба, причиненного производителем контрафактного товара, уже на стадии рассмотрения спора о нарушении исключительных прав;

—предпринимать меры по привлечению в спор о нарушении исключительных прав производителя контрафактного товара в качестве третьего лица. Стоит отметить, что возможность подачи регрессного иска в сфере интеллектуальной собственности может использоваться не только продавцами товаров, признанных контрафактными.

Такая возможность предоставляется и иным посредникам, продвигающим товар (услугу), содержащий в себе любой из объектов интеллектуальной собственности (включая музыкальные и фотографические произведения, программное обеспечение, базы данных и иные объекты авторских и патентных прав, а также средства индивидуализации). К таким посредникам, в частности, могут относиться:

—дизайнерские агентства и типографии, действовавшие по заданию заказчика;

—распространители рекламы;

—производители упаковки товара;

—радио-, телеканалы при сообщении в эфир или по кабелю передач;

—комиссионеры и любые другие лица, отвечающие приведенным выше критериям.

Представляется, что изложенная позиция СИП установила достаточно прозрачный стандарт доказывания в делах о регрессных требованиях к производителям контрафактной продукции, что позволяет надеяться на формирование единообразной судебной практики по аналогичным делам.

В отношениях по защите интеллектуальных прав нет места для регресса (Комментарий редакции «АП»)

Регрессная ответственность применяется в случае переложения на ответственное лицо убытков, которые третье лицо понесло, исполнив обязательства за или по вине такого ответственного лица.

О. С. Иоффе выделял следующие характерные для регрессного обязательства признаки: а) оно производно от другого, основного обязательства; б) один или все его участники являются также субъектами основного обязательства; в) исполнение одним из них основного обязательства или даже самое его возникновение обусловливается действием или бездействием лиц, с которыми

вследствие этого и устанавливается регрессное обязательство1.

Между тем в сфере нарушения интеллектуальных прав реализация данного института вызывает ряд вопросов. Дело в том, что ГК РФ предусматривает целый ряд наказуемых деяний, которые нарушают права правообладателя на объекты интеллектуальных прав. Сюда относятся, например, изготовление, предложение к продаже, собственно продажа товаров, маркированных товарным знаком третьего лица. При этом каждое такое действие представляет собой отдельное нарушение, за которое предусмотрена ответственность. Следует отметить, что ответственность в виде взыскания компенсации взыскивается с лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, независимо от их вины (кроме случаев непреодолимой силы) (абз. 3 п. 3 ст. 1250 ГК РФ).

Таким образом, если производитель и продавец товара — это разные лица, то фактически каждый из них совершает отдельное правонарушение в отношении правообладателя. То есть продавец отвечает именно за свое нарушение, но никак не за нарушение производителя. Соответственно переложить данные убытки на производителя, ссылаясь на то, что продавец исполнил обязательство (выплатил компенсацию) за него, не получится. При наличии вины продавца в допущенном нарушении не удастся это сделать и в порядке регресса.

ЦИТАТА: «Лицо, к которому при отсутствии его вины применены предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 и пунктом 3 статьи

он не связан договорными отношениями. Однако здесь в большинстве случаев суд будет апеллировать к рискам предпринимательской деятельности и необходимости соблюдать должную осмотрительность при закупке и продаже товаров (доказать которую продавцу будет не так легко). Вспомним хотя бы нашумевшее дело ТД «Перекресток». Здесь суд привлек магазин к ответственности за продажу журнала, в котором незаконно была опубликована фотография,

нарушавшая права третьего лица (постановление ВАС РФ от 20.11.2012 по делу № А40-82533/11- 12-680).

Отсутствие вины лучше подкреплять положениями об ответственности в договоре

Если по каким-то причинам привлеченный к ответственности правообладателем нарушитель не имеет возможности заявить прямой иск, основной задачей для него станет доказывание собственной невиновности в рамках регрессного иска. При рассмотрении спора между правообладателем и продавцом контрафакта наличие или отсутствие вины последнего не учитывается и, соответственно, судом не выясняется. Более того, суды не всегда признают преюдициальный характер спора с правообладателем, как показало, в том числе,

вышеприведенное дело. При этом суды (в частности СИП) довольно скептически относятся к попыткам привлечь к участию в споре производителей и поставщиков контрафакта.

Так, в одном из дел зарубежный поставщик контрафакта хотел вступить в спор, инициированный правообладателем в отношении его российского контрагента — импортера. В рамках данного спора суд установил факт ввоза импортером товаров, маркированных обозначениями, сходными

стоварными знаками истца-правообладателя. Данный факт, в свою очередь, свидетельствовал о ненадлежащем исполнении поставщиком своих обязательств по контракту с импортером. Полагая, что решение по существу спора может повлиять на права поставщика спорного товара

ввиду возможного предъявления импортером регрессного требования, поставщик обратился в СИП

скассационной жалобой. Однако суд счел, что наличие контракта между поставщиком

и импортером не является надлежащим обоснованием того, что судебные акты по данному спору затрагивают права поставщика спорных товаров (постановление от 30.04.2014 по делу № А4074235/2013).

В другом споре ответчик (продавец контрафакта) просил суд привлечь к участию в деле всех лиц, участвовавших в цепочке распространения спорного товара, «в целях обеспечения преюдициального значения судебному акту по данному делу в отношении возможных последующих регрессных требований ответчика к своему поставщику».

Позиция суда и здесь была довольно жесткой. «Мнение ответчика о целесообразности участия в данном деле всех лиц, принимавших участие в цепочке поставок спорного товара, с целью

выяснения их мнения относительно обстоятельств, имеющих отношение к предмету спора, а также ввиду возможного предъявления ответчиком регрессных требований к таким лицам, в силу статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является основанием для привлечения третьего лица к участию в деле» (постановление СИП от 28.09.2015 по делу № А4085559/2014).

Данная позиция судов была обоснована на заседании НКС при СИП от 05.09.2014. Здесь Суд по интеллектуальным правам рассмотрел вопрос о необходимости привлечения к участию в деле о взыскании компенсации с одного из нарушителей исключительного права всей цепочки лиц, имевших отношение к реализации контрафакта после вступления в действие нормы о регрессе со стороны невиновного нарушителя.

Ранее Президиум ВАС РФ указывал, что если при рассмотрении дела о взыскании компенсации за невиновное нарушение исключительного права путем распространения контрафактных экземпляров установлено также лицо, создавшее эти экземпляры, последнее лицо следует привлечь к участию в деле как соответчика при согласии истца (постановление от 20.11.2012 № 8953/12).

Между тем участники дискуссии пришли к выводу, что теперь в привлечении всей цепочки участников нет необходимости.

В частности, Е. А. Павлова пояснила, что ранее вопрос о необходимости привлечения всей цепочки лиц, имевших отношение к контрафактным экземплярам, возникал в связи с тем, что общегражданские правила о регрессе при деликтной ответственности плохо подходят для споров об интеллектуальных правах. А с 01.10.2014, когда правила о регрессе включены непосредственно в часть четвертую ГК РФ, необходимости привлекать всех участников цепочки отпадает. Эту позицию поддержали и другие участники дискуссии, отметив, что «каждый нарушитель должен отвечать за те действия, которые он совершил: изготовитель за изготовление, распространитель за распространение, и поэтому не нужно связывать правообладателя необходимостью привлекать всю цепочку к участию в процессе».

Однако высказывались и противоположные мнения. Так, В. В. Старженецкий указал, что привлечение к участию в деле всех участников цепочки целесообразно и из соображений процессуальной экономии, и чтобы воспрепятствовать злоупотреблениям со стороны правообладателей.