Арбитраж 22-23 учебный год / Арбитражная практика № 5, май 2014

5, 2014

случае установления режима коммерческой тайны, но зачастую сторонам таких споров не

удается доказать факт передачи конфиденциальной информации (постановления ФАС Московского округа от 27.06.2013 по делу № А40-113576/12-56-1056, Поволжского округа от

16.07.2013 по делу № А12-3245/2010).

Такая позиция судов кажется неверной. Сам по себе запрет на совершение определенных действий в случае передачи конфиденциальной информации является законным и обоснованным, так как он направлен на защиту такого специфического объекта, как ноу-хау (секрет производства). Любое, даже косвенное нарушение данного запрета, должно трактоваться в пользу истца.

Суды оценивают вероятность совпадения технических решений сторон

Секрет производства и ноу-хау не редко становятся предметом судебных споров, когда исключительные права на них нарушаются. Из-за специфики этих объектов в практике нет однозначного ответа на вопрос, что делать правообладателю, если его права на ноу-хау и конфиденциальную информацию были нарушены.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS) от 15.04.1994 (г. Марракеш); (далее – соглашение ТРИПС) предусматривает необходимость честного и справедливого гражданского процесса при разрешении споров в отношении такого специфического объекта интеллектуальной собственности, как секрет производства (ст. 39, 42 и 43). В частности, в данном соглашении указывается, что при рассмотрении подобных споров суд должен устанавливать повышенные стандарты доказывания отсутствия нарушения на стороне ответчика.

Факт возврата оригиналов документов, содержащих ноу-хау, не может служить безусловным доказательством того, что объект исключительных прав последнего не был использован ответчиком при производстве аналогичных станков (решение Арбитражного суда г. Москвы от

27.06.2012 по делу № А40-41968/11).

Физическим и юридическим лицам предоставляется возможность препятствовать тому, чтобы информация, правомерно находящаяся под их контролем, без их согласия была раскрыта, получена или использована другими лицами способом, противоречащим честной коммерческой практике (п. 2 ст. 39 соглашения ТРИПС).

Цитата: «Для целей настоящего положения выражение “способ, противоречащий честной коммерческой практике” подразумевает как минимум такую практику, как расторжение договора, подрыв доверия или содействие подрыву доверия, и включает приобретение закрытой информации третьими лицами, которым было известно или не было известно в результате грубой небрежности, что приобретение такой информации подразумевает такую практику».

Следует сразу сказать, что основной проблемой в подобных спорах становится проблема доказывания наличия нарушения. Достаточно часто ответчики по таким спорам заявляют, что документы или информацию они получили независимо и без помощи лицензиара уже после того, как конфиденциальная информация была возвращена.

В данном случае наиболее действенным способом защиты права представляется попытка убедить суд оценить вероятность совпадения технических решений или совершения действий и факт получения информации от лицензиата. Так, если до получения отдельных сведений получившая информацию сторона не обладала определенной технологией, а через незначительное время после возврата конфиденциальной информации стала производить аналогичное оборудование, суд должен оценить вероятность совпадения технических решений сторон.

О необходимости оценки вероятности при вынесении решения указывают суды и в зарубежных правопорядках. Суд Гамбурга, разбирая вопрос о введении обеспечительных мер в рамках спора о незаконном приобретении ответчиком сведений, составляющих коммерческую тайну, указал следующее: «В данном случае (введения обеспечительных мер – примечание истца) требуется

установить не сам факт, а определенную степень вероятности наступления такого нарушения»10.

В российской судебной практике этот подход получил признание в делах о нарушении антимонопольного законодательства (постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.07.2010 по делу № А10-134/2009, Западно-Сибирского округа от 24.02.2011 по делу № А4512712/2010, от 17.02.2011 по делу № А45-11772/2010, Северо-Западного округа от 29.02.2012 по

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=12461[01.11.2014 13:37:16]

5, 2014

делу № А56-6636/2011). Так, в одном из дел суд прямо сослался на низкую вероятность

совпадения цен и действий конкурентов при проведении аукциона. Это было подтверждено экспертным заключением о добросовестности поведения участников открытого аукциона с использованием теории вероятности, теории игр, математической статистики. В резолютивной части постановления суд сделал вывод о том, что такой результат торгов без полной информированности каждого участника о поведении и намерениях всех участников невозможен (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2013 по делу № А40-

94793/12-93-93511).

Оценка вероятностей была принята и в области рассмотрения споров о возмещении убытков. В одном из судебных актов Президиум ВАС РФ прямо указал, что при невозможности установления точного размера убытков должен применяться вероятностный подход (постановление от

06.09.2011 по делу № А56-44387/2006).

Частым доводом в рамках таких споров является то, что сведения, составляющие ноу-хау, были предоставлены нарушителю независимым третьим лицом, с которым также было заключено соглашение о неразглашении, или что такое независимое третье лицо начинает самостоятельное производство продукции с использованием ноу-хау.

Ответственность третьих лиц и лицензиата за незаконное использование секрета производства на сегодняшний день не встречается в России. В иностранных правопорядках вопрос был эффективно разрешен довольно давно также на основании вероятностного подхода. Например, в США по делу Tianrui v. Amsted Апелляционный суд Третьего округа запретил ввоз на территорию США контрафактной продукции, которая была изготовлена независимым третьим лицом, которое,

вероятно, получило незаконно секрет производства, принадлежавший истцу12.

В рамках данного дела компания Amsted из Чикаго предоставила ограниченную лицензию на ноу-хау производственной компании из Китая Datong. Впоследствии часть сотрудников компании Datong уволилась и создала новую компанию, которая начала производить аналогичное по функциональному назначению оборудование и поставлять его на территорию США.

Аналогичная практика существует и в российском праве. Так, получение конфиденциальных сведений от бывших работников или нынешних работников конкурента может быть признана недобросовестной конкуренцией (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 30.01.2012 по делу № А43-29652/2010).

за рубежом секреты производства часто защищаются нормами деликтного права

Эффективная защита коммерческой тайны и ноу-хау отвечает общественным интересам. Если такой информации не будет предоставлена надлежащая защита и охрана, в том числе со стороны государства, это может привести к серьезным последствиям для всей экономики, к утрате ее конкурентоспособности.

Не существует прямой корреляции между установлением на законодательном уровне защиты исключительного права на секрет производства и эффективностью такой защиты. В странах общего права, например Англии и Ирландии, отсутствует законодательное определение такого объекта, как ноу-хау или секрет производства, в отличии, например, от Германии, где принят целый ряд федеральных законов, направленных на защиту таких объектов. При этом в обоих случаях достигается высокий уровень защиты прав участников оборота в этой области*.

Отнесение секретов производства к объектам интеллектуальной собственности с возможностью получения на него исключительного права в целом является нетипичным для европейских правопорядков.

ВБельгии и Нидерландах защита прав на секрет производства возможна только с помощью норм о деликтах. В Германии законодательная охрана секретам производства и образцам продукции предоставляется Законом «О защите от недобросовестной конкуренции», в общих положениях гражданского уложения о добросовестности и нормах о деликтах.

ВАнглии и Ирландии защита прав на секрет производства вытекает из общих норм о представительстве и положений деликтного права, а на Мальте такая защита может быть предоставлена только на основании договора между сторонами.

ВСША секреты производства и конфиденциальная информация также не относятся к объектам исключительных прав. На законодательном уровне защита им чаще всего предоставляется в нормах антимонопольного и деликтного права, а также законодательства об агентских отношениях.

ВЧехии определение секрета производства приведено в Коммерческом кодексе, но, как и в большинстве стран — членов Европейского союза, на секрет производства не могут быть предоставлены исключительные права.

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=12461[01.11.2014 13:37:16]

5, 2014

Во Франции специальная защита предоставляется промышленным секретам, в отношении которых есть отдельные положения в Кодексе интеллектуальной собственности. На них, так же как и в России, распространяются общие положения об интеллектуальной собственности. При этом к промышленным секретам могут быть отнесены далеко не все сведения, в отношении которых введен режим коммерческой тайны.

В Италии специальная защита предоставляется торговым секретам Кодексом об индустриальной собственности. К таким сведениям может быть отнесена практически любая коммерческая или техническая информация, которая представляет ценность лишь в случае, если она будет сохранена в тайне.

* См. Report on Trade Secrets for the European Commission http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade/201201-study_en.pdf.

Для защиты нарушенных прав на секрет производства лучше обращаться в ФАС России

Сегодня в российском процессуальном законодательстве и судебной практике существует достаточное количество инструментов, которые могли бы помочь привлечь к ответственности нарушителей исключительных прав на конфиденциальную информацию и ноу-хау. Трудности возникают лишь в области предоставления достаточной эффективной защиты для ноу-хау.

Первое, что необходимо сделать в рамках подобных споров, – доказать недобросовестность лица, получившего конфиденциальные сведения. Это позволит истцу переложить на него бремя доказывания отсутствия нарушения (постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2013 по делу № А72-3926/2012). О недобросовестности лиц, участвующих в деле, может свидетельствовать, например, отказ от раскрытия информации.

Цитата: «В соответствии с частью 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения» (постановление Президиума ВАС РФ от 06.03.2012 по делу № А561486/2010).

Если нарушитель не сможет представить убедительных доказательств самостоятельного получения информации, суд сможет признать факт нарушения. Такая позиция встречается в постановлениях ЕСПЧ по делу «Финогенов и другие (Finogenov and others) против Российской Федерации» (жалобы № 18299/03 и 27311/03) и в постановлении Большой Палаты по делу

«Варнава и другие против Турции» (Varnava and Others v. Turkey), жалобы № 16064/90 и так далее, § 184, ECHR 2009.

Право на такой сложный и специфический объект интеллектуальной собственности, как ноу-хау, во много основано на добросовестности действий сторон. Эта позиция отражена в решениях

Верховного суда Канады по делу Cadbury Schweppes v FBI Foods13.

Некоторые стандарты добросовестности в отношении использования секретов производства вводит и российский законодатель. Так, информация считается полученной незаконно, если ее

получение осуществлялось с умышленным преодолением принятых обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, мер по охране конфиденциальности этой информации. Незаконно полученной информацией будет также, если получающее эту информацию лицо знало или имело достаточные основания полагать, что эта информация составляет коммерческую тайну, обладателем которой является другое лицо, и что осуществляющее передачу этой информации лицо не имеет на передачу этой информации законного основания (ст. 4 Закона №

98-ФЗ).

То есть законодатель прямо указывает, что нужно учитывать добросовестность лица, получившего сведения, составляющие коммерческую тайну. Если существовала хотя бы возможность того, что такое лицо знало или должно было знать о незаконности своих действий, к такому субъекту применяются соответствующие меры ответственности.

Таким образом, практика российских судов в отношении такого специфического объекта исключительных прав, как секрет производства и соглашений о конфиденциальности, как одного из способов передачи прав на секрет производства окончательно еще не сформировалась. Во

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=12461[01.11.2014 13:37:16]

5, 2014

многих аспектах решения судов прямо противоречат мировым тенденциям в области защиты

информации и конфиденциальных сведений.

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных способов восстановления нарушенных прав на секрет производства и ноу-хау является обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Дело в том, что административное производство, которое возбуждается по факту обращения, носит менее формальный характер, а ФАС как государственный орган обладает значительными полномочиями по получению от участников разбирательства документов и доказательств.

Так, недобросовестная конкуренция может выражаться в незаконном получении, использовании, разглашении информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, а также в продаже, обмене или ином введении в оборот товаров, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности. (п.п. 4 и 5 п. 1 ст. 14 Закона № 135ФЗ).

Санкции за подобные действия устанавливаются ст. 14.33 КоАП, которая предусматривает ответственность для организаций в виде штрафа в размере от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее 100 000 рублей.

В рамках гражданско-правовых споров случаи привлечения к ответственности лиц, нарушивших исключительные права на секрет производства или ноу-хау, являются крайне редкими. Однако в антимонопольных спорах прослеживается благоприятная тенденция привлечения к ответственности нарушителей (постановления ФАС Волго-Вятского округа от 30.01.2012 по делу № А43-29652/2010, Девятого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2013 по делу № А40- 68626/12-21-657, ФАС Московского округа от 16.09.2013 по делу № А40-98738/12-21-929).

За недобросовестную конкуренцию к ответственности привлекают общества, которые использовали информацию, полученную от бывших работников конкурента. Так, в одном из дел генеральный директор, являвшийся ранее работником крупного подрядчика, основал новую компанию и направил в адрес контрагентов своего бывшего работодателя предложения о сотрудничестве. При составлении этих предложений директор учел сведения, которые стали ему известны в рамках своей деятельности на предыдущем месте работы. ФАС, а вслед за ним и арбитражные суды посчитали сам факт направления коммерческого предложения недобросовестной конкуренцией (постановление ФАС Московского округа от 16.09.2013 по делу № А40-98738/12-21-929).

При этом нельзя сказать, что российское материальное и процессуальное право в принципе неспособно обеспечить защиту сведений, составляющих секрет производства. Для этого у судов есть все необходимые инструменты, в том числе возможность перераспределения бремени доказывания и введения специальных презумпций.

Со стороны юристов требуется продуманный подход к составлению договоров о предоставлении информации, являющейся секретом производства.

1Yugen Kaisha Forseco Japan, Ltd v. Okuno) [Nara] Chisai [District court], 624 HANJI 78.

2Цитата по Teruo Doi, The intellectual Property Law of Japan 91–92 (citing judgment of Oct. 23, 1970 (Yugen Kaisha Forseco Japan, Ltd v. Okuno) [Nara] Chisai [District court], 624 HANJI 78 (Japan)).

3Решение Федерального Верховного суда Германии, GRUR 2002, 91.

4Решение Федерального Верховного суда Германии, GRUR 1963, 367.

5Решение Федерального Верховного суда Германии, GRUR 1999, 934.

6Решение Федерального Верховного суда Германии, GRUR 1960, 294, 295; Решение Федерального Верховного суда Германии GRUR 2003, 453, 454, Решение Федерального Верховного суда Германии, GRUR 2006, 1044, 1045.

7Nordenfelt v. Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Co. Ltd [1894] AC 535. 8Allied Dunbar (Frank Weisinger) Ltd v. Weisinger [1988] IRLR 60).

9Martin Marietta Materials, Inc. v. Vulcan Materials Co., C.A. 7102-CS (Del. Ch. May 4, 2012) (Strine, C.).

10OLG Hamm Urteil vom 31. Januar 2013 · Az. 4 U 200/12.

11Постановление оставлено без изменений постановлением ФАС Московского округа от 23.07.2013 и определением ВАС РФ от 08.11.2013 по тому же делу.

12Amsted Industries Incorporated v. Tianrui Group Foundry Company, Ltd. et al. 13См. Cadbury Schweppes Inc. v. FBI Foods, [1999] SCR 142 (28 January 1999).

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=12461[01.11.2014 13:37:16]

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОРЫ

Параллельный импорт. Аргументы каждой из сторон спора о нарушении прав на товарный знак

Мария Тахировна Белова

LL.M. юрист, ООО «Нёрр»

Как параллельный импорт может нарушить права владельца товарного знака

Чем ввоз контрафактного товара отличается от параллельного импорта

Когда импорт оригинальных товаров может стать формой использования товарного знака

Содержательной стороной исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности (включая товарный знак) является совершение определенных действий управомоченным субъектом. Всем третьим лицам при этом запрещается совершать аналогичные действия. Какие именно действия вправе совершать правообладатель в отношении объектов исключительных прав? С. А. Бабкин определяет, что такими действиями являются «воспроизведение и (или) использование во всех или в определенных формах нематериального результата человеческой

деятельности»1. Рассматривая действия в отношении товарных знаков, автор замечает, что что хотя закон и намекает на открытый перечень вариантов использования, указав, что использовать товарный знак можно любым не противоречащим закону способом, на самом деле, единственной разумно представляемой формой использования товарного знака является его воспроизведение, то есть размещение любыми возможными способами – на товарах, в документации, сети Интернет, на этикетах и т.д. Содержательную сторону исключительных прав на товарный знак невозможно рассматривать в отрыве от его целей правовой охраны. Какой, собственно, экономической ценностью обладает такой идеальный объект, как товарный знак? Ценность заключается в устойчивой ассоциации между товарным знаком и потребительскими свойствами товара. Она существует в сознании потребителей благодаря определенным усилиям со стороны

производителя товара2. Правовая охрана товарного знака означает, прежде всего, запрет на использование третьими лицами сформированной предпринимателем ассоциации. При этом допускается предоставлять некоторым лицам (как правило за плату) права пользоваться

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=12461[01.11.2014 13:37:16]

5, 2014

указанной ассоциацией. Применительно же к обороту оригинальных товаров мы целиком

поддерживаем выводы С.А. Бабкина о том, что на охраняемую законом ассоциацию, сформированную в сознании потребителей, усилия третьих лиц по продвижению на рынке товаров, изготовленных самим правообладателем или с его согласия, не только не посягают, а наоборот, упрочивают ее. Следовательно, операции третьих лиц с такими товарами не являются способом использования товарного знака в том смысле, в котором товарному знаку придана правовая защита.

Подход первый: параллельный импорт является самостоятельным незаконным способом использования ТЗ

Суды в решениях, принятых в пользу правообладателей, выясняя содержательную сторону исключительного права на товарный знак, как правило, ограничиваются формальным анализом содержания ст. 1484 ГК РФ в сопоставлении с формулировками ст. 1487 ГК РФ. Из данного сопоставления суды делают следующий вывод. В законодательстве нет исчерпывающего перечня способов осуществления права на товарный знак, а ст. 1487 ГК РФ, пусть и витиевато, но называет нарушением права на товарный знак введение товара в гражданский оборот на территории России без согласия правообладателя.

Цитата: «Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия» (ст. 1487 ГК РФ).

Следовательно, такого рода действия — ввоз оригинальных товаров в Россию — являются самостоятельным способом использования товарного знака. Осуществление таких действий без согласия правообладателя является незаконным способом использования товарного знака, то есть нарушением исключительных прав на товарный знак.

Прекрасной иллюстрацией таких рассуждений является судебное решение ФАС Московского округа по одному из знаменитых дел о сером импорте.

Практика: Компания «Хайнекен Чешская республика, Акционерное общество» обратилась в суд с иском против ООО «ЭлитВода Ру». Правообладатель оспаривал действия по ввозу оригинальной продукции — пива «Krusovice» — без согласия «Хайнекен» как владельца зарегистрированного товарного знака «Krusovice». Суд указал, что в п. 2 ст. 1484 ГК РФ нет исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак. Характерной особенностью правового режима использования товарного знака является почти полное отсутствие ограничений исключительного права правообладателя. Единственным таким ограничением является указание об исчерпании исключительного права (ст. 1487 ГК РФ), в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия. Ввоз на территорию Российской Федерации товара с нанесенным на него товарным знаком является самостоятельным способом использования этого товарного знака (ст. 1484 ГК РФ) (определение ВАС РФ от 01.07.2011 № ВАС-5318/11 по делу № А40-60322/10-12- 360).

К аналогичным выводом и практически в идентичных выражениях пришли суды и в других известных делах, проигранных «серыми» импортерами (постановления ФАС Северо-Западного округа от 18.07.2012 по делу № А56-31546/2011 в отношении знака «Longines»; Московского округа от 29.12.2011 по делу № А40-12515/11-27-104 в отношении знака «S. Pellegrino»,

Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2013 по делу № А40-22890/13 о

нарушении прав на знак «Сlausthaler»; от 20.03.2012 по делу № А40-17875/11-12-157 в

отношении товарного знака «Perrier»; Московского округа от 16.03.2012 по делу № А4142709/10 о ввозе оригинальных запчастей, маркированных знаком BMW).

Таким образом, во всяком случае на уровне судебной практики, официально закрепился вывод о том, что помимо размещения товарного знака различными способами закон считает ввоз маркированной оригинальной продукции самостоятельным способом использования товарного знака.

В некоторых делах, принимая решение в пользу правообладателей, арбитражный суд специально подчеркивал свое несогласие с утверждением о том, что единственно возможной формой

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=12461[01.11.2014 13:37:16]

5, 2014

использования товарного знака является его воспроизведение (размещение на товарах,

упаковках, этикетах и проч.).

Практика: Компания «Байершие Моторен Верке Акциенгезельшафт» обратилась в арбитражный суд с иском к ООО «Автологистика» о защите исключительных прав на комбинированный товарный знак “BMW". Основанием для обращения с иском послужили обстоятельства ввоза на территорию РФ автомобильных запчастей, маркированных товарными знаками истца. Запчасти били оригинальными, однако согласия на их ввоз правообладатель не давал. Суд удовлетворил требования немецкого автопроизводителя и указал, что понятие «использование товарного знака» не может быть сведено лишь к индивидуализации товара без его введения в

гражданский оборот. Перечень способов использования товарных знаков не исчерпывается п. 2 ст. 1484 ГК РФ (постановление ФАС Московского округа от

16.03.2012 по делу № А41-42709/10).

В другом деле по иску компании «Радебергер Группе Холдинг ГмБХ» о нарушении прав на товарный знак «Сlausthaler» суд со ссылкой на п. 8 постановления ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 отметил, что способы использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара не ограничиваются лишь их размещением (ст. 1484, 1519 ГК РФ). Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2013 по делу № А40-22890/13).

Подход второй: параллельный импорт не нарушает исключительных прав правообладателя

В практике не часто, но встречаются случаи, когда суды оказываются на стороне импортеров, а не производителей. Так, например, в знаменитом деле по иску компании «Каяба Коге Кабасики Кайся» к ООО «Автологистика» суд сделал очень ценное замечание относительно природы и назначения товарного знака в предпринимательской деятельности: «Основное предназначение товарного знака — это обеспечение потенциальному потребителю возможности отличить товары, производимые одним лицом, от аналогичных товаров, производимых другими лицами» (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2009 по делу № А40- 2250/09-51-27).

Эта фраза достаточно часто встречается в делах о нарушении прав на товарный знак. Однако в большинстве случаев она употребляется применительно к обороту контрафактных товаров как обоснование недопустимости обмана потребителя путем продвижения своего товара под чужим брендом. Применительно к делам о параллельном импорте данное суждение приобретает несколько иной оттенок. Хотя суд и не развивает далее эту мысль, но из нее с очевидностью напрашивается вывод о том, что когда речь идет о товарах одного производителя, то отсутствуют «другие лица», с товарами которых потребитель может спутать товар правообладателя, следовательно, нет места применению норм о защите прав на товарный знак.

Суд в этом деле также сопоставил ст. 1484 и 1487 ГК РФ между собой, однако пришел к прямо противоположному выводу, нежели суды по ранее упомянутым делам, решенным в пользу производителей.

Прежде всего, суд посчитал, что единственным способом использования товарного знака является размещение. Правда, пришел он к такому выводу исключительно формальным путем — несмотря на то что п. 1 ст. 1484 ГК РФ упоминает о любых способах использования товарного знака, п. 2 этой же статьи говорит исключительно о размещении знака разными способами — на товарах, этикетках и т.д., не упоминая каких-то иных, отличных от размещения способов.

В подтверждение своего варианта толкования ст. 1484 ГК РФ, суд сослался на п. 1 ст. 1515 ГК, согласно которому контрафактными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. В данном же деле ни одной из сторон дела не оспаривалось, что речь шла об оригинальных товарах, маркированных самим правообладателем.

Что касается статьи 1487 ГК РФ, суд сделал довольно смелый вывод о том, что приобретение товара за рубежом на законных основаниях у самого правообладателя или у уполномоченных продавцов означает исчерпание исключительных прав продавцом.

В другом деле, выигранном импортером — ООО «Алион» — против владельца товарного знака «Guinness» компании «Диаджео Айерлэнд», суд высказался еще смелее: если правообладатель

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=12461[01.11.2014 13:37:16]

5, 2014

не желал импорта продукции в Россию, ему стоило маркировать продукцию соответствующим

образом. В отсутствие же такой маркировки его согласие на неограниченный оборот законно приобретенного за рубежом товара (включая ввоз в Россию) предполагается (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.05.2010 по делу № А40-143317/09-27-1028).

Вдальнейшем судебная практика такую логику не поддержала. В уже упомянутом деле о ввозе

ООО«ЭлитВода Ру» пива «Krusovice» без разрешения правообладателя суд указал: «Что касается утверждения суда об отсутствии на упаковке пива каких-либо указаний на ограничения по его использованию по территориальному принципу, то возложение на правообладателя обязанности наносить на этикетку (упаковку) товара сведений о территориальных ограничениях реализации данного товара не основано на законе. Ввоз в Российскую Федерацию без согласия правообладателя — нарушение исключительного права в силу императивного указания закона» (постановление ФАС Московского округа от 21.03.2011 по делу № А40-60322/10-12-360).

Что же касается отсутствия специальных распоряжений со стороны правообладателя, налагающего территориальные ограничения на возможную перепродажу товара, маркированного его знаком, суды в большинстве своем исходят из того, что отсутствие запрета не означает согласия правообладателя на ввоз товара в Россию. Кроме того, бремя доказывания наличия согласия на импорт товара возлагается на ответчика — неуправомоченного импортера.

В дальнейшем те немногие суды, которые поддержали предпринимателей в спорах с правообладателями, рассуждая о параллельном импорте, вообще старались не углубляться в анализ правомерности приобретения товара за рубежом, наличия или отсутствия территориальных ограничений со стороны производителя и обходили молчанием вопрос о толковании каверзной ст. 1487 ГК РФ.

Так, например, в 2013 году компания «Панасоник Корпорэйшн» проиграла в суде ряд исков в отношении сразу нескольких неофициальных дистрибьюторов цифровой техники, маркированной знаком Panasonic. Дистрибьюторы предлагали ее к продаже через интернет-сайты. В обоснование своих требований правообладатель ссылался на наличие у него единственного уполномоченного импортера — ООО «Панасоник Рус», а то в свою очередь спорную технику в Россию не ввозило. Суд упомянул статью 1487 ГК РФ лишь вскользь, отметив, что истцы не представили доказательств того, что ответчики знали или должны были знать, что соответствующие товары ввезены на территорию РФ незаконно, без согласия правообладателя (постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2013 по делу № А40-120852/12-19-986; от

10.04.2013 по делу № А40-120849/12-117-1161, от 09.04.2013 по делу № А40-120847/2012).

Востальном аргументация суда была идентична той, что была озвучена в деле Каяба:

1)товарный знак необходим для того, чтобы потребитель мог различить между собой аналогичные товары разных производителей, а в данном деле речь идет об оригинальных товарах самого производителя;

2)исходя из содержания ст. 1484 ГК РФ, под незаконным использованием товарного знака следует понимать действия по незаконному размещению (воспроизведению) товарного знака на товарах, и этот довод подтверждается также определением контрафактных товаров в ст. 1515 ГК РФ. Так как в данном деле речь не идет о контрафактных товарах, то ответчик исключительных прав истца не нарушал.

Как следует из нашего анализа, судебная практика по делам о параллельном импорте в России остается непоследовательной, что отчасти объясняется расплывчатыми, допускающими разночтения формулировками соответствующих положений ГК РФ и нерешительностью судебных органов при столкновении с невозможностью буквального применения нормы закона обратиться к существу и целям законодательного регулирования товарных знаков. Очевидно, что при сохранении в нынешнем виде ст. 1487 ГК РФ, устанавливающий национальный принцип исчерпания исключительных прав, путь «серых» импортеров в России останется сложен и тернист. Однако налицо и неспособность противной стороны четко ответить на вопрос — какие же именно правомочия, принадлежащие исключительно владельцу товарного знака, узурпируют те, кто без его согласия ввозят и предлагают к продаже товары, на которые знак нанесен законно.

ВАС РФ: следует разграничивать оборот контрафакта и ввоз оригинальных товаров без согласия правообладателя

Суды не всегда уверенно разграничивают две принципиально разные ситуации — несанкционированный ввоз оригинального (законно маркированного) товара и ввоз и

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=12461[01.11.2014 13:37:16]

5, 2014

дальнейший оборот контрафактных товаров (выпущенных не производителем, но с помощью

нанесения товарного знака выдающих себя за оригинальные). В качестве примера можно привести определение ВАС РФ по иску компании «Хайнекен» в отношении все того же пива «Krusovice», но ввезенного другим импортером — ООО «Да-Линк» (определение ВАС РФ от 19.08.2013 по делу № А40-134375/11-27-1161). Суд указал, что ввоз на территорию Российской Федерации продукции, маркированной товарным знаком без согласия правообладателя является самостоятельным способом его неправомерного использования (п. 1 ст. 1229, подп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ). Эту фразу (без запятой между словосочетаниями «маркированной товарным знаком» и «без согласия правообладателя») следует признать правильной, но не имеющей отношения к рассматриваемому делу. Товар-то был маркирован с согласия правообладателя, а вот ввезен без него.

Возможно, таким разграничением суды пренебрегают, так как не придают ему правового значения. Ведь и то, и другое, с точки зрения господствующей в практике позиции, является нарушением исключительных прав на товарный знак, а следовательно, с юридической точки зрения безразлично, ввез ли импортер контрафактный товар или оригинальный, но не озаботившись получить согласие производителя на импорт.

Однако сам ВАС РФ на сегодняшний день провел раздел между этими двумя сценариями. Суд указал, что оборот оригинальных товаров в отличие от контрафактных не посягает на публичный порядок, а следовательно, не имеет под собой почвы для применения мер публичной ответственности (определение ВАС РФ от 31.10.2008 по делу № А40-9281/08-145-128).

Терминологическая путаница между тем сохраняется. На практике это приводит к тому, что в делах о параллельном импорте суды применяют вырванные из контекста разъяснения ВАС РФ, адресованные исключительно обороту контрафактной продукции и мерам административной ответственности за такие действия.

Так, например, в уже упомянутом деле BMW против ООО «Автологистика», суд отверг аргумент нижестоящего суда о том, что под незаконным размещением товарного знака понимаются лишь действия по размещению знака на товарах. Суд при этом сослался на пункт 8 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 и указал, что способы использования товарного знака не ограничиваются лишь размещением перечисленных средств индивидуализации. Правообладателю принадлежит исключительное право использования товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара любым не противоречащим закону способом (постановление ФАС Московского округа от 16.03.2012 по делу № А41-42709/10).

Обоснованность такой позиции, как и правильность толкования мнения ВАС РФ вызывает определенные сомнения.

Прежде всего, пункт 8 указанного постановления ВАС РФ целиком посвящен пределам применения статьи 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака». Еще до этого ВАС РФ разъяснил, что параллельный импорт лежит вне плоскости применения данной статьи, которая касается исключительно оборота контрафактных товаров — тех, на которых товарный знак нанесен незаконно. Правовой режим контрафактной продукции — это единственное исключение из общей посылки о том, что само по себе исключительное право на товарный знак не связано с вещными правами на объекты, в которых он воплощен. Если рассмотреть сказанное ВАС РФ в свете борьбы с контрафактными товарами, то следует целиком согласиться с высшим судом — само по себе незаконное воспроизведение на материальных носителях товарного знака еще не образует состава правонарушения. Как таковое оно абсолютно безвредно для воплощенной в товарном знаке ценности (если я, например, ставлю чужой знак на предметах, которые никогда не покинут стен моего гаража). Угрозу такие товары представляют лишь тогда, когда начинают свой путь к потребителям, то есть предлагаются к продаже, в рекламе, на выставках, Интернете.

Поэтому абсолютно правильной, но не имеющей никакого отношения к обороту оригинальных товаров является мысль, высказанная в деле BMW о том, что «понятие “использования товарного знака” не может быть сведено лишь к индивидуализации товара без его введения в гражданский оборот».

Эта фраза, кстати, дословно встречается и в других судебных актах (постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2013 по делу № А40-22890/13, от 07.02.2012 по делу № А40-34482/11-110-272, ФАС Московского округа от 05.06.2013 по делу № А40-72924/11- 5-449, от 29.12.2011 по делу № А40-12515/11-27-104).

Разумеется, потребитель не может обмануться относительно свойств незаконно маркированного товара до тех пор, пока товар тем или иным способом ему не предложен (не введен в оборот).

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=12461[01.11.2014 13:37:16]

5, 2014

Вне гражданского оборота товаров (работа, услуг) рассуждать об использовании (правомерном

или незаконном) товарного знака вообще бессмысленно — такие действия можно представить (пример с гаражом), но юридического значения они не имеют.

Таким образом, нанесение товарного знака как единственно возможный способ его использования не имеет самостоятельного значения до тех пор, пока товары, на которые он нанесен, не предложены к реализации. При этом де факто эти действия (нанесение знака на товар и его реализация) могут быть совершены разными субъектами. Однако для целей применения санкций за нарушение исключительных прав на товарный знак закон придает самостоятельное квалифицирующее значение действиям каждого из субъектов (п. 33 совместного постановления Пленума ВС РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009). Любой, кто предлагает к продаже такой товар (даже если сам не наносил чужие знаки) как раз и занимается экономическим паразитированием и дезориентацией потребителей, на борьбу с которыми направлена правовая охрана товарных знаков.

По этой же причине, на наш взгляд, неуместны ссылки судов по делам о параллельном импорте на п. 15 информационного письма ВАС от 13.12.2007 № 122. Из этого документа, как правило, в судебные решения включается строка о том, что «ввоз на территорию Российской Федерации является элементом введения товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации и представляет собой самостоятельное нарушение прав на товарный знак». Несмотря на то что данное информационное письмо было опубликовано ВАС РФ еще в 2007 году, речь в п. 15 идет опять-таки об административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ, то есть о действиях с контрафактными товарами.

Как минимум с 2009 года, когда ВАС РФ дал свои разъяснения в деле «Порше Кайен» о том, что следует разграничивать административную ответственность за оборот контрафакта и гражданскую ответственность за ввоз оригинальных товаров без согласия правообладателя, данный пункт не должен служить в качестве аргумента в пользу запрета параллельного импорта.

Правило «первой продажи» и критерий «существенных отличий» в делах о параллельном импорте в США

В США, в отличие от стран континентальной системы, не придерживаются национального или регионального принципа исчерпания исключительных прав. Вместо этого действует правило «первой продажи», согласно которому первое введение в гражданский оборот (сделка по отчуждению) изделия с объектом исключительных прав исчерпывает последние в отношении

выпущенных в оборот товаров3. В деле NEC Electronics суд сформулировал правило первой продажи следующим образом:

Цитата: «По общему правилу законодательство о товарных знаках не применяется к продаже оригинальных товаров, на которых размещен подлинный товарный знак даже в тех случаях, когда такая продажа совершается без согласия владельца товарного знака. Как только правообладатель товарного знака продает свою продукцию, покупатель обычно вправе перепродать продукцию с размещенным товарным знаком без применения к нему ответственности за нарушение

исключительных прав»4.

Обращают суды внимание и на экономический смысл, который стоит за правилом «первой продажи», указывая, что «ключевым вопросом доктрины первой продажи является, был или нет предмет с воплощенным в нем объектом права интеллектуальной собственности введен в

гражданский оборот таким образом, что можно говорить о получении правообладателем вознаграждения за свои старания»5.

В обоснование того, что нормы о товарных знаках не применяются к обороту оригинальной

продукции, суды также ссылаются6 и на кодифицированные акты. В частности, есть ссылки на раздел 42 Закона Лэнхэма о товарных знаках, который запрещает импорт лишь тех товаров,

которые копируют или подделывают (copy or simulate) товарный знак7. Также суды ссылаются на ст. 109 Закона об авторском праве, в силу которой владелец законно изготовленной копии или записи вправе продать или иным образом распорядиться указанной копией или записью без

согласия обладателя авторских прав8.

Тем не менее американские суды допускают ситуации, когда ввоз оригинального товара без согласия правообладателя покушается на формализованные в товарном знаке ценности (а значит, и является формой его недобросовестного использования). В судебных решениях можно встретить рассуждения о том, что ожидания потребителя могут быть связаны не только с

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=12461[01.11.2014 13:37:16]