Арбитраж 22-23 учебный год / Арбитражная практика № 2, февраль 2013

2, 2013

Через пять лет Верховный суд США еще сильнее ужесточил свое отношение к праву

интеллектуальной собственности, указав, что для достижения целей антимонопольной политики рыночная власть презюмируется при владении патентом. По словам Д. Нельсона и В. Паунда, позиция Верховного суда США презюмировала, что «бедные изобретатели, благородно трудившиеся в своем гараже (даже те, кто в своей жизни никогда ничего не продавали), приобретали рыночную власть в минуту присвоения правительством номера патенту».

Презумпция предоставления рыночной власти патентообладателю отменена

Министерство юстиции США выработало «Девять табу» (Nine No-Nos) на использование лицензий, которые рассматривались как нарушение антимонопольного законодательства. «Девять табу» запрещали включать в лицензии следующие условия: 1) требование лицензиата купить у лицензиара незапатентованную продукцию; 2) требование от лицензиата передать патентообладателю любой патент, на который может быть выдана лицензия после того, как лицензионное соглашение будет исполнено; 3) ограничение приобретателя запатентованного продукта в реализации этого продукта; 4) ограничение свободы лицензиата производить продукцию или оказывать услуги, которые не входят в сферу действия патента; 5) возложение обязательства на лицензиара, что он не будет без согласия лицензиата предоставлять лицензии третьим лицам и проч.

Все это привело к еще большему сокращению патентных пулов и кросс-лицензионных соглашений.

Вделе Виндсерфинг против АМФ (Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc.), рассмотренном в 1986 году, Верховный суд США отменил им же сформулированную презумпцию о том, что патент предоставляет рыночную власть ее правообладателю и ввел новый критерий – «правило разумности». В данном споре ответчик ссылался на то, что патентообладатель злоупотребляет своим правом. Суд отметил, что поскольку «правило разумности» не предполагает презумпцию, он рассмотрел влияние конкретного патента на состояние конкуренции на рынке.

В1988 году Конгрессом США была проведена реформа патентного права, в результате чего, презумпция злоупотребления патентными правами официально была отменена. В 1995 году Министерство юстиции США совместно с Федеральной торговой комиссией выпустили Руководящие принципы с целью установления баланса между предупреждением монополистического поведения и развитием технологии.

ВРуководящих принципах содержатся указания на про-конкурентные преимущества использования интеллектуальной собственности (в том числе патентных пулов). Данный акт определил новый подход к антимонопольному контролю, который оказался более взвешенным и понятным патентообладателям. Руководящие принципы утверждают, что «право интеллектуальной собственности и антимонопольное законодательство имеет общую цель – содействие инновациям и повышению благосостояния потребителей». После принятия Руководящих принципов патентные пулы и кросс-лицензионные соглашения стали заключаться в большом количестве. В 2006 году Верховный суд США в деле Тул Воркс Инк. Против Инд Инк (Ill. Tool Works Inc. v. Ind. Ink, Inc.) «вбил последний судебный гвоздь в крышку гроба» презумпции предоставления рыночной власти патентообладателю.

Несмотря на повсеместно признаваемый проконкурентный эффект патентных пулов, некоторые антимонопольные риски их существования сохраняются.

Стоит отметить, что если для целей администрирования патентного пула создается отдельное юридическое лицо, анализ, обычно проводимый для определения соответствия патентного пула антимонопольному законодательству, усложняется. Изучение антиконкурентного эффекта патентных пулов будет являться одним из элементов в оценке законности совместного предприятия (SPV) в целом. Значение оценки патентного пула для допустимости SPV будет зависеть от различных факторов, прежде всего от роли, которую играет в нем пул. Если SPV создается исключительно или преимущественно с целью выдачи лицензий на патентный пул, то соответствие пула требованиям антимонопольного законодательства будет играть решающую роль в судьбе совместного предприятия. Если патентный пул – лишь элемент в сложной структуре ведения бизнеса, то признание патентного пула незаконным не повлечет за собой запрет на существование совместного предприятия.

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11777[01.11.2014 14:08:51]

2, 2013

Патентным пулом нельзя злоупотреблять

В теории и судебной практике разрабатываются различные доктрины, вводящие новый правовой инструментарий, необходимый для решения проблем, возникающих на стыке IP и Antitrust. Одной из таких доктрин является «доктрина злоупотребления патентом» (doctrine of patent misuse), которая активно развивалась судами в первой половине XX века. Целью доктрины являлось ограничение объема прав патентообладателей для предотвращения возможного выхода патентообладателя за рамки своего патента.

С момента зарождения доктрины злоупотребления патентом судами неоднократно подчеркивалось, что патент является публично предоставленным правом, в связи с чем, существует общественный интерес в том, чтобы патент использовался на законных основаниях. Верховный суд США в одном из своих решений указал, что патент является исключением из общего правила борьбы против монополий. В связи с этим, социально-экономическими последствиями патента является предоставление обществу гарантий от мошеннических действий или другого неправомерного поведения патентообладателей, а также поддержание таких монополий в установленных законом рамках. Например, соглашение о двойном роялти как злоупотреблении патентом основано на том, что сбор отчислений лицензиата и покупателя продукта лицензиата в рамках одного патента нарушает принцип исчерпания патента (patent exhaustion) в соответствии с патентным законодательством и не находит аналогов в антимонопольном праве.

Каждый монопольный риск патентного пула оценивается отдельно

Оценка соответствия совместного предприятия антимонопольному законодательству осуществляется по общим требованиям без учета сферы его действия и специфики принадлежащих ему РИД. В то же время, несмотря на наличие общего правила оценки патентных пулов для целей зашиты конкуренции, сохраняется специфика оценки отдельных антимонопольных рисков. Рассмотрим их по порядку.

Патентный пул, состоящий из патентов-субститутов. Правообладатели патентов-субститутов априори являются конкурентами на рынке данных товаров, и к их соглашениям применяются нормы антимонопольного законодательства о горизонтальных соглашениях, поэтому имеются и опасения по поводу неоправданного завышения роялти. Не всегда просто определить, является ли патент в конкретном пуле субститутом (взаимозаменяемым) или комплементарным (то есть, таким, который дополняет другой патент и потребляется с ним одновременно). В основе подхода, используемого в подобных случаях Департаментом юстиции США, лежит разделение патентов на необходимые и не являющиеся таковыми (essential and non-essential patents). При изучении законности пула MPEG-2

Департамент юстиции использовал критерий технической необходимости (technical essentiality) включения патента в пул, в то время как в пуле DVD речь шла уже о практической или экономической необходимости (practical or economical essentiality). Второй критерий является более субъективным. Если на основании одного из этих критериев будет установлена необходимость включения патентов в пул, то это автоматически приведет к признанию патентов в пуле комплементарными, а не субститутами.

Условие об обратной лицензии (grantback). Под обратной лицензией понимают соглашение, в соответствии с которым лицензиат предоставляет лицензиару право пользоваться улучшениями, созданными лицензиатом с использованием патентов, входящих в пул. Существует и более широкое понимание обратных лицензий, где речь идет не только об улучшении РИД, входящих в пул, но и о любых новых разработках, созданных лицензиатом на базе патентного пула.

С одной стороны, условия об обратных лицензиях способствуют техническому прогрессу, так как они позволяют лицензиару пользоваться усовершенствованной технологией и участвовать в конкурентной борьбе. С другой стороны, они могут сдерживать собственные научно-исследовательские разработки лицензиара. Оценивание конкретных соглашений об обратных лицензиях, так же как и оценка всех патентных пулов вообще, осуществляется на основе принципа разумности. Однако чем более узко и конкретно сформулированы условия об обязанности предоставления обратных лицензий, а именно, с указанием на неэксклюзивный характер лицензии, чем подробнее описаны технологии, в отношении которых должна быть выдана лицензия, тем выше вероятность того, что соглашение об обратной лицензии не будет признано нарушающим антимонопольное законодательство.

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11777[01.11.2014 14:08:51]

2, 2013

Необоснованное завышение роялти за использование патентного пула. Размер роялти

за использование патентного пула рассматривается в свете зависимости между роялти и ценой на технологию, производимую на основе патентов, входящих в пул (нижестоящая технология, downstream technology). В связи с этим существует точка зрения, в соответствии с которой размер роялти должен периодически пересматриваться и составлять определенный (разумный) процент от цены нижестоящей технологии. Так, в деле Стандарт Ойл против Соединенных Штатов (Standard Oil Co. v. United States) Верховный суд США указал, что если члены образованного патентного пула фактически доминируют над индустрией, имеют возможность фиксировать и сохранять роялти, то это равносильно полномочию фиксировать цены на рынке.

Существует позиция, согласно которой пул, предусматривающий для лицензиатов, передавших РИД для формирования пула (внутренние лицензиаты), меньший размер роялти, чем для внешних лицензиатов, с высокой долей вероятности ограничивает конкуренцию. Поскольку официальные разъяснения компетентных государственных органов на этот счет в настоящее время отсутствуют, применению подлежит общий принцип разумности.

Устранение конкуренции. Патентные пулы могут наносить серьезный вред рынку в результате вступления горизонтальных конкурентов в сговор. Этот риск особенно заметен, когда фирмы имеют патенты на конкурирующий способ производства или продукт. Патентный пул, образованный путем горизонтального слияния двух компаний, позволяет им совместно устанавливать ставки роялти для своих патентов, монопольные цены для своих конкурентов и зависящих от патентов компаний.

Проблема зонтичных (блокирующих) патентов. Ее суть в следующем. Первый разработчик ранее неизвестного изобретения (технологии) получает зонтичный патент (blocking patent), который впоследствии сдерживает развитие всей индустрии.

Пожалуй, самой известной иллюстрацией конфликта блокирующих патентов была авиационная промышленность. Братья Райт (Wright Brothers) разработали и запатентовали способ стабилизации полета с деформацией крыльев самолета. Их патент автоматически покрывал любую аналогичную систему изменения крыльев самолета. Вскоре после этого, Глен Кёртисс и Александр Белл (Glen Curtiss and Alexander Bell) улучшили изобретение братьев. Кёртисс и Белл получили на свое изобретение патент, в то время как все самолеты производились на основе патента братьев Райт. Однако патент Кёртисса-Белла был признан нарушающим патент братьев Райт. В результате чего, Кёртисс и Белл были лишены законной возможности использовать свое изобретение без получения лицензии от братьев Райт. Братья Райт, в свою очередь, не имели права на использование или продажу коммерчески успешного изобретения стабилизирующего устройства самолета Кёртисса-Белла. Если использовать специальную лексику, то братья Райт получили доминирующий патент (dominant patent), а Кёртисс и Белл получили зависимый патент (subservient patent), которые в то же время блокировали друг друга.

Апелляционный суд США, рассмотрев в 1913 году дело по иску братьев Райт к Кёртиссу и Беллу, признал патент Кёртисса и Белла незаконным, нарушающим права братьев Райт и запретил производить самолеты по их технологии.Таким образом, чтобы зависимое изобретение было признано соответствующим закону, должны быть получены разрешения на использование доминирующих патентов. Это общее правило сохраняет силу до сих пор.

Между тем случай с патентами братьев Райт показателен еще и в том отношении, что проблема блокирующих патентов вопреки воле сторон может быть решена путем вмешательства государства. Вот иллюстрация сказанному: судебное решение 1913 года в условиях начавшейся первой мировой войны противоречило публичным интересам США, и в 1917 году уже была создана Ассоциация авиапромышленности (Aircraft Manufacturing Association), которой были переданы права на доминирующие и зависимые патенты.

Использование недействительных прав является нарушением антимонопольного закона

Патентный пул между участниками, вместе обладающими рыночной властью, может способствовать конкуренции. Если же в пул не вносятся патенты на конкурирующие технологии, то считается, что это вряд ли вредит конкуренции. Патентный пул может тормозить заинтересованность в проведении НИОКР и внедрении их результатов в практику. Однако благодаря пулу может достигаться экономия вследствие разделения труда между его участниками. Поэтому в каждом случае

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11777[01.11.2014 14:08:51]

2, 2013

необходим индивидуальный подход. В отношении приобретения прав на интеллектуальную собственность применяют правила, регулирующие процесс слияния. Аккумулирование интеллектуальной собственности (то есть скупка чужих патентов) может рассматриваться ими как попытка монополизировать рынок. Подобные сделки оцениваются в соответствии со ст. 7 Акта Клейтона, ст.ст. 1 и 2 Акта Шермана и ст. 5 Закона о федеральной торговой комиссии. Пользование недействительными правами на интеллектуальную собственность рассматривается агентствами как нарушение антитрестовского законодательства. В частности, использование или попытка использования патента, полученного незаконным путем, является нарушением ст. 2 Акта Шермана или ст. 5 Закона о федеральной торговой комиссии.

КОМНАТА ОТДЫХА

Вредные юридические советы

Чтобы ваш директор новый Знал, какой вы превосходный, Умный, честный, работящий, Замечательный юрист, Разбросайте в кабинете Много-много договоров, Мало брейтесь, редко мойтесь И сидите допоздна.

Быть юристом превосходно – Дипломат, костюм, сигары, Именитые клиенты И приветствие с судьей.

Жаль, что сидя в кабинете, Где сидят еще пять женщин, За горой огромных папок Редко можно помечтать.

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11777[01.11.2014 14:08:51]

2, 2013

Если к вам пришел инспектор Доначислить двести тысяч Неуплаченных налогов

Ипроцентов миллион, Оцените его туфли, Посмотрите на машину

Испокойно пригрозите Куда надо сообщить.

«Дело точно проиграю» – Думал Виктор Николаич, Заглянув в свой ежедневник. В суд он сильно опоздал, Но истец Сергей Петрович После праздников январских Сдуру даже и не вспомнил Про долг суммой в миллиард.

Чтобы как и раньше ездить Далеко в командировки, Там гулять и веселиться И наутро подать иск – В интересах всех юристов

Под угрозой злой расправы Не рассказывать коллегам Про систему «Мой арбитр».

http://e.arbitr-praktika.ru/magazineprint.aspx?mid=11777[01.11.2014 14:08:51]