Исследование и анализ прав на интеллектуальную собственность при проведении Due Diligence
Виталий Кастальский
Оформление трудовых отношений с работниками, осуществляющими исследовательскую деятельность
В трудовых договорах должны содержаться положения:
об обязанности работника уведомлять работодателя о созданных потенциально охраноспособных разработках
о правах работодателя на получение патента и исключительных правах на созданные работником потенциально охраноспособные разработки
Закрепление прав на результаты за работником или за третьим лицом
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам
Наличие у работников трудовых договоров с третьими лицами
Необходимо проанализировать функционал работников по иным местам работы
Наличие нескольких трудовых договоров может привести к оспариванию права на получение патента / исключительного права
Выдача работникам служебных заданий, ведение лабораторных журналов
Оформление гражданско-правовых отношений с физическими лицами, не являющимися работниками, привлекаемыми для осуществления исследовательской деятельности
С физическими лицами, не являющимися работниками, должны быть заключены договоры об отчуждении права на получение патента на компанию
Отсутствие указанных договоров может привести к оспариванию патентов после их получения
Заключение соответствующих договоров
Мотивация разработчиков
C работниками, осуществляющими исследовательскую деятельность, должны быть заключены договоры о выплате вознаграждений за служебный результат интеллектуальной деятельности
Наличие указанных договоров – дополнительный стимул для работников полностью раскрывать созданный служебный результат интеллектуальной деятельности
Внедрение в компании механизма мотивации разработчиков
Оформление гражданско-правовых отношений с юридическими лицами, являющимися исполнителями НИОКР по заказу компании
В договорах на выполнение НИОКР должны содержаться следующие положения:
о принадлежности права на получение патента и исключительного права на все (заказанные и незаказанные) потенциально охраноспособные результаты, созданные при выполнении работ по договору, заказчику
об отсутствии права у исполнителя НИОКР использовать созданные потенциально охраноспособные результаты для собственных нужд на условиях неисключительной безвозмездной лицензии
Отсутствие указанных положений приведет к отсутствию у компании прав на разработанные по ее заказу результаты НИОКР
Заключение дополнительных соглашений с исполнителями НИОКР
Приобретение компанией исключительных прав / прав на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, включая внесение соответствующих прав в уставный капитал
Идентификация результатов интеллектуальной деятельности, исключительное право / право на использование которых приобретено по договору
Указание всех существенных условий соответствующего договора, по которому приобретено исключительное право / право на использование охраняемого результата интеллектуальной деятельности, включая условия о возмездности
Исполнение компанией обязательств по оплате
Проверка внутрикорпоративных процедур заключения договора (заинтересованные сделки, крупные сделки)
Корректность заключения и исполнения обязательств по заключенным договорам необходима в целях закрепления за компанией прав на соответствующие результаты с невозможностью последующего оспаривания договоров
Заключение дополнительных соглашений / выполнение внутрикорпоративных процедур
Осуществление публикаций лицами, осуществляющими / привлекаемыми для осуществления исследовательской деятельности
Публикации, предшествующие подаче патентных заявок, со стороны работников, осуществляющих исследовательскую деятельность, или лиц, не являющимися работниками, привлекаемыми для осуществления исследовательской деятельности – анализ содержания публикаций
Публикации, раскрывающие содержание проведенных исследований – возможное препятствие для последующего патентования таких результатов
Установление порядка публикаций результатов исследований
Стратегия охраны создаваемых результатов интеллектуальной деятельности
Необходимо наличие маркетинговых исследований о потенциальных рынках сбыта с целью определения оптимальной стратегии патентования, а также стратегии коммерциализации
Отсутствие маркетинговых исследований может привести к потере рынков за счет из-за того, что своевременно не была подана заявка на выдачу патента в представляющие интерес страны
Подача международной заявки Проведение маркетинговых исследований
Подготовка, подача и ведение делопроизводства по заявкам на выдачу патента на изобретение / полезную модель
Выявление и анализ поданных заявок на выдачу патента с целью определения возможности перехода на национальные фазы
Подача российской / международной заявки на выдачу патента – истечение срока подачи заявки на выдачу патента на территории иностранного государства – исчерпание возможности патентования на территории иностранных государств
Подача заявки на выдачу патента на усовершенствованное техническое решение