Интеллектуальное право 2023 год / 99
.docx99. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара и действия свидетельства об исключительном праве на такое наименование.
Установленный законом широкий круг оснований прекращения правовой охраны НМПТ и действия свидетельства об исключительном праве на такое наименование можно разделить на две группы:
Основания оспаривания действительности предоставления правовой охраны НМПТ и исключительного права на НМПТ: действует ретроактивно.
Основания прекращения правомерно предоставленной охраны НМПТ или исключительного права на него: прекращается на будущее.
Оспаривание в билете 98. Здесь прекращение.
Правовая охрана наименования места происхождения товара прекращается в случае:
1) исчезновения характерных для данного географического объекта условий и невозможности производить товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований в отношении данного наименования места происхождения товара;
2) прекращения правовой охраны наименования места происхождения товара в стране происхождения товара.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"
176. При рассмотрении иска о прекращении правовой охраны наименования места происхождения товара суд на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 1536 ГК РФ, в частности, устанавливает факты:
- наличия (отсутствия) данных об исчезновении характерных для конкретного географического объекта условий, о необратимом характере негативных факторов, влекущих исчезновение таких условий и невозможность производства товара, обладающего особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований;
- взаимосвязи соответствующего негативного фактора с изменением того или иного показателя, характеризующего товар.
При этом тот факт, что лицо лишено возможности производить товар, обладающий особыми свойствами, указанными в названном выше реестре в отношении наименования места происхождения товара, сам по себе не свидетельствует о невозможности производства такого товара иными лицами и не исключает возможности предоставления исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами (статья 1518, пункт 1 статьи 1522 ГК РФ).
Исходя из взаимосвязанных положений абзацев первого и пятого пункта 5 статьи 1522, подпункта 1 пункта 1 и абзаца второго пункта 3 статьи 1536 ГК РФ, с учетом положений пункта 1 статьи 6 ГК РФ, а также положений преамбулы, статей 4 и 7 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" о праве потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и их безопасность заключения об утрате возможности производить в границах определенного географического объекта товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Государственном реестре наименований и определяющимися исключительно или главным образом характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами, выдаются теми же уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти, что и заключения о наличии указанных свойств товаров.
Действие свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара прекращается в случае:
1) утраты товаром, производимым обладателем свидетельства, особых свойств, указанных в Государственном реестре наименований в отношении данного наименования места происхождения товара;
2) прекращения правовой охраны наименования места происхождения товара по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи;
3) прекращения юридического лица - правообладателя, или регистрации прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя-правообладателя, или смерти такого гражданина;
4) истечения срока действия свидетельства;
5) подачи обладателем свидетельства соответствующего заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
6) утраты иностранным юридическим лицом, иностранным гражданином или лицом без гражданства права на данное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.
Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда РФ рассмотрено дело № СИП-784/2016, разрешающее вопрос о возможности прекращения правовой охраны наименования места происхождения товара "Нарзан" в связи с изменением химического состава воды, которая добывается из Кисловодского месторождения.
Главным предметом рассмотрения судов являлся вопрос о возможности прекращения правовой охраны НМПТ в связи с утратой товаром особых характеристик (изменения химического состава воды в результате природных и антропогенных факторов).
Суд по интеллектуальным правам признал представленные доказательства изменения химического состава воды (признанного Роспатентом незначительным) достаточными для вывода о прекращении правовой охраны НМПТ.
Верховный суд РФ, отменяя акты СИП, напомнил о различии двух ситуаций:
1) прекращения правовой охраны НМПТ (когда характерные для данного географического объекта условия исчезли (иссяк водный источник, изменился климат, отсутствуют специалисты и т.п.) и потому невозможно более производить товар, обладающий теми особыми свойствами, которые указаны в Госреестре наименований (подп. 1 п. 1 ст. 1536 ГК РФ);
2) прекращения действия свидетельства об исключительном праве на НМПТ (когда товар, производимый конкретным обладателем свидетельства, утрачивает особые свойства, указанные в Госреестре наименований в отношении данного НМПТ.
В случае с "Нарзаном" Верховный суд РФ установил, что отсутствие у заявителя возможности производить товар, обладающий особыми свойствами, указанными в Госреестре, само по себе не свидетельствует о невозможности производства такого товара иными лицами, поскольку сам географический объект продолжает существовать.
Сформированный ВС РФ подход в настоящее время закреплен в пункте 176 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".
В судебной практике не редки и "зеркальные случаи", когда новый недропользователь оспаривает действие свидетельства на НМПТ предыдущего правообладателя в связи с утратой последним возможности производить товар с особыми свойствами ввиду прекращения доступа к источнику по окончании действия договора пользования недрами.
Подобная ситуация произошла с НМПТ "Ессентуки № 4" и "Ессентуки №17".
Следует отметить, что прекращение всех свидетельств на право пользования НМПТ не свидетельствует о прекращении правовой охраны "бессубъектного" НМПТ. Такой подход свидетельствует о значимости рассматриваемого объекта интеллектуальной собственности для государства и его заинтересованности в сохранении правовой охраны НМПТ.
Описанное разграничение, на наш взгляд, иллюстрируют одну из особенностей правового статуса НМПТ – исключительное право может принадлежать нескольким лицам независимо друг от друга.
На наш взгляд, значимой особенностью комментируемого дела является именно обсуждение вопроса о злоупотреблении правом и недобросовестной конкуренции заявителя – попытки создания барьера при входе на рынок производства минеральной воды с определенным химическим составом и характеристиками посредством подачи заявления прекращении правовой охраны.
Так, Верховный суд отметил, что заявитель производил и реализовывал минеральную воду с использованием НМПТ "НАРЗАН" в течение 20 лет, и обратился с заявлением о прекращении правовой охраны данного наименования уже после истечения срока действия свидетельства. Суд указал на подачу заявки на регистрацию коллективного товарного знака аффилированной экспертной организацией. При таких обстоятельствах судам следовало проверить каким образом сохранение НМПТ "НАРЗАН" могло негативно повлиять на права и деятельность общества, требующего прекращения правовой охраны НМПТ "НАРЗАН"1.
При повторном рассмотрении дела Президиум СИП прямо указал, что: "интерес общества "НАРЗАН" зарегистрировать коллективный товарной знак "НАРЗАН" не может быть противопоставлен законному праву других лиц, которые в границах того же географического объекта производят товар, обладающий теми же особыми свойствами, получить исключительное право на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара"2.
Следует отметить, что подобное злоупотребление правом не является редкостью. Достаточно вспомнить попытку прекращения правовой охраны НМПТ "Абрау-Дюрсо" для целей подачи заявки на регистрацию аналогичного товарного знака из опасения, что другие виноделы, осуществляющие производство в данном поселке, смогут использовать это название для своей алкогольной продукции3.
В пользу прекращения регистрации было заявлено, что "в границах поселка Абрау-Дюрсо не растет виноград, используемый для производства вин, а природные и климатические условия в поселке не являются уникальными для выращивания винограда. Уникальной следует считать не местность, а марку "Абрау-Дюрсо", чья репутация основана на многолетнем опыте и технологических наработках". Данная заявка была отклонена с указанием, что большинство сырья, используемого при производстве вин, выработано за пределами поселка, может послужить лишь поводом для аннулирования права компании на использование зарегистрированного НМПТ "Абрау-Дюрсо" в своей продукции"4.
С учетом изложенного, комментируемое дело является значимым для судебной практики по вопросу о прекращении правовой охраны НМПТ, поскольку охватывает сразу несколько особенностей правового регулирования данного объекта интеллектуальной собственности.
Во-первых, поставлена точка в вопросе о том, что правовая охрана НМПТ как географического указания может быть прекращена исключительно при существенном и необратимом изменении (исчезновении) характерных для конкретного географического объекта условий и невозможность производства товара, обладающего особыми свойствами, указанными в Госреестре.
Во-вторых, обозначено различие между исчезновением (изменением) характерных для географического объекта условий и невозможностью производства отдельным лицом товара с особыми свойствами.
В-третьих, сформированы основы для пресечения недобросовестной конкуренции посредством прекращения правовой охраны НМПТ и регистрации одноименного товарного знака.
1 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18.01.2018 по делу № 300-ЭС17-14398, СИП-784/2016.
2 Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2018 № С01-424/2017 по делу № СИП-784/2016.
3 "Абрау-Дюрсо" боится двойников. Компания ищет в Роспатенте защиты от конкурентов. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/newspaper/2013/04/03/56c1b0749a7947406ea09de2.
4 Афанасьева Е.Г., Долгих М.Г., Афанасьева Е.А. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности: правовые вопросы: учебное пособие / отв. ред. Е.В. Алферова. М.: РАН ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований. Отдел правоведения, 2016. 152 с.