Интеллектуальное право 2023 год / 88
.docx88. Последствия неиспользования товарного знака.
Статья 1486. Последствия неиспользования товарного знака
1. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет. Заинтересованное лицо, полагающее, что правообладатель не использует товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, направляет такому правообладателю предложение обратиться в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности с заявлением об отказе от права на товарный знак либо заключить с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован (далее – предложение заинтересованного лица). Предложение заинтересованного лица направляется правообладателю, а также по адресу, указанному в Государственном реестре товарных знаков или в соответствующем реестре, предусмотренном международным договором Российской Федерации. Предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю не ранее чем по истечении трех лет с даты государственной регистрации товарного знака. Если в течение двух месяцев со дня направления предложения заинтересованного лица правообладатель не подаст заявление об отказе от права на товарный знак и не заключит с заинтересованным лицом договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, заинтересованное лицо в тридцатидневный срок по истечении указанных двух месяцев вправе обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Новое предложение заинтересованного лица может быть направлено правообладателю товарного знака не ранее чем по истечении трехмесячного срока со дня направления предыдущего предложения заинтересованного лица. Решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования принимается судом в случае неиспользования правообладателем товарного знака в отношении соответствующих товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица.
Правовая охрана товарного знака прекращается с даты вступления в законную силу решения суда. (п. 1 в ред. Федерального закона от 1 июля 2017 г. № 147-ФЗ)
2. Для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. (в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ)
3. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе. При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.
4. Прекращение правовой охраны товарного знака означает прекращение исключительного права на этот товарный знак.
В силу ст. 5(C)(1) Парижской конвенции, если в стране использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.
Как отмечено в ст. 19 соглашения триПс, если использование является требованием для сохранения в силе регистрации, то регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию. Обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, должны признаваться в качестве веских причин для неиспользования знака. Использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.
На этих положениях Парижской конвенции и соглашения триПс основана комментируемая статья, определяющая, что правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет, непосредственно предшествующих дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица. Таким образом, в Российской Федерации правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак для того, чтобы сохранять право на него. Товарный знак должен реально использоваться для целей индивидуализации товаров в гражданском обороте.
С 12 июля 2017 г. лица, заинтересованные в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, до обращения в суд с таким требованием обязаны соблюсти установленный законом обязательный досудебный порядок. В случае его несоблюдения поданное в суд исковое заявление на основании п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК подлежит возвращению. Если же такой факт будет установлен после принятия искового заявления судом к своему производству, исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК).
Досудебный порядок заключается в том, что до обращения в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования лицо, желающее такого прекращения, обязано обратиться к правообладателю и предложить ему либо добровольно отказаться от товарного знака (такой отказ допускается в силу подп. 5 п. 1 ст. 1514 ГК), либо заключить договор об отчуждении товарного знака.
Момент, после которого использование товарного знака правообладателем не учитывается при рассмотрении спора, является день направления правообладателю предложения заинтересованного лица.
Сроком, в течение которого подлежит оценке использование товарного знака, охватываются три года, непосредственно предшествующие дню направления правообладателю предложения заинтересованного лица. Если в течение трех лет перед этой датой товарный знак уже начал использоваться, его неиспользование ранее, в течение иных трех подряд лет основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака не является.
Трехлетний срок, предшествующий дате направления предложения заинтересованного лица, – это расчетный срок, за который средние потребители обычно забывают об использовании конкретного обозначения конкретным правообладателем.
Смена правообладателей не влечет изменения периода, в котором подлежит оценке использование товарного знака.
Учитывается использование или неиспользование конкретного товарного знака любыми правообладателями в трехлетний период, предшествующий дате обращения в суд.
Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано лишь заинтересованным лицом, которым может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака (на это специально обращено внимание в п. 42 обзора судебной практики вс рФ от 23 сентября 2015 г.).
Заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака является лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак. Круг таких заинтересованных лиц законом не определен.
Согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ, выраженной в Постановлении от 1 марта 2011 г. № 14503/10, к заинтересованным лицам могут быть отнесены, в частности, производители товаров, в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, например лицо, подающее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.
В Постановлении Президиума ВАС РФ от 17 сентября 2013 г. № 5793/13 отмечено, что заинтересованным можно считать также лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного товарного знака, а также обладающее исключительным правом на фирменное наименование, когда собственно наименование юридического лица (часть фирменного наименования) также тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, и это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя.
При этом сама по себе подача заявки на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных товаров о заинтересованности не свидетельствует (см., например, п. 40 обзора судебной практики вс рФ от 23 сентября 2015 г.).
Заинтересованными лицами можно считать и лиц, которые сами не претендуют на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, а, например, предполагают использовать спорное обозначение в предпринимательской деятельности свободно без его регистрации.
Кроме того, не исключается интерес, и не связанный с предпринимательской деятельностью, например по использованию обозначения в доменном имени (Постановление Президиума ВАС РФ от 4 июня 2013 г. № 445/13).
Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.
Для сохранения правовой охраны товарного знака правообладатель должен доказать фактическое использование товарного знака в отношении каждого конкретного товара, для которого зарегистрирован товарный знак и по которому истец доказал свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.
При установлении обстоятельств использования оспариваемого товарного знака принцип однородности товаров и услуг по общему правилу не применяется (см., например, п. 41 обзора судебной практики вс рФ от 23 сентября 2015 г.), т.е. правообладатель обязан представить соответствующие доказательства использования товарного знака в смысле п. 2 ст. 1486 ГК в отношении каждого отдельного товара или услуги, для которых такой товарный знак зарегистрирован, а при непредставлении таких доказательств правовая охрана товарного знака досрочно прекращается в отношении этих товара или услуги. В то же время, несмотря на то что при оценке использования товарного знака однородность не учитывается, судебная практика тем не менее исходит из того, что при доказанности использования товарного знака в отношении конкретного товара оставлению в силе подлежит также правовая охрана в отношении: – товаров, представляющих собой иные формы того же товара, в отношении которого доказано использование; – товаров, представляющих собой обобщенное название того же вида товаров, для одного из которых доказано использовании.
В Определении ВС РФ от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15-10765 по делу № СИП530/2014 отмечено, что, в отличие от общего правила неучета однородности товаров при доказывании использования товарного знака в отношении конкретных товаров и услуг, однородность может учитываться применительно к широко известным товарным знакам. Такая широкая известность должна быть доказана в отношении товаров и услуг, однородных тем, в отношении которых товарный знак фактически не используется, таким образом, чтобы широкая известность товарного знака при его использовании в отношении конкретных товаров распространялась в глазах потребителей на иные товары, в отношении которых товарный знак не используется.
Таким образом, при доказанной широкой известности в отношении конкретных товаров вывод о том, что правовая охрана не может быть прекращена в отношении однородных товаров, может быть сделан только при установлении следующих обстоятельств: товарный знак используется в отношении конкретных товаров; в отношении этих товаров данный товарный знак является широко известным; остальные товары являются однородными тем, в отношении которых товарный знак используется и широко известен.
Статьей 1486 ГК РФ не установлено, что для сохранения правовой охраны в отношении конкретных, непосредственно указанных в свидетельстве товаров или услуг, которые могут быть разделены на подвиды, требуется доказывать использование товарного знака в отношении абсолютно всех подвидов. Доказыванию подлежит использование товарного знака в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором эти товар или услуга названы в свидетельстве на товарный знак.
По субъектному составу учитывается использование товарного знака не любыми лицами, а лишь: – правообладателем; или – лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора; или – лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. Комментируемая статья, основываясь на положениях ст. 19 соглашения триПс, не определяет круг лиц, которыми использование товарного знака осуществляется под контролем правообладателя. При этом судебная практика исходит из того, что под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается его использование третьими лицами без заключения лицензионного договора, но по воле правообладателя. Контроль со стороны правообладателя может быть различным для случая, когда товарный знак используется иным лицом при производстве товара (контроль качества товара, объемов производства и реализации и пр.), и для случая импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации.
Учитывается не любое использование товарного знака правообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК, если они непосредственно связаны с введением товара в гражданский оборот. Так, производство товара с нанесением на него товарного знака (являясь одним из основных способов использования товарного знака из охватываемых п. 2 ст. 1484 ГК) не свидетельствует об использовании товарного знака для целей комментируемой статьи до тех пор, пока соответствующий товар не будет предложен к продаже, не начнет рекламироваться или с ним не будут совершаться иные действия, связанные с введением товара в гражданский оборот.
Перечень способов введения в гражданский оборот товаров с использованием результатов интеллектуальной деятельности в п. 2 ст. 1484 ГК не является исчерпывающим1. При этом к числу таких способов, учитываемых для целей ст. 1486 ГК, относится в том числе дарение товаров с нанесенным на них товарным знаком2.
Как отмечено ВОИС в п. 9.86, 9.88 разд. F гл. 9 «Введения в интеллектуальную собственность», использование товарных знаков должно быть предано гласности, т.е. товары должны выставляться на продажу через нормальные коммерческие каналы. При этом использование должно быть фактическим – номинального использования недостаточно. Таким образом, при оценке обстоятельств реального использования спорного обозначения установлению подлежит не только сам по себе факт введения в гражданский оборот продукции, маркированной данным обозначением, но и объемы такой продукции. К примеру, низкий уровень товарооборота дорогостоящей (эксклюзивной) продукции со спорным товарным знаком может быть признан судом в совокупности с иными доказательствами достаточным доказательством использования данного товарного знака.
Использованием товарного знака для целей комментируемой статьи является его использование с изменением отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. В данном же случае имеется в виду возможность использования правообладателем не только самого товарного знака, но и иных внешне схожих обозначений, которые потребителями, не обращающими внимания на мелкие детали, будут восприниматься как тот же товарный знак (с такой же различительной способностью).
Предоставление правообладателем доказательств того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам, влечет отказ в досрочном прекращения правовой охраны товарного знака.
Правовая охрана товарного знака вследствие его неиспользования считается прекращенной с момента вступления в силу решения суда об этом на будущее время.