Интеллектуальное право 2023 год / 65 Вопрос

Вопрос № 65. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Источник: комментарий под ред. Павловой.

Вопрос регулируется ст. 1398 ГК РФ¹. Статья 1398 следует за общими положениями ст. 1248 ГК, устанавливающими, что споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, разрешаются судом и что защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, осуществляется в случаях, предусмотренных ГК, в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Решение указанного органа, принятое по результатам оспаривания в административном порядке, может быть оспорено в суде.

В связи с принятием Федерального закона № 35-ФЗ ст. 1398 претерпела существенные изменения. В частности, из положений данной статьи, так же как из положения п. 2 ст. 1248 и ряда других статей ГК, исключено упоминание Палаты по патентным спорам. Возражения против выдачи патента теперь согласно ГК следует подавать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Таким образом, приведены в соответствие положения ГК, определяющие орган, в который подаются возражения, и орган, которым принимаются решения по результатам рассмотрения возражений.

Пункт 1 комментируемой статьи содержит исчерпывающий перечень оснований для оспаривания патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и признания его недействительным полностью или частично в течение всего срока его действия.

Первым и наиболее распространенным основанием для оспаривания является несоответствие:

• изобретения – условиям патентоспособности, установленным ст. 1350 ГК, и требованиям, предусмотренным п. 4 ст. 1349 ГК;

• полезной модели – условиям патентоспособности, установленным ст. 1351

ГК, и требованиям, предусмотренным подп. 4 п. 4 ст. 1349 ГК;

• промышленного образца – условиям патентоспособности, установленным ст. 1352 ГК, и требованиям, предусмотренным подп. 4 п. 4 ст. 1349 ГК и ст. 1231.1 ГК.

В связи с принятием Федерального закона № 35-ФЗ в подп. 1 п. 1 ст. 1398 появились новые основания для оспаривания: несоответствие изобретения, полезной модели или промышленного образца требованиям п. 4 ст. 1349 ГК и несоответствие промышленного образца требованиям ст. 1231.1 ГК.

Второе основание для оспаривания состоит в несоответствии документов заявки на изобретение или полезную модель, представленных на дату ее подачи, требованию, согласно которому они должны раскрывать сущность изобретения или полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления изобретения или полезной модели специалистом в данной области техники. Это требование впервыевведено в российское законодательство в связи с принятием Федерального закона № 35-ФЗ (см. п. 5 комментария к ст. 1375 ГК).

Третьим основанием является выдача патента на изобретение или полезную модель с формулой, изменяющей заявку по существу (п. 2 ст. 1378 ГК).

В связи с внесением изменений в ГК положение, устанавливающее основания для оспаривания в случае, если патент выдан с формулой изобретения или полезной модели, изменяющей заявку по существу (п. 2 ст. 1378 ГК), значительно переработано. До внесения изменений в ГК таким основанием являлось наличие в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых в формуле или описании, представленных на дату подачи.

Теперь им является наличие в формуле изобретения или полезной модели, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату.

Четвертым основанием является выдача патента с несоблюдением условий, предусмотренных ст. 1383 ГК, при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета.

Пятое основание состоит в выдаче патента с неправомерным указанием состава авторов или патентообладателей.

Пункт 2 комментируемой статьи содержит положения, указывающие на порядок оспаривания выданного патента в зависимости от выявленного основания. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен как в административном, так и в судебном порядке, как в пределах нормативно установленных сроков действия патентов на объекты патентного права (п. 1–3 ст. 1363 ГК), так и за их пределами, как любым лицом, так и заинтересованным лицом.

В связи с принятием Федерального закона № 35-ФЗ внесены коррективы в п. 2 ст. 1398. Теперь в этом пункте однозначно сформулированы нормы, устанавливающие сроки, в течение которых патент может быть оспорен любым лицом: это сроки действия патентов, указанные в п. 1–3 ст. 1363 ГК.

В течение всего срока действия, предусмотренного п. 1–3 ст. 1363, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорен любым лицом:

• в административном порядке – путем подачи возражения в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если выявлены основания, предусмотренные подп. 1–4 п. 1 ст. 1398;

• в судебном порядке – в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора лица, не являющегося таковым, либо без указания в патенте лица, являющегося автором;

• в судебном порядке – в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве патентообладателя лица, не являющегося таковым, либо без указания в патенте лица, являющегося патентообладателем.

Пункт 3 комментируемой статьи содержит положение о возможности преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель на этапе оспаривания патента на изобретение, если оспариваемое техническое решение соответствует условиям патентоспособности полезной модели. Это положение является новеллой законодательства и призвано существенно расширить права патентообладателей, обеспечивая возможность сохранения правовой охраны при некоторых условиях.

Прежде всего, согласно правилам, установленным п. 3 комментируемой статьи, на этапе оспаривания патента патентообладатель вправе подать заявление о преобразовании патента на изобретение в патент на полезную модель, при условии что срок действия патента на изобретение не превысил срок действия патента на полезную модель, предусмотренный п. 1 ст. 1363 ГК.

Основными различиями в требованиях и условиях патентоспособности изобретений и полезных моделей является то, что в качестве полезной модели может охраняться только устройство (абзац первый п. 1 ст. 1351 ГК), а также то, что для изобретений, в отличие от полезных моделей, для предоставления правовой охраны необходимо соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень» (абзац второй п. 1 ст. 1350 ГК).

Пункт 5 комментируемой статьи определяет последствия признания патента недействительным полностью или частично – аннулирование патента с даты подачи заявки на патент. Аннулирование патента полностью означает, что он не удостоверяет авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец, причем не только в отношении периода после вынесения решения о признании недействительным, а с даты подачи заявки.

Пункт 6 комментируемой статьи определяет последствия аннулирования патента для лицензионных договоров, заключенных на основе этого патента. Лицензионные договоры сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента. Это означает, что права и обязанности сторон лицензионного договора, реализованные и исполненные к моменту вынесения решения о признании патента недействительным, пересмотру не подлежат. Однако с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие.

В п. 7 комментируемой статьи указано на еще одно последствие признания патента недействительным – отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и, как следствие, аннулирование записи в соответствующем государственном реестре. Поскольку после принятия решения о выдаче патента состоялась официальная публикация сведений о выдаче патента, эти сведения остаются общедоступными.

1 С целью экономии объёма текст статьи не копировал.