Интеллектуальное право 2023 год / 61 Вопрос

Вопрос № 61. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение. Источники: ГК РФ, комментарий под ред. Павловой

ГК РФ Статья 1366.

1. Заявитель, являющийся единственным автором изобретения, до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной может подать заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При наличии указанного заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по этой заявке, с заявителя не взимаются. Уплаченные до подачи указанного заявления пошлины не возвращаются.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об указанном заявлении.

2. Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Государственная регистрация перехода исключительного права к приобретателю по договору об отчуждении патента осуществляется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности при условии уплаты всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).

3. Если в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступило письменное уведомление о желании заключить договор об отчуждении патента, патентообладатель может подать в указанный федеральный орган ходатайство об отзыве своего заявления. В этом случае предусмотренные настоящим Кодексом патентные пошлины, от уплаты которых заявитель (патентообладатель) был освобожден, подлежат уплате. В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи.

Комментарий В.О. Калятина к статье

1. Данная статья предоставляет заявителю возможность, определенным образом ограничив свои права, получить льготу по уплате патентных пошлин. Связав себя обязательством заключить договор об отчуждении исключительного права с первым желающим, лицо освобождается от уплаты патентных пошлин в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по этой заявке (т.е. от пошлин за поддержание патента в силе). Однако такие пошлины придется платить приобретателю патента, поэтому ему целесообразно всегда проверять, не было ли сделано соответствующего заявления. Более того, пока эти пошлины не будут уплачены в полном объёме исключительное право не перейдёт к приобретателю.

Данная льгота, перекладывая обязанность уплаты пошлины на приобретателя патента, может облегчить изобретателям патентование созданных ими разработок (впрочем, льготой может воспользоваться любой заявитель, в том числе и юридическое лицо).

2. Получить указанную льготу заявитель может, сделав заявление в Роспатент, причем для этого существует ограниченный промежуток времени – до принятия решения по заявке (либо о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной). Затем возможность для подачи такого заявления утрачивается, и патентообладатель уже не сможет воспользоваться рассматриваемой льготой по уплате патентной пошлины.

Уведомление о желании лица заключить договор об отчуждении патента направляется как патентообладателю, так и в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности – для фиксации времени подачи заявления, ведь желающих приобрести патент может быть и несколько.

3. Воспользоваться правом на заключение договора, которое порождает данное заявление, может только гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо, т.е. для иностранных лиц эта возможность закрыта. Договор на приобретение патента заключается на условиях, соответствующих установившейся практике. Очевидно, что установить такие условия может быть очень непросто, поскольку они зависят от многих факторов, включая отрасль применения соответствующей технологии, характеристики технического решения и т.д. В подобных обстоятельствах суд будет вынужден назначать соответствующую экспертизу, результаты которой могут быть не всегда предсказуемыми. Опасности, связанные с такой неопределенностью, будут существовать главным образом для патентообладателя, в то время как его контрагент получит возможность отказаться от заключения договора, если его не устроят высказанные экспертные оценки.

Заключение договора на основе данной оценки в дальнейшем может быть оспорено любым заинтересованным лицом, например иным претендентом на приобретение патента.

4. Процедура согласования условий такого договора регулируется ст. 445 ГК. Если патентообладатель будет уклоняться от заключения договора, его контрагент может обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор и о возмещении причиненных ему убытков.

5. Патентообладатель связан сделанным заявлением как минимум в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение. По истечении этого срока заявление можно отозвать, если в Роспатент не поступило письменного уведомления о желании заключить договор об отчуждении патента. Однако в таком случае ему придется уплатить все пошлины за прошедший период. Если же ходатайство об отзыве указанного заявления не подавать, то пошлины платить так и не придется, даже если до конца действия патента желающих его приобрести не появится.

6. Информация о соответствующем заявлении и о его отзыве публикуется в официальном бюллетене Роспатента.