Интеллектуальное право 2023 год / 59

59. Право преждепользования и право послепользования в патентном праве.

Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец

 1. Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Лекции Калятин:

Ст. 1361 ГК право преждепользования. Особое право. Ситуация простая: я придумал какую-то вещь, а патент получил другой. По справедливости, мне запретят использование вещи, которую я изобрел. Если вы до даты приоритета чужого изобретения использовали это изобретение добросовестно. Либо сделали необходимые приготовления, то вы дальше можете неограниченно долго использовать это изобретение. Ничего платить не надо, но есть одно ограничение - нельзя расширять производство. Оно фиксируется на момент выдачи патента. Сколько производили штук, столько можете производить дальше. Если такой не очень коммерчески подкованный изобретатель не догадался запатентовать изобретение, то по-прежнему может его использовать дальше. Ситуация немного другая, но похожая. Есть разные версии изобретения радио: Тесла, Попов, Маркони. Известно, что Маркони изобрел только антенну, которая выдвигается. Все остальное взял чужое. Даже не было никаких доказательств иного. Маркони происходит из аристократического рода, и он добился первого патента. Он предъявил требование о выплате ему денег к российской империи. Ему отказали на том основании, что радио было использовано в РФ в военной сфере. Похожая ситуация. Там не было патента в РФ, поэтому немного другая. Преждепользование - особое ограниченное исключительное право, но в ограниченном объеме, только могу самостоятельно использовать объект, не могу другим лицам запрещать. Это право самому применять объект. Право оборотоспособное, можно передать, но только вместе с предприятием. Только продать завод, на котором производится.

Есть зеркальное к нему право, называется право послепользования. Оно такое же, но возникает в другой ситуации. За поддержание патента в силе надо каждый год уплачивать патентную пошлину. Эта пошлина возрастает с каждым годом, стимулирует отказываться от своих изобретений. Получается ситуация, что люди могут решить, что не будут платить пошлину, и они не будут платить пошлину. Прошел год, и бывший патентообладатель решил, что зря перестал платить. Ему закон предоставляет возможность восстановить патент в течение 3 лет. Штрафная пошлина платится. Восстановить можно, но есть период 3 года или меньше. И кто-то мог в этот период мог начать производство продукции. У него называется право послепользования. Когда наш патент восстановлен, то мы не можем запретить выпуск этой продукции. У него будет ограничение объема этого права.

Студент: а восстанавливается с обратной силой?

Калятин: не с обратной, а с момента когда восстановлен. Период открытый, те, кто в этот период использовали действовали законно. И более того, если продолжают действовать, то тоже законно. Приготовление к продаже должно быть материально.

Комментарий к 4 части ГК:

Следует иметь в виду, что использование изобретения, полезной модели, промышленного образца до даты приоритета может привести к общедоступности сведений об этом изобретении: например, сведения о техническом средстве могут стать известными в результате его использования. В случае возможности документального подтверждения даты, с которой эти сведения стали общедоступными, обладатель права преждепользования может оспорить патент ввиду его несоответствия условию «новизна», поскольку указанный вид источника информации включается в уровень техники при установлении новизны изобретения, полезной модели и промышленного образца.

Право преждепользования не является исключительным правом, в отличие от прав патентообладателя. Помимо ограниченности в распоряжении правом, преждепользователь не может запрещать использование тождественного решения третьим лицам.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

126. Право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования.

127. Для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования использование изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается исходя из пункта 3 статьи 1358 ГК РФ.

Согласно пункту 2 статьи 1354 ГК РФ содержащаяся в патенте формула определяет объем охраны интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель.

Расширение любым путем объема использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе путем указания на виды выпускаемой продукции, влечет необходимость получения преждепользователем разрешения обладателя патента на использование охраняемого патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Количественное изменение объема выпускаемой продукции (в штуках, килограммах, метрах и др.) не должно превышать объема использования (необходимого приготовления к использованию), имевшего место до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца, в том числе установленного судом при признании права преждепользования.

Для определения такого количества суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, может назначить экспертизу.

Равным образом не может расширяться и территория использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.

128. В силу пункта 1 статьи 1361 ГК РФ право преждепользования возникает у лица, сделавшего необходимые приготовления к использованию тождественного охраняемому патентом на изобретение, полезную модель техническому решению или тождественного охраняемому патентом на промышленный образец решению внешнего вида или решения, отличающегося от изобретения только эквивалентными признаками.

Под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать.

Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.