Интеллектуальное право 2023 год / 58

58. Виды свободного использования охраняемых изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. (Россия участвует): содержит ряд материально-правовых норм, определяющих допустимые ограничения исключительных прав: об условиях свободного использования изобретений и промышленных образцов, о праве преждепользования, о принудительных лицензиях и др.

Комментарий к 4 части ГК:

Ст. 1358 ГК регулирует случаи свободного использования охраняемых изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

В п. 1 ст. 1358 ГК отмечены только позитивные правомочия патентообладателя. Тем не менее в ст. 1229 ГК, отсылка к которой имеется в комментируемой статье, предусмотрена и негативная составляющая исключительного права – право запрещать другим лицам использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец, причем особо отмечено, что такой запрет предусмотрен «по умолчанию», поскольку в соответствии с абзацем вторым п. 1 ст. 1229 ГК отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Ст. 1229 ГК (Исключительное право).

Трёхступенчатый тест в Бернской конвенции на случаи свободного использования¹.

Общий критерий, который первоначально был установлен в Бернской Конвенции, а затем воспроизведен и в других международных соглашениях – трехступенчатый тест. Трехступенчатый тест – правила, которые позволяют странам, которые вводят у себя случаи свободного использования, руководствоваться тестом на предмет того, не слишком ли много исключений введено; также суды не прочь руководствоваться содержанием теста применительно к конкретным спорам, в тех ситуациях, когда вроде бы способ использования подпадает под случай свободного использования, однако правообладатель настаивает, что его права были нарушены.

Содержание теста можно найти в п. 5 ст. 1229 ГК применительно к произведениям и объектам смежных прав: 1) ограничения устанавливаются в определенных случаях; 2) при условии, что такие ограничения противоречат обычному использованию произведений и объектов смежных прав; 3) необоснованным образом не ущемляют законные интересы правообладателя.

Павлова: это правильно (закрытый перечень в ГК способов использования), поскольку модель, отображенная в 4 части ГК – закрытый перечень случаев свободного использования, то лучше их в ГК сразу подробно расписать и определить их пределы. Это необходимо для того, чтобы избежать теневого регулирования, избежать ситуаций, когда не понятно, нарушаешь ты права или нет.

Абз. 4 п. 5 ст. 1229 Исключительное право

…

Ограничения исключительных прав на изобретения или промышленные образцы устанавливаются в отдельных случаях при условии, что такие ограничения необоснованным образом не противоречат обычному использованию изобретений или промышленных образцов и с учетом законных интересов третьих лиц не ущемляют необоснованным образом законные интересы правообладателей.

Так же в п. 2 ст. 1358 ГК РФ предусмотрены специальные случаи свободного использования, характерные именно для охраняемых изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (5 примеров, перечень ОТКРЫТЫЙ).

Примеры использования, перечисленные в ГК:

1. Ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта.

2. Использование так же и для продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное

3. Использование так же и для устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ

4. Использование так же и для продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению

5. Осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.

Для изобретения факт использования устанавливается при совпадении (тождестве) признаков, которыми характеризуется реальный объект техники (продукт или способ), с признаками независимого пункта формулы изобретения. Факт использования изобретения будет иметь место также и в том случае, если признаки продукта или способа не тождественны, а эквивалентны признакам независимого пункта формулы, причем эти признаки известны в качестве эквивалентных в данной области техники до даты приоритета изобретения. Такое регулирование получило название «теория эквивалентов». Определение понятия эквивалентности признаков отсутствует в законодательстве, но, по сложившейся практике, эквивалентными считаются такие признаки, которые выполняют одну и ту же функцию с одинаковым результатом. Сложнее с ограничением, указывающим, что эквивалентные признаки должны быть известны «в данной области техники». Какими именно рамками надо ограничить область техники, остается неясным.

В отношении использования полезных моделей новым в законодательстве является то, что теория эквивалентов в этом случае не действует. Факт использования полезной модели устанавливается при совпадении признаков, которыми характеризуется реальный объект техники (устройство), с признаками независимого пункта формулы полезной модели. Это связано с заниженным по сравнению с изобретением требованием творческого характера решения и легальностью приобретения прав на усовершенствования полезной модели путем замены средства, указанного в формуле, на другое, эквивалентное и известное средство ввиду отсутствия для полезной модели условия патентоспособности «изобретательский уровень».

В абзаце третьем п. 3 ст. 1358 указано со ссылкой на п. 2 ст. 1354 ГК, что при установлении использования изобретения или полезной модели для толкования формулы изобретения и полезной модели могут использоваться описание и чертежи. Такое толкование может допускаться только при неопределенности объема правовой охраны в соответствии с патентной формулой, т.е. при не очень «качественной» формуле изобретения или полезной модели. Оно должно способствовать пониманию технического смысла признаков формулы. Недопустимо такое толкование этих признаков, которое приводит к сужению или расширению объема прав, определенных формулой: например, характеризуя признак с помощью обобщающего понятия, нельзя устанавливать объем прав на основании единственного примера, приведенного в описании и содержащего один из частных случаев воплощения этого признака.

Промышленный образец признается использованным в изделии не только в случае, если оно содержит все существенные признаки промышленного образца, но и в случае, если изделие содержит совокупность признаков, производящую на потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

Пункт 4 ст. 1358 ГК относится к случаю использования изобретения или полезной модели, когда использованным оказывается каждый признак формулы другого изобретения (или признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения) либо каждый признак формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца – каждый существенный признак другого промышленного образца (или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение). Такой случай может возникнуть, в частности, когда используются зависимые от других объектов патентных прав изобретение, полезная модель или промышленный образец.

"Гражданское право: В 2 т.: Учебник" (том 1). 3-е издание, переработанное и дополненное, под ред. Б.М. Гонгало. "Статут", 2018:

Патентообладатель обязан ежегодно уплачивать пошлины за поддержание в силе выданного патента. При неуплате пошлин за поддержание патента в силе его действие прекращается, но может быть восстановлено. Со дня прекращения действия патента изобретению, полезной модели или промышленному образцу правовая охрана не предоставляется. Следовательно, в указанный период использование объекта является свободным для любых лиц. Если действие патента будет восстановлено, интересы таких добросовестных пользователей должны быть защищены.

Содержание права послепользования сводится к тому, что послепользователь продолжает после восстановления действия патента использовать объект патентных прав без согласия патентообладателя (и без выплаты ему вознаграждения) в объеме, существовавшем в период, когда действие патента было прекращено.

"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017)"

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017)

22. Лицо, осуществляющее использование полезной модели одним из способов, названных в п. 2 ст. 1358 ГК РФ, в том числе осуществляющее предложение к продаже, продажу товаров, сохраняет право на дальнейшее использование полезной модели тем же способом и в том же объеме (право послепользования), доказав, что производство (приготовление к производству) товара, в котором использована полезная модель, осуществлено в период до восстановления действия патента на такую полезную модель.

1 Запечатки Лекций от 2019 года.