Интеллектуальное право 2023 год / 11

11. Общая характеристика договора о предоставлении права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (лицензионного договора). Исключительная и неисключительная лицензия. Сублицензионный договор.

Комментарий к IV части:

ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор 1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, за исключением случаев, прямо предусмотренных Кодексом. Последствием несоблюдения требования ГК к форме договора является его недействительность.

В настоящее время исключением из обязательной письменной формы договора является возможность заключения в устной форме договора об использовании произведения в периодическом печатном издании (предложение второе п. 2 ст. 1286 ГК).

Кроме того, с 1 октября 2014 г. в отношении произведений науки, литературы или искусства, а также объектов смежных прав появилась возможность предоставления так называемой “свободной лицензии”, которая в ГК получила название .открытая лицензия. (ст. 1286.1 и п. 2 ст. 1308 ГК). Для такой открытой лицензии простая письменная форма считается соблюденной в случае, когда лицензиат имеет возможность ознакомиться с условиями лицензии перед началом использования. Этот договор является договором присоединения. В самой открытой лицензии может быть указано, совершение каких действий будет считаться акцептом ее условий (см. подробнее комментарий к ст. 1286.1). Таким же образом считается соблюденной письменная форма договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии на использование программы для ЭВМ и базы данных при соблюдении условий, указанных в абзаце втором п. 5 ст. 1286 ГК.

Лекции Калятин (2019+из файла):

Предоставление права на время на ограниченных условиях. Первая сдожность - какого права? Часто пишут, что передается исключительное право. Но в лиценз д появляется новое, вторичное, право поверх искл права, тк искл право всегда остается у правообл. Появл право на использование объекта способами, указ в д. Оно и перемещается. Надо писать - предоставляется право по д, а не переход право. 2010 г. 10 апел арб суд - не исп в договоре термин предоставление эксклюзивных прав.

Можете предусмотреть любые ограничения - срок, территория, объем прав, способы использования.

Лицензионный договор: 

- появляется новое право (исключительное право всегда сохраняется у правообладателя). Создается новое вторичное право.

- терминологически это «предоставление права по договору».

Лицензии бывают двух видов:

1. Исключительная (как правило в сфере промышленной собственности) - право на использование только одному лицу, никому больше не могу. Как правило, пром деятельность, чтобы не было конкурентов, тяжело без больших расходов исп-ть объект. Но можно выдавать по 1 в каждой области отдельно, например, по способам использования, по территории - одному дал лицензию на распространение. Может быть только одна, на каждой территории тоже по одной исключительной лицензии.

2. Неисключительная (там, где объект легко используется). Не очень дорогие сферы, прогр обеспечние, напр. Компания мдо покрытие. Производила трансформаторы. Вы нам выдали неискл лицензию, но будем выпуск трансформаторы др вида. Можем ли мы заключить договор об исключительной лицензии. Роснано должен давать либо искл лицензию.

Как заключить искл лицензию, если уже есть неискл. Предложил заключить искл в отношении другого способа. Президиум сказал, что вид продукции приравнивается к способу. Например, трансформаторы разной мощности.

Закон разрешает делить по способам использования: вид продукции приравнивается к способу использования 

Лицензионные договоры позволяют гибко формировать права и выдавать их в рамках исключительных лицензий 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса 79. При применении статьи 1254 ГК РФ необходимо учитывать, что она не предоставляет лицензиатам - обладателям простой (неисключительной) лицензии право защищать свои права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ. Таким правом на основании этой статьи Гражданского кодекса Российской Федерации обладают только лицензиаты - обладатели исключительной лицензии. Основанием предъявления лицензиатом требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного права является нарушение полученных на основании лицензионного договора прав самого лицензиата, а не правообладателя. С учетом этого лицензиаты - обладатели исключительной лицензии могут защищать права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 ГК РФ, лишь в случае, если допущенным нарушением затронуты предоставленные им правомочия по использованию результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В случае если лицензиатом - обладателем исключительной лицензии самостоятельно оспаривается предоставление с нарушением такого права правовой охраны иным результатам интеллектуальной деятельности и средствам индивидуализации, правообладатель привлекается к участию в деле.

Существенные условия лицензионного договора

• Предмет 

• Объем использования лицензиаром. Что делать, если лицензиар не использовал объект. В этом случае суды раньше исходили из того, что право предоставлено и за него нужно платить. Подход изменен в ППВС 10 - соглашение между сторонами может предусматривать обязанность платить на фиксированных условиях и в определенной сумме. Это не мешает лицензиару использовать иск о возмещении убытков. Взыскивать убытки можно тогда, когда есть недобросовестность со стороны пользователя. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса 40. […] В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

По смыслу п. 5 ст 1235 в его взаимосвязи с п. 4 ст. 1237 ГК вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за само предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. В связи с этим, как указано в Постановлении Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29 (абзац второй п. 13.7), лицензиару не может быть отказано в требовании о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства

• В договоре можно писать сумму в твердом размере, как она рассчитывается и тп 

• Способы использования (1270 ГК), может указывать любые варианты использования, но указывать лучше соответствующие статье формулировки 

• Территория 

• Срок 

Но последние два нельзя считать полностью существенными, потому что ГК позволяет их восполнить. Нужно различать срок лицензии и срок действия договора (первое может выходить за пределы второго).

Договор, содержащий условие о сроке его действия, превышающем срок действия исключительного права, считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права (абзац второй п. 13.5 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 5/29).

ГК РФ Статья 1238. Сублицензионный договор  1. При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор). 2. По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. 3. Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора. 4. Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное. 5. К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре

Для заключения такого договора необходимо письменное согласие правообладателя (лицензиара). Согласие лицензиара на предоставление лицензиатом полученного им по лицензионному договору права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации третьим лицам является обязательным условием действительности заключенного сублицензионного договора. Согласие может быть дано как в самом лицензионном договоре, так и отдельно, в связи с заключением того или иного конкретного сублицензионного договора.

Другие виды (из лекций) :

Принудительная лицензия – случай ограничения исключительного права. Они признаются на международном уровне (ТРИПС). Вызван необходимостью соблюдения баланса в обществе. Например, когда охраняемого объекта, важного для общества, нет в достаточном количестве на рынке. В целом ряде стран принудительные лицензии действуют в и области авторских прав (например, перевод для образовательных целей). У нас существуют принудительные лицензии только в области промышленной собственности. В общих положениях главы 69 ГК говорится, что принудительные лицензии допускаются. Такие лицензии выдаются на основании решения суда. Естественно, такая лицензия может быть только неисключительной.

Свободные лицензии, о которых мы говорили совсем недавно. Мы, наверное, первая страна в мире, которая закрепила свободные лицензии в области интернета. Есть открытые (свободные) лицензии в области промышленной собственности. Открытая лицензия в этой сфере – по сути публичная оферта, позволяющая заключить лицензионный договор по упрощенному единому признаку, что позволяет правообладателю платить только половину пошлины, пока это предложение существует. Это механизм, позволяющий более интенсивно использовать те или иные разработки. Открытыми лицензиями назвали то, что обычно именуется свободными лицензиями. Это лицензии по типу «creative commons»