ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

15. Обязательства из договоров по распоряжению исключительными правами

Договоры о распоряжении исключительным правом делятся на две группы:

I.Д о г о в о р ы, н а п р а в л е н н ы е н а о т ч у ж д е н и е п р а в о о б л а д а т е л е м принадлежащего ему исключительного права —продажи (п. 4 ст. 454 ГК),

мены и дарения исключительных прав, договор их залога (п. 3 ст. 358.18 ГК), а также договор продажи предприятия (п. 2 ст. 559 ГК).

II.Договоры, направленные на предоставление правообладателем права использования результата творческой деятельности или средства индивидуализации—лицензионные договоры и договоры коммерческой концессии, а также договоры доверительного управления (п. 1 ст. 1013 ГК) и договоры аренды предприятия (п. 1ст. 656 ГК).

Договор об отчуждении исключительного права

Одна сторона ( правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне

(приобретателю) (п. 1 ст. 1234 ГК РФ).

П р е д м е т – с о в е р ш е н и е д е й с т в и й п о п е р е д а ч е п р и н а д л е ж а щ и х правообладателю исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме (исключительные права навсегда переходят к приобретателю и могут вернуться обратно к первоначальному правообладателю только по заключению такого же договора отчуждения). Любая ущербность в индивидуализации объекта—договор будет признан незаключенным и право останется у правообладателя, а не у приобретателя.

Приобретатель не только сам использует результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, но и запрещает любому другому лицу (в том числе, например, и автору) использование произведения.

Передавать права можно только на реально существующие, уже созданные объекты. Единственное исключение—создание результатов интеллектуальной деятельности в рамках договоров заказа (ст. 1288, 1296, 1341, 1372, 1463 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права может быть как реальным, так и консенсуальным. Если договор подлежит государственной регистрации, исключительное право на произведение переходит в момент государственной регистрации этого договора. Но для сторон взаимные права и обязанности

250

возникают с момента согласования существенных условий договора или передачи права.

Договор об отчуждении исключительного права может быть как возмездным, так и безвозмездным . При отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на произведение условия о размере вознаграждения или порядке его определения1 договор считается незаключенным.

При существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить правообладателю вознаграждение, прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Если исключительное право еще не перешло – правообладатель вправе отказаться2 от договора и требовать убытки.

Договор об отчуждении исключительного права – двусторонний. Исключение - реальный безвозмездный договор (по существу - разновидность договора дарения).

Субъектный состав:

•Правообладатель. На его стороне могут выступать: автор, создавший произведение, переводчики, составители, авторы изобретений, полезных моделей, их наследники3 и иные правопреемники правообладателя.

•Приобретатель. Чаще всего специализированные организации, основной функцией которых является осуществление, например, издательской и иной аналогичной деятельности. Замена на стороне приобретателя возможна, когда приобретенные по договору права полностью или частично передаются другим организациям-пользователям, в случае если это прямо предусмотрено договором.

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в

письменной форме, а в случаях, предусмотренных ГК, переход исключительного права по договору подлежит государственной регистрации .

Несоблюдение письменной формы договора или требования о государственной регистрации перехода исключительного права влечет их недействительность.

1Закон допускает различные формы такого вознаграждения: разовые (паушальные) или периодические (роялти) платежи, отчисления (проценты) от дохода (выручки) или в иной форме (тиража издания) и т.п. Обычно используется сочетание этих способов, состоящее в единовременной выплате после заключения договора и в периодических выплатах (отчислениях) от оговоренной части прибыли.

2Договор прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения приобретателем уведомления об отказе от договора, если в этот срок приобретатель не исполнил обязанность выплатить вознаграждение.

3Если наследников несколько, то для заключения договора необходимо их общее согласие.

251

Лицензионный договор

Одна сторона—обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации ( лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне ( лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (абз. 1 п. 1 ст. 1235 ГК РФ) - самый распространенный договор о распоряжении исключительным правом.

Предмет —д е й с т в и я л и ц е н з и а р а п о п е р е д а ч е и с к л ю ч и т е л ь н ы х (имущественных) прав лицензиату только в пределах, установленных договором (не только конкретный вид передаваемого права, но и срок, на который данное право передается).

По лицензионному договору не могут передаваться права на еще не созданные произведения - это договор заказа.

Лицензионный договор о предоставлении права использования должен содержать:

•предмет договора;

•способы использования, например воспроизведение, распространение, перевод, импорт, экспорт и др. Тем не менее в случае, если определенное право не указано в договоре, считается, что оно не было передано;

•другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование произведения. Автор может разрешить использование по всему миру (мировые права), иногда выборочно, в нескольких странах. Если территория, не указана - использование на всей территории РФ.

Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Если срок не установлен в договор - считается заключенным на 5 лет. Срок – не существенное условие.

Лицензионный договор считается возмездным, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным.

Виды лицензионных договоров:

• Простая (неисключительная) лицензия - предоставление лицензиату права использования РИД или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;

•Исключительная лицензия - предоставление лицензиату права

использования РИД или средства индивидуализации без сохранения за

252

лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам Лицензиар не вправе сам использовать РИД в тех пределах, в которых право использования такого РИД предоставлено лицензиату по договору на условиях исключительной лицензии, если этим договором не предусмотрено иное.

Права и обязанности сторон:

1. Лицензиат вправе:

•использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором;

•осуществлять такое использование на всей территории РФ, если конкрет ная территория не указана в тексте договора (п. 3 ст. 1235 ГК).

2. Наряду с этим лицензиат обязан:

•уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное (п. 5 ст. 1235 ГК);

•представлять лицензиару отчеты об использовании результата интел лектуальной деятельности или средства индивидуализации, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в договоре условий о сроке и порядке представления отчетов лицензиат обязан представлять их лицензиару по его требованию (п. 1 ст. 1237 ГК)

•Со своей стороны лицензиар обязан в течение срока действия лицензионного договора воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (п. 2 ст. 1237 ГК).

Лицензионный договор заключается в письменной форме , если ГК РФ не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1235 ГК РФ). Возможность заключения лицензиатом сублицензионного договора на предоставление права использования произведения напрямую зависит от волеизъявления лицензиара (письменное согласие) по лицензионному договору.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное (п. 4 ст. 1238 ГК РФ). Основания прекращения сублицензионного договора: досрочное прекращение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации независимо от причины.

Открытая лицензия (ст. 1286.1 ГК РФ) обладает определенной спецификой.

Это консенсуальный, безвозмездный, взаимный договор присоединения,

предметом которого является предоставление лицензиату простой (неисключительной) лицензии на использование произведений науки, литературы или искусства, условия которого доступны неопределенному кругу лиц, т.е. все условия открытой лицензии должны быть доступны третьим лицам и размещены

253

таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования соответствующего произведения.

В открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий (ст. 438 ГК РФ). В этом случае письменная форма договора считается соблюденной.

Предметом открытой лицензии является право использования произведения науки, литературы или искусства в предусмотренных договором пределах.

Открытая лицензия - безвозмездная, если ею не предусмотрено иное. Если срок действия открытой лицензии не определен, то

•в отношении программ для ЭВМ и баз данных договор считается заключенным на весь срок действия исключительного права

•в отношении других видов произведений договор считается

заключенным на пять лет.

Если в открытой лицензии не указана территория, на которой допускается использование соответствующего произведения, то использование допускается на

территории всего мира.

Договор, в котором прямо не указано, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности передается в полном объеме, считается лицензионным договором, за исключением договора, заключаемого в отношении права использования результата интеллектуальной деятельности, специально созданного или создаваемого для включения в сложный объект.

Особой разновидностью лицензионных договоров является издательский лицензионный договор , по которому автор или иной правообладатель предоставляет право использования произведения издателю —лицу, обязанному издать его не позднее установленного договором срока (п. 1 ст. 1287 ГК).

Цель - размножение и распространение произведения за счет издателя, принимающего на себя риск издания и приобретающего право распространения на время, опре деляемое известным сроком или распродажей одного или нескольких изданий.

Издательский лицензионный договор содержит условия, улучшающие положение автора (п. 2 ст. 1287 ГК):

•лицензиат обязан начать использование произведения не позднее срока, установленного в договоре;

•при неисполнении этой обязанности лицензиар вправе отказаться от договора без возмещения лицензиату причиненных этим убытков;

•при расторжении договора по указанным основаниям лицензиар вправе требовать выплаты вознаграждения, предусмотренного данным договором, в полном объеме.

При отсутствии в договоре конкретного срока начала использования

произведения его использование должно быть начато в срок, обычный для данного вида произведений и способа их использования. К существенным условиям издательского лицензионного договора относятся условия о вознаграждении лицензиара (автора) и о сроке использования произведения.

254

Договор залога исключительных прав

Предметом залога могут быть имущественные права (требования), вытекающие из обязательства залогодателя (абз. 1 п. 1 ст. 358.1 ГК), в том числе являющегося автором или иным правообладателем. По общему правилу в залог отдаются все принадлежащие залогодателю права по обязательству, в котором он является кредитором (абз. 2 п. 1 ст. 358.1 ГК), что означает презумпцию тотального залога исключительных прав.

Стороны вправе договориться о залоге лишь части прав, что позволяет им учитывать особенности конкретной ситуации, например, случаи, когда стоимость прав многократно превосходит размер основного обязательства. Предметом залога может быть и право использования объекта, которое возникнет в будущем

(п. 2 ст. 358.1 и п. 1 ст. 358.5 ГК).

Если заложенное исключительное право прекратилось в связи с окончанием срока его действия до обращения на него взыскания залогодержателем, последний не вправе требовать досрочного исполнения основного обязательства, обеспеченного залогом этого исключительного права (п. 5 ст. 358.1 ГК).

По общему правилу при обращении взыскания на заложенное право и его реализации к приобретателю права не переходят связанные с этим правом обязанности (иначе это снизило бы ценность залога). Однако в случаях, установленных законом или договором, такой переход воз можен (п. 6 ст. 358.1 ГК).

Залог права не требует согласия должника правообладателя, кроме случаев, когда оно необходимо в силу закона или соглашения пра вообладателя и его должника (п. 1 ст. 358.2 ГК).

В договоре залога исключительного права наряду с условиями, предусмотренными ст. 339 ГК, согласно п. 1 ст. 358.3 ГК должны быть также указаны:

•обязательство, из которого вытекает закладываемое право;

•Сведения о должнике залогодателя

•указание стороны договора залога или иного лица, у которого находятся подлинники документов, удостоверяющих закладываемое право (поскольку лицо,

укоторого они находятся, несет обязанности по сохранности заложенного имущества, предусмотренные ст. 343 ГК).

P.S. Существует великое множество преинтереснейших особенностей обязательств из договоров по распоряжению исключительными правами на объекты «промышленной собственности», обязательства из договора коммерческой концессии и прочих обязательств, но Влад меня не простит, если я про них тут буду писать. Суханов в помощь.

255