Учебный год 22-23 / Стратегии защиты брендов

оно неизвестно. Как и в первом случае, целью заявителя является паразитирование на репутации, имидже иного производителя.

Речь в данном случае может идти, например, об обозначениях элитных разновидностей товаров. В массовом сегменте подобные продукты не представлены, реклама такого товара не обращена к среднему потребителю.

Интересно в рассматриваемом аспекте постановление СИП от 3 июня 2016 г. № С01-405/2016 по делу № СИП-720/2015. Роспатент отказал ООО «Александровы погреба» в регистрации товарного знака Bucephal в отношении товаров 32-го и 33-го классов МКТУ. Им было установлено наличие высокой степени сходства заявленного обозначения с обозначением BUCEPHALUS, которым маркируется алкогольная продукция (вино), производимая винодельней Black Stallion Winery, принадлежащей крупной американской компании Delicato Family Vineyards (далее – компания). Заявитель оспорил данное решение.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что незначительность ввозимых на территорию РФ партий товара, маркированного противопоставленным обозначением, не может свидетельствовать о возникновении какой-либо ассоциативной связи у российских потребителей товара (вина) с его изготовителем (компанией). Поэтому вывод Роспатента об отказе в удовлетворении возражения по подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ недостаточно мотивирован.

Вместе с тем в удовлетворении заявленных требований суд отказал. Основанием послужил тот факт, что ООО «Александровы погреба», подав заявку на регистрацию спорного обозначения, в том числе в отношении товара «вино», пыталось получить незаслуженные преимущества за счет уже существующего бренда элитного вина и возможность воспрепятствовать введению в гражданский оборот на территории РФ этого товара, имеющего сходное до степени смешения наименование, а такие действия запрещены ст. 10-bis Парижской конвенции.

Президиум СИП поддержал решение первой инстанции, он последовательно разграничил ситуации регистрации товарного знака, способного ввести потребителей в заблуждение, и злоупотребления правом заявителя. Как отметил СИП, «одним из обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестном поведении лица, зарегистрировавшего товарный знак, может быть то, что это лицо знало или должно было знать о том, что иные лица (конкуренты) на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовали соответствующее обозначение для индивидуализации производимых ими товаров или оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака, а также то, что такое обозначение приобрело известность у целевой аудитории потребителей.

При этом хозяйствующий субъект, совершая акт недобросовестной конкуренции, может преследовать цель не смешения своих товаров,

маркированных спорным обозначением, с товарами другого лица, а использовать известность производимых им товаров и средств их индивидуализации для того, чтобы привлечь внимание к собственным товарам или оказываемым услугам».

Обращаясь к обстоятельствам спора, СИП отметил, что компания является известным мировым производителем алкогольной продукции (вина), в ее товарной линейке имеется вино премиум-класса с наименованием BUCEPHALUS, которое ввозилось (хотя и в небольших количествах) в том числе на территорию Российской Федерации. Компания является правообладателем товарного знака BUCEPHALUS, зарегистрированного в отношении товара «вино» в США, странах Европейского союза, Австралии, Японии.

Установив информированность общества «Александровы погреба» об оригинальном производителе и его товарах, суд пришел к верному выводу о том, что общество, подавая заявку на регистрацию товарного знака, выбрало обозначение Bucephal не случайно. Целью государственной регистрации спорного товарного знака было получение обществом необоснованных преимуществ за счет уже существующего бренда элитных алкогольных напитков. Судом при формировании данного вывода были учтены следующие обстоятельства:

•заявитель является участником рынка алкогольной продукции, на котором присутствует и продукция компании;

•заявка подана обществом именно в отношении того товара (вино), для которого используется противопоставленное обозначение;

•указанное обозначение использовалось компанией задолго до даты подачи обществом заявки на регистрацию товарного знака, в том числе и на территории Российской Федерации (в небольших количествах, учитывая ценовой сегмент);

•ООО не привело убедительных аргументов относительно выбора обозначения, заявленного им на регистрацию, в частности, в отношении вина.

3.  Регистрация обозначения, использованного иным субъектом, в целях

блокирования, воспрепятствования бизнесу этого субъекта.

Речь идет об обозначениях, используемых иными субъектами до регистрации товарного знака, которые, однако, не приобрели известности у потребителей. Введение потребителей в заблуждение регистрацией обозначения на заявителя в указанной ситуации исключено. Для квалификации упомянутой регистрации в качестве злоупотребления правом должно быть установлено, прежде всего, что заявителю было известно об использовании обозначения иным лицом и что он действовал в недобросовестных целях. Как правило, в такой ситуации между первоначальным пользователем и заявителем до регистрации товарного знака существовали какие-либо правоотношения, конфликт интересов. Права на товарный знак служат в рассматриваемом случае средством

воздействия на оппонента, нарушения его интересов, получения преимущества в переговорном процессе и т. п.

Врассматриваемом аспекте заслуживает внимания постановление СИП от 26 декабря 2013 г. № С01-262/2013 по делу № А60-41938/2012 по спору о товарном знаке Do-Up. Истец – обладатель прав на товарный знак Do-Up в отношении товаров 41-го класса – обратился в суд с иском

кШ. и ООО «ДУ-АП» о нарушении его исключительных прав путем использования тождественного товарному знаку обозначения в фирменном наименовании, доменном имени и других способах адресации, на документации, связанной с оказанием услуг, для индивидуализации музыкальной группы.

Как было установлено судами трех инстанций, на момент обращения истца в Роспатент с заявкой о регистрации обозначения (21 декабря 2009 года) данным обозначением пользовался не только истец, но и иные лица, являвшиеся участниками музыкальных коллективов с соответствующим наименованием, начиная с конца 2005 года. При этом Ш., О., З., А., С. начали пользоваться им раньше, чем остальные участники музыкальной группы, сформированной летом 2006 г.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении требований истца с мотивировкой: «Истцом была подана заявка на регистрацию на свое имя в качестве товарного знака обозначения, которое на протяжении длительного времени (с конца 2005 г. по дату подачи заявки) использовалось для индивидуализации однородных услуг и иными лицами и имело известность в пределах определенной группы потребителей таких услуг».

Как было констатировано судом кассационной инстанции, «действия истца по регистрации обозначения Do-Up в качестве товарного знака являются злоупотреблением правом; регистрация товарного знака Do-Up только на одно лицо непосредственно нарушает права и законные интересы других лиц, которые пользовались данным обозначением на протяжении почти четырех лет коллективно».

Вописанном споре цель истца блокировать бизнес-конкурентов соседствовала с целью обеспечить собственное исключительное использование спорного обозначения. В данном случае заведомая недобросовестность как стержневой элемент злоупотребления правом проявляется не в том, что правообладатель пытается завладеть чужой деловой репутацией, а в том, что он умышленно создает препятствия для бизнеса иных субъектов, в том числе конкурентов. Последние, в свою очередь, должны иметь существенную заинтересованность в спорном обозначении, возникшую до регистрации товарного знака, на что может указать активное использование ими данного обозначения.

Полагаю, что на основе обозначенных критериев можно последовательно разграничить ситуации нарушения абсолютного запрета на регистрацию товарного знака, способного ввести потребителей в за-

блуждение, и злоупотребления правом. Между тем на практике это не всегда простая задача, особенно если речь идет о широко известных обозначениях. Оригинальные производители будут по-прежнему ссылаться и на подп. 1 п. 3 ст. 1483, и на ст. 10 ГК РФ.

У проблемы соотношения злоупотребления правом и способности вводить потребителей в заблуждение существует альтернативное решение. Как уже было отмечено, сложно представить ситуацию, когда незарегистрированное обозначение является широко известным потребителям, а заявитель о нем не знает. Обычно наблюдаются всетаки недобросовестные стратегии регистрации: заявитель специально регистрирует товарный знак с тем, чтобы паразитировать на чужом обозначении. Иными словами, злоупотребление правом далеко не всегда предполагает введение потребителей в заблуждение. Но регистрация обозначения, как правило, сопряжена с недобросовестностью заявителя. В таком случае представляется целесообразным на уровне судебного толкования ограничить сферу применения п. 3 ст. 1483 ГК РФ случаями регистрации обозначений, заключающих в себе неверное описание (через ассоциации) характеристик товара (услуги) или его производителя. Как было показано, Роспатент при разъяснении условий применения подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ имел в виду именно подобные обозначения.

Можно подойти к обоснованию данного решения и с несколько другой стороны. В практике Роспатента, а также в судебной практике ложные товарные знаки рассматриваются в рамках триады: описательные знаки – ложные – фантазийные.

Так, в рекомендациях Роспатента приведен следующий пример. Обозначение «ОПЕРЕТТА» следует признать описательным в отношении услуг театра оперетты, ложным в отношении услуг театра драмы, фантазийным в отношении товара «духи».

Иными словами, речь идет о трех видах обозначений: 1) которые описывают товар в соответствии с действительностью; 2) раскрывают его не соответствующие действительности характеристики; 3) лишены дескриптивного значения (идентифицируют товар, но сами по себе не дают информации о его свойствах). Таким образом, ложным признается товарный знак, который претендует на описание товара, но несет при этом неверную информацию. Обозначения, способные ввести потребителя в заблуждение, отличаются от ложных тем, что характеризуют товар или его изготовителя не напрямую, а через ассоциации. Это, однако, не отменяет того, что они сами по себе, заявленные в отношении конкретных классов МКТУ, содержат описательный посыл.

Использование обозначения иным субъектом, которое может привести к введению потребителей в заблуждение, находится за пределами элементного состава товарного знака, который в рамках обозначенной триады является, как правило, фантазийным.

Однако возникает новая проблема: подобные обозначения не будут отсеиваться на стадии рассмотрения их в Роспатенте, так как последний при проведении экспертизы заявки не оценивает действия заявителя с позиции злоупотребления правом. Заинтересованным лицам придется оспаривать действительность уже предоставленной правовой охраны. Названное последствие нельзя признать однозначно деструктивным. Речь идет о весьма сложных правовых ситуациях, когда сталкиваются интересы заявителя, иного лица, использовавшего обозначения, потребительские интересы; требуется оценить известность обозначения, его восприятие потребителями; цель заявителя. Важно, чтобы данные обстоятельства рассматривались в совокупности, что можно обеспечить лишь в судебном порядке.

Стоит отметить, что закрепленный в действующем законодательстве порядок оспаривания действительности регистрации товарного знака по ст. 10 ГК РФ не является оптимальным. В соответствии с п. 1 ст. 1513 ГК РФ, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено путем подачи возражения в Роспатент. Роспатент не оценивает действия правообладателя на соответствие ст. 10 ГК РФ. Неизбежным последствием обращения правообладателя в Роспатент с требованием признать недействительной правовую охрану товарного знака в такой ситуации станет отказ в удовлетворении подобных возражений. Действительную защиту своих интересов субъект, пострадавший от злоупотребления правом, может получить лишь на стадии оспаривания ненормативного правового акта Роспатента в СИП.

Учитывая все сказанное, необходимо, на мой взгляд, отнести вопрос о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании злоупотребления правом, допущенного при регистрации, к компетенции судебных органов. На Роспатент должна возлагаться техническая функция: аннулирование регистрации товарного знака во исполнение решения суда. Признание недействительной правовой охраны товарного знака в данном случае будет рассматриваться в качестве иной по отношению к отказу в защите права мерой, предусмотренной законом (п. 2 ст. 10 ГК РФ).

Субъекты, чьи интересы пострадали вследствие злоупотребления правом, могут рассчитывать на возмещение убытков. Поэтому если субъект успел не только зарегистрировать чужое обозначение в качестве товарного знака в нарушение ст. 10 ГК РФ, но и начал использовать его, суд, как представляется, должен удовлетворить также требование о возмещении заявителю понесенных материальных потерь.

Здесь следует обратить внимание на еще один момент. В случае со злоупотреблением правом нарушаются в первую очередь интересы обладателя старшего бренда. Обладатель младшего товарного знака в таком случае паразитирует на его репутации и (или) препятствует ему зарегистрировать и использовать схожее обозначение на территории

Российской Федерации. Если спорный товарный знак был зарегистрирован в отношении однородных товаров с теми, для индивидуализации которых используется старший бренд, при этом оппоненты являются конкурентами на данном рынке, действия заявителя необходимо квалифицировать в качестве недобросовестной конкуренции. Если обладатели старшего бренда и младшего товарного знака не состоят

вконкурентных отношениях, действия последнего должны быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом.

Данный вывод, однако, справедлив лишь в том случае, когда обладателю спорного товарного знака оппонирует сам брендообладатель. Регистрируя на себя товарный знак с существенным гудвилл, заявитель получает преимущества перед своими конкурентами на рынке соответствующих товаров. Его товары априори вызывают повышенный интерес со стороны потребителей ввиду их связи с известным брендом. Они не нуждаются в дополнительной дорогостоящей рекламе. В таком случае с позиции публичного интереса в свободной и честной конкуренции, а также частных интересов иных участников рынка действия заявителя можно квалифицировать в качестве недобросовестной конкуренции. Точно так же в качестве недобросовестной конкуренции по отношению к иным участникам рынка должна квалифицироваться и регистрация

вкачестве товарного знака обозначения, сходного с широко известным товарным знаком, ранее зарегистрированным в отношении иных товаров. По отношению к обладателю такого известного знака действия заявителя должны квалифицироваться в качестве злоупотребления правом.

Оправданность подобных выводов подтверждает Типовые положения о защите от недобросовестной конкуренции, подготовленные ВОИС, в соответствии с которыми «использование хорошо известного товарного знака хозяйствующим субъектом, не являющимся его правообладателем, для совершенно отличных товаров при условии отсутствия конкуренции между правообладателем и пользователем направлено на получение недобросовестного преимущества перед своими конкурентами, которые не используют известный товарный знак».

Глава 4

Защита бренда от незаконного использования иным лицом

4.1.  Неправомерное использование бренда, зарегистрированного в качестве товарного знака

Как было отмечено выше, большинство производителей стремятся установить в отношении своего бренда правовой режим товарных знаков. Соответственно, в тех случаях, когда иное лицо несанкционированно использует чужой бренд, как правило, должно диагностироваться нарушение исключительное права на товарный знак. В данной главе нами будет сделан акцент именно на данном правонарушения. В то же время будет рассмотрена и специфика нарушений прав на иные средства индивидуализации и мер ответственности за них.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются: 1) не санкционированное правообладателем использование тождественного (сходного) с его товарным знаком обозначения; 2) однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя; 3) вероятность смешения как последствие незаконного использования чужого товарного знака.

Следует заметить, что при конструировании данной нормы законодатель смешал причины со следствиями. Однородность товаров (услуг) и тождественность (сходность) знаков выступают одними из возможных условий смешения, введения потребителей в заблуждение. При их наличии последнее должно презюмироваться. Вместе с тем это не значит, что все они являются равноправными элементами правонарушения.

Указание на вероятность смешения появилось в законе неспроста. С позиции частного интереса с ней связано возникновение на стороне правообладателя различных имущественных потерь. С введением в рыночный оборот контрафактных товаров снижается потребительский спрос на товары правообладателя. Используя чужой товарный знак, нарушитель переманивает на свою сторону потребителей оригинального товара. Как следствие, он получает прибыль, на которую мог рассчитываться правообладатель.

ковке фразой «С ПЫЛУ, С ЖАРУ», отличающейся от товарного знака истца лишь наличием запятой. Товары, предлагаемые истцом и ответчиком, однородны. Вместе с тем суд признал, что «использование фразы “С ПЫЛУ, С ЖАРУ” на упаковках товаров ответчиком осуществлялось не в целях идентификации с товарами, производимыми истцом, и без намерения использовать товарный знак “С ПЫЛУ С ЖАРУ” для продвижения своего товара на рынок»1.

Суд также установил, что «на упаковках сандвича “БИГ ТЕЙСТИ”, приобретенного представителем истца, помимо фразы “С ПЫЛУ, С ЖАРУ” имеется сочетание охраняемых элементов в виде стилизованной буквы “М”, “ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ”, “БИГ ТЕЙСТИ”, которые служат для индивидуализации товара, являются доминирующими на упаковке. При этом фраза “С ПЫЛУ, С ЖАРУ” выполнена мелким шрифтом и размещена на боковой стороне упаковки»2.

Решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, использованным ответчиком. При этом общее впечатление может формироваться любыми особенностями обозначений. «Фраза “С ПЫЛУ, С ЖАРУ” не выполняет отличительную функцию, присущую товарному знаку...

Ввиду высокой различительной способности товарных знаков ответчика данное обозначение не может ассоциироваться у потребителя с другими товарными знаками, с иными производителями и товарами»3.

Дополнительным аргументом послужил тот факт, что фраза «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» используется ответчиком на упаковке сандвича «БИГ ТЕЙСТИ» с 2008 г., до даты приоритета товарного знака истца.

Апелляция и кассация подтвердили правильность подобного решения. Вместе с тем ВАС РФ отменил решение нижестоящих инстанций. Он удовлетворил иск о запрете ООО «Макдональдс» использовать обозначение «С ПЫЛУ, С ЖАРУ» в части требования о выплате компенсации и вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При этом им было отмечено следующее: «Суды необоснованно подвергали оценке размер шрифта обозначения, место его размещения на упаковке, наличие на упаковке обозначений и товарных знаков других правообладателей, поскольку перечисленное не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика правонарушения в виде использования чужого товарного знака, а подлежит исследованию в случае сходства обозначений для определения возможности их смешения.

1  Постановление ФАС Московского округа от 8 сент. 2011 г. по делу № А402569/11 27 22.

2  Там же.

3  Там же.