Учебный год 22-23 / Стратегии защиты брендов

Cruttwell v. Lye (1810): «Гудвилл – это не что иное, как вероятность того, что старые клиенты будут обращаться к старому месту»1.

Всоответствии с таким подходом, гудвилл предлагается понимать как «приманку места» (the lure of the place), «приманку возвратиться», «импульс покупательской активности», «правовое и экономическое признание привычек покупателей»2. С ним связывается тенденция «возвращения» потребителей к продуктам, которые ими уже были приобретены (приобретались в прошлом), или к компании, с которой они сотрудничали3 и т. д. По метафорическому замечанию М. Спенса, гудвилл представляет собой «силу притяжения»4, которой обладает конкретный бизнес.

Врассматриваемом контексте была предложена зоологическая классификация гудвилл:

•«Кошачий гудвилл» (привязанность к дому) признается в случае, когда потребители остаются клиентами той же компании и после ухода из этой компании обладателя личного гудвилл (в качестве примеров обычно рассматриваются рестораны, гостиницы, магазины);

•«Собачий гудвилл» (привязанность к хозяину) – это гудвилл, создание которого влечет уход потребителей из компании вслед за обладателем личного гудвилл во вновь созданную им компанию (обладателем личного гудвилл может выступать известный изобретатель, повар, модельер и т. п.);

•«Крысиный гудвилл» (отсутствие привязанности к человеку или месту) – это гудвилл, сформировавшийся случайно, без учета каких-либо критериев (в литературе отмечается, что он не имеет ценности);

•«Кроличий гудвилл» – это гудвилл, обусловленный близостью (удобством) расположения бизнеса компании (его ценность также невелика, поскольку признается, что здесь только вероятность того, что старые клиенты будут привязаны к старому месту)5.

2)  Содержательный подход к гудвилл: подразумевает оценку гудвилл с позиции его содержания. В рамках данного подхода в рамках второго

1  Preinreich G. A. D. The Law of Goodwill // The Accounting Review 1936. Vol. 11. № 4. P. 317; Simon S. I. Court decisions concerning goodwill // The Accounting Review. 1956. Vol. 31. № 2. P. 272.

2  Comm’rs of Inland Revenue v. Muller & Co.’s Margarine Ltd., [1901] A. C. 217, 223; A. Bourjois& Co. v. Katzel, 260 U. S. 689 (1923); MCarthy J.T. MCCarthy on trademarks and unfair competition § 2:15 (4th ed. 2004).

3  Cruttwell v. Lye, 34 Eng. Rep. 129, 134 (1810); Dodge Stationery Co. v. Dodge, 78 P. 879, 882 (Cal. 1904); Moreau v. Edwards, 2 Tenn. Ch. Rep. 347, 349 (1875).

4  Spence M. Intellectual property. Oxford, 2007. P. 225.

5  Подробнее см.: Рожкова М. А., Ворожевич А. С. Правовая сущность гудвилл // Закон. 2015. № 1. С. 127.

подхода оценку получают различные составляющие гудвилл, совокупность которых позволяет компании получать различные преимущества и выгоды, а в идеале – дополнительную прибыль, которая превышает средний уровень (сверхприбыль). Например, в решении по делу CIT v. B. C. Srinivasa Setty гудвилл был определен как «все относимые к бизнесу показатели: личность собственников, природа и характер бизнеса, репутация, месторасположение, влияние на современный рынок и со- циально-экономический климат»1.

Учеными называются различные элементы гудвилл2. В рамках данного учебного пособия обозначим наиболее часто упоминаемые:

•высокий профессионализм менеджеров;

•отличные отношения в трудовом коллективе;

•клиентела (прочные связи с клиентами и контрагентами);

•хорошие связи с административными органами (административный ресурс);

•удачность места расположения бизнеса;

•наличие новых технологий;

•сильный бренд;

•деловая репутация и проч.

Сам по себе гудвилл является нематериальным активом (подобно входящей в его состав репутации), вследствие чего на него не распространяется режим права собственности. При этом в зарубежной доктрине признается имущественный характер прав на гудвилл. Как было отмечено Э. Рочерса в далеком 1909 г., «в современных правовых условиях за каждым коммерсантом признаются имущественные права на связанный с его бизнесом гудвилл…»3 При этом, как подчеркивается английскими авторами, для защиты данного имущественного права предусмотрен специальный иск – passing off4.

Европейский суд по правам человека также традиционно определяет гудвилл как разновидность имущества по смыслу ст. 1 Протокола

№1 к Конвенции по правам человека5.

Ценность данного актива говорит сама за себя: в литературе указыва-

ется, что соотношение материальных и нематериальных активов может

1  CIT v. B. C. Srinivasa Setty (SC) Supreme Court Decision dt.19-02-1981. 128 ITR 294 (SC). 21 CTR 138 (SC).

2  Обзор различных подходов см.: Bone R. G. Hunting goodwill: a history of the concept of goodwill in trademark law // Boston university law review. 2006. Vol. 86:547. P. 583–585; Calboli I. Trademark Assignment “With Goodwill”: A Concept Whose Time Has Gone (2005). Faculty Publications. Paper 542. URL: http://scholarship.law.marquette.edu/facpub/542.

3  Rogers E. S. Comments on the Modern Law of Unfair Trade // Illinois Law Review. 1909. № 3. P. 551, 556.

4  Baibridge D. Intellectual property. Harlow, 2009. P. 771.

5  Buzescuv. Romania, judgment of 24 May 2005, § 80. См. также: Van Marle and Othersv. the Netherlands, judgment of 26 June 1986, Series A no. 101, p. 13, § 41.

доходить до 90:10. Так, Е. А. Ершова приводит следующие примеры: «90 % суммы сделки (12,9 млрд долл.) компания Philip Morris заплатила за гудвилл компании Kraft Inc. в сделке по ее приобретению. В сделке по слиянию Time Warner Inc. 80 % из 14 млрд долл. США пришлось на долю гудвилл»1.

Вместе с тем более частым стало соотношение стоимости материальных и нематериальных активов как 50:50. Например, в 2008 г. немецким деловым периодическим изданием Handelsblatt было проведено исследование активов 127 немецких компаний, действующих на рынке капитала, результатом чего стал вывод о том, что у 26,8 % компаний доля гудвилл в составе активов превышает 50 %2. Подтверждением данной статистики могут стать, например, приобретение компанией Astra Zeneca PLC бизнеса Medimmune Inc. за 15,7 млрд долларов, причем в балансовом отчете Astra Zeneca PLC стоимость гудвилл была определена в 8,8 биллиона долларов. Другой иллюстрацией может быть приобретение компанией Johnson & Johnson’s US бизнеса Pfizer Consumer Health care business за 16,6 млрд долларов, причем в ежегодном отчете, раскрывающем принадлежащие компании активы, приобретатель указал гудвилл, оцениваемый в 6,5 млрд долларов3.

1  Ершова Е. А. Гудвилл бизнеса.

2  Handelsblatt Firmencheck “Altlasten bedrohen deutsche Firmen” // Handelsblatt № 195. 8 October. 2008. S. 1.

3  In tangible Assets and Goodwill in the context of Business Combinations An industry study. URL: https://www.kpmg.com/PT/pt/IssuesAndInsights/Documents/Intangible-assets- and-goodwill.pdf.

Глава 2

Выбор бренда. Установление правовой охраны на него

Притом что бренд может воплощаться в различных объектах интеллектуальной собственности, наиболее целесообразным является установление в отношении него правового режима товарного знака. Роспатент не позволит иным субъектам регистрировать схожие обозначения

вкачестве товарных знаков – как минимум в отношении однородных товаров. В случае незаконного использования зарегистрированного товарного знака правообладатель вправе рассчитывать на выплату существенной компенсации. При этом ему не придется доказывать наличие исключительных прав на товарный знак, факт приобретения знаком известности на определенной территории. В силу же полной оборотоспособности (в отличие от фирменных наименований и коммерческих обозначений) он обладает большей рыночной ценностью.

Здесь же стоит отметить, что процесс установления правовой охраны бренда в качестве товарного знака сопряжен со значительными сложностями, которые начинаются с самого момента выбора регистрируемого обозначения. Зачастую наиболее привлекательное, по мнению заявителя, обозначение подпадает под абсолютные основания (об относительных основаниях речь пойдет в следующей главе) для отказа в регистрации товарного знака. Роспатент отказывает

впредоставлении правовой охраны, либо регистрация аннулируется уже после подачи возражений иным субъектом (как правило, конкурентом правообладателя). Если заявитель успел вложить средства

вмаркетинговую кампанию, его потери в таком случае могут оказаться существенными.

Врамках данной главы мы рассмотрим основные моменты, которые необходимо учитывать при выборе товарного знака, а также возможные пути обхода установленных в ст. 1483 ГК РФ абсолютных запретов.

Наиболее распознаваемыми потребителями брендами являются словесные. Их можно использовать в любой рекламе (в том числе звуковой), они облегчают межпотребительскую коммуникацию относительно

товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Вроссийской судебной практике распространены случаи отказа

врегистрации (признании регистрации недействительной) обозначений, представляющих собой сочетание нескольких букв. Так, например, Суд по интеллектуальным правам поддержал вывод Роспатента о невозможности регистрации в качестве товарного знака обозначения GQ в отношении товаров 32-го класса МКТУ как не имеющего характерного графического исполнения и словесного характера. В другом деле не обладающим различительной способностью было признано обозначение LFT.

Надо отметить, что на практике достаточно распространены бренды, состоящие из различных аббревиатур (например, BMW – Bayerische Motoren Werke AG; ГУМ – Главный универсальный магазин; МТС – Мобильные телефонные системы). Подобные бренды являются достаточно лаконичными и звучными. Они быстро запоминаются потребителями. Вместо того чтобы тратить время и средства на разработку принципиально нового названия, предприниматели соединяют первые буквы слов из фирменного наименования и коммерческого обозначения – и получают оригинальный символ. Возникает вопрос: как могут компании в таком случае преодолеть возможные возражения Роспатента, связанные с тем, что соответствующие обозначения представляют собой набор букв и потому не обладают различительной способностью? Возможны различные варианты.

Прежде всего субъект может доказать, что заявленная на регистрацию аббревиатура приобрела различительную способность в отношении товаров (услуг) заявителя.

Так, например, Роспатент зарегистрировал товарный знак «ПСБ»

вотношении услуг 36-го класса МКТУ (действующий и предыдущий правообладатели знака – ОАО «Промсвязьбанк» и ОАО «Банк ВТБ»). Предоставление правовой охраны товарного знака по причине отсутствия у него попыталось оспорить ОАО «Платежный сервисный банк». Суд по интеллектуальным правам отказал в удовлетворении рассмотренного требования. Как им было отмечено: «На протяжении пяти лет до даты приоритета оспариваемого товарного знака первоначальный правообладатель – ОАО «Промышленно-строительный банк» активно использовал на своем сайте по адресу: www.icbank.ru оба составляющих элемента товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 338585, а именно буквы «ПСБ» в сочетании с изобразительным элементом из ломаных линий.

<….> Материалами заявки и дополнительно представленными в суд документами подтверждается длительное и интенсивное использование правообладателем на территории Российской Федерации словесного элемента «ПСБ», и в результате такого использования входящий в со-

тем впоследствии данное обозначение в обороте стало постепенно приниматься и для товаров иных производителей. Из индивидуального обозначения оно трансформировалось в видовое. Подобный процесс часто имеет место в случае с названием принципиально новых продуктов. Предприниматель предлагает рынку некий товар, обладающий особыми признаками, свойствами, качествами, которые не позволяют отнести его к существующим множествам товаров. Необходимо присвоить такому товару оригинальное наименование. Изначально такое обозначение использует только производитель. Но затем по мере появления конкурентов потребители и иные участники рынка в повседневном обиходе и деловом обороте начинают относить данное наименование и к товарам иных производителей. Соответствующее обозначение теряет различительную способность.

Роспатентом были выделены следующие признаки таких обозначений:

•использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

•применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями;

•применение обозначения длительное время.

В качестве примеров были названы обозначения: целлофан, термос, ланолин, вазелин, сахарин, целлулоид, эскалатор, примус, граммофон, магнитофон, линолеум, нейлон и др.

б)  Являющиеся общепринятыми символами и терминами.

Данные обозначения не способны индивидуализировать товар (услуги) конкретного предпринимателя по причине того, что они выступают устойчивыми названиями конкретных понятий (относящихся к товарам или услугам), используемых в профессиональных сообществах. В соответствии с п. 34 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники1.

Так, например, Европейский суд признал недействительной регистрацию в качестве товарного знака обозначения BSS для офтальмологического препарата, так как BSS является аббревиатурой от термина

1  Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков: утв. приказом Минэкономразвития от 20 июля 2015 г. № 482.

«сбалансированный солевой раствор» (balanced salt solution) и является традиционным в соответствующем сообществе (офтальмологов)1.

В российской судебной практике недействительной была признана регистрация в качестве товарного знака обозначения «подарочная карта»

вотношении 36-го класса МКТУ. Суд установил, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «подарочная карта» уже широко использовалось в качестве лексической единицы в области деятельности кредитных и торговых организаций, оказывающих услуги, связанные с обслуживанием платежных карт и осуществлением посредством этих карт банковских операций и переводов денежных средств

всистеме электронных расчетов. В качестве доказательств относимости обозначения «подарочная карта» к общепринятым терминам суд принял обзор «Рынок подарочных карт в России»; информацию, содержащуюся

всредствах массовой информации, в частности, в газетах «Финансовая газета» от 23.11.2005, «Ведомости» от 03.03.2006 и 19.09.2006, «Российская газета» от 21.07.2006, о том, что рынок подарочных карт активно растет с 2005 г.2

в)  Характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время,

место и способ их производства или сбыта.

Закон не допускает регистрации обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Можно привести следующие примеры описательных обозначений,

врегистрации которых, вероятнее всего, будет отказано:

•понятия, указывающие на качество или количество товара: «лучший», «хороший», «вкусный», «кило», «литр», «дешевый»;

•понятия, информирующие о цели использования продукта: «похудей!» для товаров для похудения;

•понятия, указывающие на ценность: «удачная покупка», «это выгодно!»;

•понятия, указывающие на географическое происхождение товара: «испанская говядина», «швейцарский сыр» и др.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 23.04.20143 признал не подлежащим регистрации в качестве товарного знака обозначение «Живое молоко». Он констатировал, что обозначение «Живое молоко» не является фантазийным по отношению к товару «молоко», а является широко применяемым в деловой практике

1  CaseC-192/03 P, Alcon Inc. v. OHIM[2004] ECRI-8993.

2  Решение Суда по интеллектуальным правам от 12 октября 2015 г. по делу № СИП 138/2015.

3  Постановление Суда по интеллектуальным правам от 23 апреля 2014 г. № С01 113/2014 по делу № СИП-203/2013.