Внимание

В отношении некоторых объектов интеллектуальной собственности нельзя заключить лицензионный договор

Предметом лицензионного договора не могут быть:

·        фирменные наименования (п. 2 ст. 1474 ГК РФ);

·        наименования мест происхождения товаров (п. 4 ст. 1519 ГК РФ).

Также лицензионный договор как таковой нельзя заключить в отношении коммерческого обозначения. Правообладатель этого объекта интеллектуальной собственности может предоставить право его использования лишь по договору коммерческой концессии или по договору аренды предприятия (п. 5 ст. 1539 ГК РФ).

Если в отношении любого из перечисленных объектов стороны заключат лицензионный договор, он будет противоречить требованиям закона. Такой договор будет считаться ничтожной сделкой, поскольку затронет публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц (п. 2 ст. 168 ГК РФ). Это означает следующее:

·        сторона сделки, действующая добросовестно (а также иное лицо в случаях, предусмотренных законом), получит право потребовать применить последствия недействительности ничтожной сделки (п. 3, 5 ст. 166 ГК РФ);

·        любое лицо, имеющее охраняемый законом интерес в признании сделки недействительной, будет вправе заявить о ничтожности сделки, не предъявляя при этом требование о применении последствий недействительности сделки (абз. 2 п. 3 ст. 166 ГК РФ);

·        суд сможет по своей инициативе применить последствия недействительности ничтожной сделки, если это будет необходимо для защиты публичных интересов, а также в иных случаях, предусмотренных законом (п. 4 ст. 166 ГК РФ).

Оптимальная формулировка условия о предмете зависит в первую очередь от того, регистрировался объект интеллектуальной собственности в государственных органах или не регистрировался. В частности, есть ли у лицензиара документ, удостоверяющий исключительное право на объект (патент, свидетельство).

Объект не регистрировался

В этом случае сторонам имеет смысл совершить следующие действия:

1) максимально полно конкретизировать объект в тексте договора, а именно перечислить его индивидуализирующие признаки. Например, в отношении литературного произведения целесообразно указать название, жанр, объем (количество знаков) произведения и даже краткое описание его сюжета;

2) приложить к договору экземпляр объекта на материальном носителе (если это возможно). Например, если лицензиар предоставляет право использования музыкального произведения, к договору можно приложить оптический диск с его записью.

При соблюдении таких правил лицензиат полностью обезопасит себя от риска того, что в случае спора суд признает договор незаключенным в связи с несогласованностью предмета. Кроме того, лицензиату удастся существенно уменьшить вероятность недопонимания и споров с лицензиаром в отношении того, какой именно объект лицензиат вправе использовать по заключенному договору.

Пример

Пример того, как индивидуализировать предмет лицензионного договора о предоставлении права использования литературного произведения

«Характеристики литературного произведения, право использования которого предоставляется по настоящему договору (далее – Литературное произведение):

·        название – "Произведение";

·        жанр – роман;

·        поджанр – фантастический боевик, постапокалиптическая антиутопия, киберпанк;

·        объем – 543 210 знаков;

·        краткое описание сюжета: 2100 год, планета Земля, мегаполис, борьба за власть между враждующими группировками.

Лицензиар прилагает к договору диск DVD-R 4.7 GB 1-4x с записью Литературного произведения в виде текстового документа в формате ".doc"».

В то же время зачастую сторонам бывает проблематично в точности описать предмет лицензионного договора и (или) идентифицировать объект интеллектуальной собственности, приложив к договору его материальный носитель. Такая проблема может возникнуть, например, тогда, когда предметом договора является секрет производства (ноу-хау). В данной ситуации сторонам достаточно установить общий характер сведений, предоставляемых лицензиату, и хотя бы примерный перечень материальных носителей (документов), которые лицензиар обязуется передать контрагенту.

Пример

Пример того, как индивидуализировать предмет лицензионного договора о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау)

«Секрет производства (ноу-хау), право использования которого предоставляется по настоящему договору, представляет собой совокупность сведений в области технологии производства компьютерного оборудования на основе процессора "Альфа 717-1", которые содержатся в технологической и иной документации Лицензиара и в отношении которых Лицензиаром введен режим коммерческой тайны».