2.5. Захист прав на торговельну марку

Порушення прав на торговельну марку.

Порушенням прав на торговельну марку є неправомірні дії будь-яких осіб, що обмежують виключне право володільця торговель­ної марки. Законодавство щодо торговельних марок містить нор­ми, відповідно до яких заборонено:

• використання ідентичного (тотожного) із зареєстрованою торговельною маркою позначення для однорідних товарів та по­слуг, щодо яких надано правову охорону;

• використання схожого до ступеня сплутання позначення, включаючи ризик поєднання позначення та зареєстрованої мар­ки в уяві споживача;

• використання ідентичного або схожого до ступеня сплутання позначення для неоднорідних товарів та послуг, якщо мова йде про добре відому у країні марку і використання такого позначен­ня може недобросовісним чином вплинути на розрізняльну здатність добре відомого знака.

Поняття “використання” включає певні дії, визначені спеці­альним законодавством країни. Зловмисне порушення прав на торговельну марку включає поняття контрафакції.

На вимогу володільця торговельної марки порушення може бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати воло­дільцеві торговельної марки заподіяні збитки.

Володілець торговельної марки може також вимагати усунен­ня з товару або його упаковки незаконно використаної марки або позначення, схожого з нею до ступеня сплутання, або знищення виготовлених зображень марки та позначень, схожих з нею до сту­пеня сплутання.

Вимагати поновлення порушених прав володільця торговель­ної марки може також ліцензіат, якщо інше не передбачено ліцен­зійним договором.

Положення щодо порушення прав володільця торговельної марки містить ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а спори, пов'язані з порушенням майнових прав володільця торговельної марки згідно зі ст. 21 зазначеного Закону розглядають суди.

Способи захисту прав на торговельну марку.

Захист прав на торговельну марку може здійснюватися в ци­вільному, адміністративному, кримінальному порядку.

Як завадити іншим особам використовувати торговельну марку.

Право перешкоджати іншим користуватися торговельною мар­кою на схожі товари або послуги є одним із найважливіших прав її правоволодільця. У ст. 16 (1) Угоди ТRІРS мовиться: “Власник зареєстрованого товарного знака повинен мати виключне право забороняти всім третім сторонам, які не мають згоди власника, використовувати у процесі торгівлі позначення для товарів чи послуг, які є ідентичними або схожими на ті, щодо яких реєстру­ють товарний знак, бо таке використання призвело б у результаті до ймовірності плутанини. У разі використання ідентичного по­значення для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплута­ти їх має вважатися презумцією. Вищезгадані права не мають зав­давати жодної шкоди існуючим пріоритетним правам і впливати на можливість Членів визнавати ці права чинними в залежності від їхнього використання”.

Заходи проти “розмивання” торговельної марки.

Ст. 16 (3) Угоди ТRIРS містить положення щодо охорони торговельних марок від їх “розмивання”. Вона стверджує: “Ст. 6^bis Паризької конвенції (1967) застосовується mutatis mutandis щодо товарів або послуг, відмінних від тих, для яких зареєстровано товарний знак, за умови, що використання цьо­го товарного знака для таких товарів або послуг вказувало б на зв'язок між ними та власником зареєстрованого товарного зна­ка, і при цьому є ймовірність, що інтересам власника зареєст­рованого товарного знака буде завдано шкоди в результаті та­кого використання”.

Концепція “розмивання” торговельної марки виникла в Англії. Так, володільці відомої торговельної марки “Кодак” ви­грали справу за позовом проти компанії, що виробляла велоси­педи “Кодак”.

Найбільшого розвитку ця концепція одержала в США. Після внесення У США розглядали справу, у якій виробник інсектицидів ви­користовував слова, схожі з тими, що були використані у відомій торговельній марці пива, чим послабив блиск марки. І хоча по­купці, звичайно, знали різницю між отрутою для тарганів і пи­вом, реклама товарів компанії, що виробляла інсектициди, могла б викликати підсвідому асоціацію яду з пивом.

Цивільно-правові засоби охорони торговельних марок.

Доказ порушення права на торговельну марку. У цивільних позовах із питань порушення прав на торговельну марку право-володілець повинен довести, що відповідач використав ту ж саму або подібну марку на такі самі або аналогічні товари таким чи­ном, що це цілком може викликати їх сплутання. Угода ТКІР5 передбачає презумпцію сплутання при використанні однакових марок на однакові товари.

Складність виникає в тих випадках, коли торговельна марка і (або) сам товар схожі, але не ідентичні. Законодавство про торго­вельні марки може містити перелік факторів, які слід брати до уваги в таких випадках.

Перелічені фактори, за винятком фактора реальної можливості сплутання марок, не є прямими методами виявлення можливості останнього.

Прямий метод, використовуваний у деяких країнах, полягає в науковому соціологічному обстежені репрезентативних груп спо­живачів. Результат, що показує значний відсоток сплутання ма­рок покупцями, є достатнім свідченням реальної загрози сплутан­ня марок. І навпаки, якщо ніхто або мала кількість опитаних вве­дена в оману схожістю марок, загрози їх сплутання нема.

Порушенням прав володільця торговельної марки визнають несанкціоноване виготовлення, застосування, пропозицію до продажу, продаж, інше введення в господарський оборот або збе­реження з цією метою торговельної марки, товару, позначеного цією маркою, або позначення, схожого з нею до ступеня сплутан­ня, щодо однорідних товарів.

Спільною ознакою цих типових видів порушення прав на тор­говельну марку є введення торговельної марки або товару, позна­ченого нею, в господарський оборот. Якщо особа, яка використо­вує торговельну марку або товар, маркований нею, не переслідує такої мети, її дії не є порушенням.

Порушенням прав володільця торговельної марки є як несанк­ціоноване використання іншими особами тотожного позначення товарів, так і використання позначень, схожих із зареєстрованою торговельною маркою.

Доказ “розмивання” торговельної марки. У позовах у спра­вах про “розмивання” торговельної марки закон, як правило, ви­магає від позивача доведення того, що його торговельна марка -це відома марка. “Розмивання” марки виникає, коли у споживачів сплутується уявлення про виробника товару позивача і товару відповідача, навіть незважаючи на те, що це цілком різні товари. Якщо ж марка товару позивача не є відомою, то малоймовірно, що споживач, побачивши торговельну марку відповідача, сплу­тає виробників.

Відшкодування збитків. Порушення прав на торговельну мар­ку може завдати різні види збитків її володільцеві. Правоволоділець може зазнати збитків, а порушник його права незаконно зба­гатитися. У разі продажу правопорушником товарів низької якості може бути завдано шкоди діловій репутації правоволодільця. Втрата репутації може потягнути за собою зниження обороту та вимагати великих витрат на відновлення репутації. Усі збитки підлягають відшкодуванню.

Засоби адміністративного характеру.

Важливу роль у запобіганні ввезенню фальсифікованих то­варів можуть відіграти митні органи.

Положення Угоди ТRІРS про затримання підробних товарів на кордоні дуже важливі, оскільки контрафактне використання торговельних марок часто здійснюють з іншої країни, щоб уник­нути контактів із правоохоронною системою.

Особа, яка подала заявку на видачу свідоцтва на торговельну марку, може оскаржити будь-яке рішення Державного департамен­ту інтелектуальної власності за заявкою до Апеляційної палати Департаменту. Заперечення має бути подане протягом 3 місяців від дати отримання рішення і розглянуте Апеляційною палатою протягом 4 місяців від дати його надходження в межах мотивів, викладених у запереченні. Крім того, будь-яка особа протягом 6 місяців від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва на тор­говельну марку може подати до Апеляційної палати заперечення проти видачі свідоцтва. Це заперечення має бути розглянуте про­тягом 6 місяців від дати його надходження. Володілець торговель­ної марки повинен бути ознайомлений із запереченням. Особа, яка подала заперечення, а також володілець охоронного документа можуть брати участь у його розгляді Апеляційною палатою.

Відповідно до ст. 51² Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконне використання об'єкта права інтелек­туальної власності, у тому числі торговельної марки, привласнен­ня авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на нього тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією незаконно виготовленої продукції, а також обладнання та мате­ріалів, призначених для її виготовлення.

Згідно зі ст. 164³ Кодексу України про адміністративні право­порушення незаконне копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від 30 до 44 неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої. Умисне ж поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 5 до 9 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Кримінально-правові засоби охорони торговельних марок.

Українське законодавство розглядає незаконне використання чужої торговельної марки як кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 229 Кримінального кодексу України неза­конне використання знака для товарів і послуг або інше умисне порушення права на цей об'єкт, якщо воно завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, карають штрафом у розмірі від 200 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами строком до 2 років або позбавленням волі на той са­мий строк із конфіскацією відповідної продукції, а також знарядь і матеріалів, які використовували для її виготовлення.

Збільшуються розміри штрафів (від 1 тис. до 2 тис. неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян) і строк позбавлення волі (від 2 до 5 років) за ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групи осіб або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Розмір матеріальної шкоди вважають великим, якщо він у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів гро­мадян, а особливо великим - якщо у 1 тис. і більше разів переви­щує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Зазначені вище дії, вчинені службовою особою з використан­ням службового становища щодо підлеглої особи, карають штра­фом у розмірі від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян, арештом строком до 6 місяців або обмеженням волі строком до 2 років із позбавленням права обіймати певні по­сади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Висновок по другому питанню:

Відповідно до ст. 492 ЦК торговельною маркою може бути будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що їх виробляє (надає) одна особа, від товарів (послуг), що їх виробляють (надають) інші особи. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображальні елемен­ти, комбінації кольорів. Приклади торговельних марок: «Обо­лонь» (для пива), «Росинка» (для безалкогольних напоїв), АБП (Агробудпереробка).

Зазвичай виокремлюють кілька функцій, які виконують тор­говельні марки: виділення товарів або послуг певного економіч­ного суб'єкта на ринку, вказівка на певну якість об'єкта, зазна­чення місця його походження, рекламна функція тощо.

Питання 3. Правова охорона географічного зазначення