9.2.1. Наявність або відсутність подібності до ступеня змішування між словесними позначеннями (товарними знаками)

Товарний знак - це позначення, здатне відрізняти однорідні товари (послуги) різних осіб. Тому він нерозривно пов'язаний з тими товарами, що зазначені у свідоцтві. Порушенням буде несанкціоноване використання зареєстрованого товарного знака в тому випадку, якщо воно відбувається у відношенні однорідних товарів.

Також порушенням прав власника свідоцтва на товарний знак буде використання без його дозволу не тільки тотожного (такого ж точно) позначення, але і схожого з ним до ступеня змішування. Позначення вважається схожим до ступеня змішання з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у цілому, незважаючи на відмінність окремих елементів. У ході розгляду таких спорів необхідно встановити ступінь подібності конфліктного позначення і товарного знака.

Слід зазначити, що відповідно до абзацу другого частини 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 Цивільного кодексу може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Найбільш розповсюдженими є знаки, що складаються з словесних позначень. Такі позначення визнаються схожими, якщо фонетична (звукова), візуальна (графічна) чи семантична (смислова) схожість, встановлені на підставі аналізу відрізняльних ознак, створюють передумову до того, що споживач, знаючи один знак, буде сприймати його як інше позначення (тобто, виникнення асоціації з іншим позначенням). Звичайно в таких випадках призначається судова експертиза, в ході якої вивчається семантичне навантаження слів, особливості їх звучання та графічного виконання.

Слід особливо відмітити, що жоден із зазначених критеріїв схожості не має уперед установленої сили. Крім того, на цей час не існує універсальної методики, норми якої б дозволяли з точністю до 100% встановити, чи схожі порівнювані позначення до ступеню змішування, чи ні. Теж саме стосується й методологічного забезпечення інших країн і підтверджується практикою зарубіжних спеціалізованих судів, що нерідко переглядають рішення відомств. Тому критерії схожості словесних позначень іноді називають “каучуковими”, а їх застосування не може не носити трохи суб'єктивний характер (Мельников В.В. Критерии установления сходства знаков и их применение// Интелектуальная собственность. - № 5. – 1999.- С.18-24). Численні приклади правозастосовчої практики зарубіжних країн, що ілюструють дане положення, наведені у книзі відомого російського ученого В.В. Мельникова «Товарные знаки за рубежом. Практика ведомств и судов».

Тому в кожному конкретному випадку питання про те, яка подібність (фонетична, графічна або семантична) створює передумову для визнання знаків (не) схожими до ступеню змішування, вирішується індивідуально, враховуючи всі обставини та умови використання позначень, що порівнюються.

Етап 1. Дослідження фонетичної схожості

Для словесних позначень фонетична (звукова) схожість встановлюється на підставі таких ознак:

- наявність близьких чи співпадаючих звуків в позначеннях, що порівнюються;

- близькість звуків, що складають позначення, які порівнюються;

- розташування близьких звуків та звукосполучень одне відносно другого;

- наявність співпадаючих складів та їх розташування;

- кількість складів в позначеннях;

- місця співпадаючих звукосполучень у позначенні;

- близькість складу голосних;

- близькість складу приголосних;

- характер співпадаючих частин позначень;

- входження одного позначення в інше;

- наголос.

Результати досліджень фонетичної схожості словесних позначень представляються у вигляді табл. 1.

Таблиця 1

Аналіз фонетичної (звукової) схожості

№ п/п	Ознака позначення	Конфліктні знаки або позначення		Результат порівняння ознак фонетичної схожості (“+” – співпадає, “-“ – відрізняється)
		Товарний знак 1	Товарний знак 2
1	Звуковий склад позначення
2	Кількість звуків
3	Склад та кількість голосних
4	Склад та кількість приголосних
5	Кількість складів
6	Взаємне розташування приголосних та голосних
7	Наголос
8	Ударний склад
	Результат порівняння

 

Етап 2. Дослідження візуальної схожості

Візуальна схожість словесних позначень встановлюється на підставі таких ознак:

- загальне зорове враження;

- вид шрифту;

- графічне написання з урахуванням характеру букв (друковані чи письмові, заголовкові чи строкові);

- розташування букв одна відносно одної;

- алфавіт, буквами якого написане слово;

- колір чи поєднання кольорів.

Результати досліджень візуальної схожості позначень представляються у вигляді табл. 2.

Таблиця 2

Аналіз візуальної схожості позначень

№ п/п	Ознака позначення	Конфліктні позначення		Результат порівняння ознак візуальної схожості (“+” – співпадає, “-“ – відрізняється)
		Товарний знак 1	Товарний знак 2
1.	Кількість букв в позначенні
2.	Склад букв
3.	Вид шрифту
4.	Алфавіт
5.	Розташування букв
6.	Наявність зображувальних елементів
7	Загальне зорове враження

 

Етап 3. Дослідження семантичної схожості словесних позначень

Смислова (семантична) схожість словесних позначень визначається на підставі наступних ознак:

- подібності закладених у позначеннях понять, ідей;

- збігу одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення.

Наведемо приклад розгляду питання даної категорії у фармацевтичній галузі - рішення Апеляційної ради при Держпатенті Республіки Бєларусь, - яка розглянувши заперечення власника відомого товарного знака «ZANTAK» - фірми Glaxo Group Limited London (Великобританія) проти реєстрації товарного знака N 9880 «RANTAC» на ім'я фірми J.B. CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD (Індія) не знайшла між цими знаками схожості до ступеня змішування.

Твердженню власника товарного знака «ZANTAK» про те, що позначення, які порівнюються, майже цілком збігаються за графічним, семантичним і фонетичним критеріями, було протиставлене заперечення власника знака «RANTAC», обґрунтоване такими аргументами. Товарний знак «RANTAC» складається з двох частин: три перші букви - від назви діючої речовини препарату RANitidine, а останні три букви - закінчення «ТАС» (таке, що досить широко застосовується в назвах лікарських препаратів, наприклад SUSTAC, OPTAC, EPIGASTAC, YUTAC, CONTAC, OSTAC, PROTAC) - так званий «слабкий елемент знака».

Таким чином, товарні знаки – торгові назви лікарських засобів мають свою специфіку і не розраховані на сприйняття пересічним споживачем (оскільки їх застосування можливе лише за призначенням лікаря або рекомендацією фахівця). Тому вирішення питання про схожість торгових назв певних лікарських засобів потребує застосування не тільки знань права інтелектуальної власності, але й спеціальних знань у галузі хімії, фармакології та медицини.

Ця теза наочно ілюструється прикладом судового спору стосовно подібності торгових назв препаратів на основі діючої речовини еналаприлу малеату, а саме: стосовно схожості товарних знаків «ЕNAP» і «ЕНАМ».

Характерною особливістю близьких за складом і фармакологічними властивостями препаратів є використання в їх назвах спільної основи, яка вказує на приналежність відповідних лікарських засобів до одного виду – хімічної і/чи фармакологічної групи. Це значно полегшує роботу лікарів щодо призначення однакових за складом діючих речовин лікарських засобів, дозволяючи при цьому зробити компетентний вибір між препаратами однієї фармакотерапевтичної групи.

Лікарські препарати «Енап» та «Енам», стосовно подібності назв яких і виник спір, що вирішувався у судовому порядку, належать до фармакотерапевтичної групи «Засоби, що діють на ренін-ангіотензивну систему. Інгібітори АПФ”, а їх діючою речовиною є “еналаприлу малеат” (enalapril) - тобто, обидва досліджувані позначення створені від МНН цієї хімічної речовини. Також частина “ена” присутня в торгових назвах багатьох інших лікарських засобів на основі еналаприлу (ЕНАЗИЛ, ЕНАРЕНАЛ, ЕНАПРИЛ, ЕНАДИПІН, ЕНАФРІЛ, ЕНАЛ).

Таким чином, частина “ЕНА” в назвах лікарських засобів на основі еналаприлу та його похідних виконує роль стему, що покликаний допомогати спеціалістам (лікарям та провізорам) орієнтуватися у розмаїтті сучасних лікарських засобів, що продовжує стрімко поповнюватись новими препаратами на основі як нових, так і добре відомих діючих речовин та їх комбінацій.

У той же час, з точки зору теорії товарних знаків, частина “ЕНА” - так званий “слабкий елемент” знака, що не може виконувати розрізняльної функції, а тому товарні знаки «ЕNAP» і «ЕНАМ” не є схожими до ступеню змішування.