Тема 4. Державна реєстрація передання прав та ліцензійних договорів на об'єкти інтелектуальної власності

4.1. Реєстрація передання прав та ліцензійних договорів на об'єкти промислової власності

Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності та договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності не підлягають обов'язковій державній реєстрації. Їх державна реєстрація здійснюється на вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому законом.

Відсутність державної реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією або іншим договором, та інших прав на відповідний об'єкт права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата на звернення до суду за захистом свого права.

Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які, відповідно до Цивільного Кодексу або іншого закону, є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Державна реєстрація ліцензійних договорів має велике значення тому, що:

1. При реєстрації перевіряється дія охоронного документа;

2. Реєстрація дає повну інформацію про використання прав і надає можливість бачити, в якій мірі вичерпані права, що випливають з охоронного документа. Може виникнути ситуація, при якій виявиться, що власник об'єкта промислової власності вже передав такий обсяг прав за раніше укладеними ліцензійними договорами, що у нього залишилися лише формальні права на володіння об'єктом промислової власності.

Реєстрація зазначених правочинів здійснюється на підставі "Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до Державного реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)", затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2001 року № 521 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2001 р. за № 644/5835), "Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до Державного реєстру відомостей про передання права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг", затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 року № 576 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2001 р. за № 718/5909) та іншими актами.

Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про передання права власності на винахід (корисну модель), можуть здійснювати: сторона договору; його правонаступник; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору.

Для публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру (реєстрації) відомостей про передання права власності на винахід (корисну модель) та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі) (далі – відомості) до Держдепартаменту подають такі документи:

• заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей) – 1 примірник;

• договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений витяг з договору (ліцензійного договору) – 3 примірника;

• документ про сплату збору за внесення до реєстру відомостей – 1 примірник;

• довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа.

Документи подають: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.

Заява викладається українською мовою і стосується одного договору (ліцензійного договору).

Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки) повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи та її місцезнаходження (місце проживання). У дужках зазначені дані подаються мовою оригіналу.

У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору (ліцензійного договору) на винахід повинні бути вказані:

1. Щодо договору: сторони договору; предмет договору; номер патенту; назва винаходу (корисної моделі); місцезнаходження (місце проживання) сторін.

2. Щодо ліцензійного договору: сторони ліцензійного договору; предмет ліцензійного договору; номер патенту; назва винаходу (корисної моделі); обсяг прав, що передаються; вид ліцензії (виключна або невиключна); строк дії ліцензійного договору; територія дії ліцензійного договору; місцезнаходження (місце проживання) сторін.

Для реєстрації договору (ліцензійного договору) на торгівельну марку у договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору (ліцензійного договору) повинні бути вказані:

1. Щодо договору: сторони договору; предмет договору; номер свідоцтва; перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, на які поширюється передання права власності; місцезнаходження (місце проживання) сторін.

2. Щодо ліцензійного договору: сторони ліцензійного договору; предмет ліцензійного договору; номер свідоцтва (міжнародної реєстрації знака); перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП, для яких передається право на використання торговельної марки (міжнародного знака); обсяг прав, що передаються; вид ліцензії (виключна або невиключна); строк дії ліцензійного договору; територія дії ліцензійного договору; місцезнаходження (місце проживання) сторін.

3. Ліцензійний договір або виписка з ліцензійного договору повинні містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва (міжнародної реєстрації знака) і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) подається до Державного департаменту інтелектуальної власності українською мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього додається переклад українською мовою, засвідчений нотаріально або уповноваженою особою компетентного органу.

Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його укладають.

Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує договір (ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в країні його укладання.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в документах, що подаються до Державного департаменту інтелектуальної власності, несуть сторони договору (ліцензійного договору).

Документи, що подаються для публікації та внесення до Державного реєстру відомостей, друкують на окремих аркушах білого паперу форматом 210 х 297 мм, при цьому другий і наступні аркуші договору (ліцензійного договору) або витягу з договору (ліцензійного договору) нумерують арабськими цифрами. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються.

Після отримання документів, Державний департамент інтелектуальної власності в двомісячний термін розглядає заяву та додані до неї документи та приймає рішення або про публікацію та внесення відомостей до Державного реєстру (при цьому направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники договору), або надсилає запит про надання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому випадку рішення приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових документів.

Відомості не можуть бути опубліковані та внесені до Державного реєстру, якщо:

• патент визнано недійсним повністю;

• дія патенту припинена;

• зареєстровано заяву власника патенту про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), а клопотання про відкликання цієї заяви не надійшли;

• подані документи не відповідають вимогам Інструкції.

У цих випадках Державний департамент інтелектуальної власності повертає документи із зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, вказаною в заяві.

У відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), що опубліковані та внесені до відповідного реєстру, за ініціативою сторін ліцензійного договору вносяться та публікуються зміни (далі – зміни) щодо повного імені або найменування та/або адреси для листування сторін ліцензійного договору; обсягу прав, що передаються; виду ліцензії; строку дії ліцензійного договору; території дії ліцензійного договору.

Для внесення змін подають такі документи:

• заяву про публікацію та внесення змін – 1 примірник;

• перелік змін – 1 примірник;

• документ про сплату збору за внесення змін.

Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких змін.

Для внесення змін щодо продовження строку дії ліцензійного договору заяву подають не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку його дії.

Заява про публікацію та внесення змін викладається українською мовою, стосується одного ліцензійного договору та підписується сторонами ліцензійного договору або довіреною особою, що діє за дорученням сторони, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.

Перелік змін підписується сторонами та має містити нову редакцію пункту (пунктів), що змінюється (змінюються).

Заява про публікацію та внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) не приймається до розгляду, якщо:

1. Патент визнано недійсним повністю;

2. Дія патенту припинена;

3. Дія ліцензійного договору закінчилася;

4. Подані документи не відповідають вимогам Інструкції.

Дія ліцензійного договору може бути достроково припинена: за взаємною згодою сторін; на підставі рішення суду; на підставі припинення дії деклараційного патенту на винахід у зв'язку з видачею патенту за результатами кваліфікаційної експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний патент.

Для публікації та внесення до відповідного реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін до Держдепартаменту подають заяву про публікацію та внесення відомостей до відповідного реєстру у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору), підписану обома сторонами ліцензійного договору, в одному примірнику.

При підписанні та поданні для публікації та внесення до Державного реєстру відомостей про передачу права власності на об'єкт промислової власності необхідно звернути увагу на наступне: