3.3. Захист конкуренції у сфері правового регулювання ліцензійної діяльності за законодавством єс

Європейське співтовариство є одним з найбільших торговельно-економічних партнерів України. Враховуючи курс нашої держави, спрямований на більш тісну співпрацю з ЄС, можна прогнозувати, що обсяг ліцензійних правовідносин між суб'єктами, які є резидентами країн ЄС та українськими підприємцями буде збільшуватись Виходячи на цей ринок, незайве буде знати про антитрестовські правила ЄС, що виконують наступні завдання: регуляцію відносин між учасниками ринку; попередження порушень правил вільної конкуренції; перешкоджання розвитку антиконкурентних відносин, тобто недопущення угод, які обмежують конкуренцію.

З 1 квітня 1996 року в усіх країнах-членах ЄС діє регламент про пакет виключень з антимонопольного законодавства у відношенні передачі технології (далі – Регламент), який є правонаступником "Правил Комісії Європейського Співтовариства № 2349/84 від 23 червня 1984 року про застосування статті 85(3) Римського договору до деяких категорій патентних ліцензійних угод" і "Правил Комісії Європейського Співтовариства № 556/89 від 30 листопада 1988 року про застосування статті 85(3) Римського договору до ліцензійних угод про передачу ноу-хау". Пункти 1, 2, 3 статті 85 Римського договору містять норми, які забороняють обмежувати конкуренцію на "Спільному ринку".

Регламент регулює правовідносини при укладенні патентних ліцензійних договорів, ліцензійних договорів про передачу "ноу-хау", а також комбінованих ліцензійних патентних договорів і договорів про передачу "ноу-хау" (стаття 1.1; п.4 преамбули Регламенту). Якщо вищезазначені договори додатково містять інші об'єкти інтелектуальної власності, а саме: торговельні марки, промислові зразки, об'єкти авторського права (у тому числі комп'ютерні програми), то вони також регулюються Регламентом (стаття 10.15; пункт 6 преамбули).

Патентний ліцензійний договір, згідно з Регламентом, – це договір, відповідно до якого одне підприємство, яке є власником патенту (ліцензіаром), дозволяє іншому підприємству (ліцензіату) використовувати запатентований винахід або "ноу-хау" способом, передбаченим патентним законодавством, а саме, виготовляти, використовувати або поставляти на ринок продукт, який містить запатентований винахід або "ноу-хау" (або інший об'єкт промислової власності).

Причому патенти тлумачать в широкому розумінні (стаття 8 Регламенту): заявки на патенти; корисні моделі; заявки на реєстрацію корисних моделей; топографії інтегральних мікросхем; свідоцтва про корисність і додаткові свідоцтва по французькому праву, а також заявки на них; свідоцтва про додаткову охорону медичних препаратів; свідоцтва на сорти рослин. Крім того, положення Регламенту розповсюджуються на ліцензійні договори по відношенню до національних патентів держав-учасниць, європейських патентів і патентів ЄС, а також заявок на них (пункт 4 преамбули Регламенту).

Якщо ліцензійний договір містить обов'язки, які стосуються не тільки території "Спільного ринку", а також обов'язки, що стосуються держав, які не є членами Європейського Союзу, то норми регламенту застосовуються при реалізації цих договорів на території "Спільного ринку".

На українських контрагентів за ліцензійним договором даний Регламент поширюється у наступних випадках:

а) об'єктом ліцензійного договору є один з вищезазначених патентів на об'єкти промислової власності, які підпадають під сферу дії даного Регламенту, і сторонами ліцензійного договору є тільки два підприємства (пункт 1.1 Регламенту). Таким чином, дія Регламенту не поширюється на договір, якщо стороною є фізична особа або договір є багатостороннім (патентний пул);

б) реалізація ліцензійного договору здійснюється на території "Спільного ринку".

У залежності від ступеня загрози конкуренції, обмежувальні умови в договорах можна умовно поділити на допустимі, умовно допустимі ("білий перелік") і недопустимі ("чорний перелік"). "Білий перелік" включає умови, які зазвичай не обмежують конкуренцію, але за певних обставин можуть це зробити. "Чорний перелік" представляє собою перелік обмежень, які ні в якому разі не повинні включатися у ліцензійний договір.

Допустимі обмежувальні умови

У перелік допустимих обов'язків, що не підпадають під статтю 85(3), включені зобов'язання для ліцензіара і ліцензіата. На ліцензіара можна покласти обов'язки:

1. Не дозволяти нікому, крім ліцензіата, використовувати передану за ліцензією технологію (далі – технологія) на ліцензійній території.

2. Самому не використовувати технологію на ліцензійній території.

Допустимі обмежувальні умови для ліцензіата:

1. Не використовувати технологію на території, закріпленій за ліцензіаром;

2. Не виготовляти і не використовувати ліцензійну продукцію або спосіб на територіях загального ринку, відведених іншим ліцензіатам;

3. Не проводити активну політику по введенню в обіг ліцензійної продукції на територіях загального ринку, відведених іншим ліцензіатам, і, зокрема, не проводити з цією метою реклами, не створювати будь-яких філій і не створювати дистриб'юторських сховищ;

4. Не вводити в обіг ліцензійну продукцію на територіях загального ринку, відведених іншим ліцензіатам у відповідь на неправомірні замовлення;

5. Використовувати тільки торговельну марку або зовнішнє оформлення (get up) ліцензіара для позначення ліцензійної продукції протягом строку дії договору з врахуванням того, що ліцензіат має право вказувати себе як виробника на ліцензійній продукції;

6. Обмежувати ліцензійну продукцію кількістю, необхідною для виробництва власної продукції і продавати її як складову частину власної продукції з врахуванням, що така кількість вільно встановлюється ліцензіатом.

В залежності від видів ліцензійних договорів надаються певні строки виключень з антимонопольного законодавства. Так, за патентними ліцензіями для більшості обмежувальних умов цей термін дорівнює терміну дії паралельних патентів на відповідних територіях "Спільного ринку". Тільки по відношенню до четвертої обмежувальної умови для ліцензіата (введення продукту на територіях, відведених іншим ліцензіатам) встановлений особливий строк. Він складає не більше п'яти років з дати першого введення в обіг ліцензійної продукції одним з ліцензіатів на території загального ринку, оскільки на цій території він охороняється паралельними патентами. Термін "ліцензійна територія" згідно з статтею 10(11) Регламенту означає всю або частину території "Спільного ринку", на якій ліцензіат може використовувати передану за ліцензією технологію.

У статті 1(2) Регламенту встановлені строки для ліцензій на використання "ноу-хау". Обмежувальні умови для ліцензіара і перші три умови для ліцензіата діють протягом не більше 10 років від дати, коли ліцензійний продукт був вперше введений в обіг на території загального ринку при умові, що "ноу-хау" є суттєвим і зберігається в таємниці. По відношенню до четвертої обмежувальної умови для ліцензіата встановлений 5-річний строк, якщо "ноу-хау" є суттєвим і зберігається в таємниці. По відношенню до двох останніх обмежувальних умов для ліцензіата у ліцензійних договорах про передачу "ноу-хау", то ніяких строків не встановлюється.

Для всіх інших обмежувальних умов принцип виключень з антимонопольного законодавства продовжується протягом строку дії в державах-учасницях ЄС необхідних патентів, які захищають технологію, або протягом 10 років після першого введення в обіг ліцензійної продукції на території загального ринку одним з ліцензіатів, в залежності від того, який строк закінчується пізніше.

Умовно допустимі обмежувальні умови ("білий перелік")

До цих умов відносяться положення про обов'язки ліцензіата:

1. Не розголошувати передане ліцензіаром "ноу-хау" (цей обов'язок може покладатися на ліцензіата і після закінчення строку дії договору).

2. Не надавати субліцензії.

3. Не використовувати "ноу-хау" чи запатентований винахід після закінчення строку ліцензійного договору, якщо "ноу-хау" зберігається в таємниці, а патент підтримується в чинності.

4. Передавати ліцензіару ліцензії на свої власні удосконалення технології (або заявки на них).

5. Додержуватись мінімальних норм якості ліцензійного продукту, включаючи технічні норми якості, або купувати товари чи послуги у ліцензіара або у підприємства, зазначеного ним.

6. Повідомляти ліцензіара про привласнення будь-якою особою "ноу-хау" або про порушення патенту, брати участь спільно з ліцензіаром у розгляді відповідного позову.

7. Продовжувати виплачувати роялті:

а) якщо "ноу-хау" стало загальнодоступним – протягом періоду часу, визначеного обопільно сторонами, якщо тільки сам ліцензіар не створив "ноу-хау" загальнодоступним;

б) після закінчення строку дії патенту, якщо сторони домовились про це з метою полегшення виплати роялті.

8. Обмежувати використання технології однією або кількома технічними галузями застосування чи одним або кількома товарними ринками.

9. Сплачувати мінімальні роялті або виготовляти мінімальну кількість ліцензійних продуктів, чи здійснювати мінімальну кількість операцій по використанню технології.

10. Маркувати ліцензійний продукт ім'ям ліцензіара або вказувати патент, наданий за ліцензією.

11. Не використовувати технологію ліцензіара для створення сприятливих умов для третіх осіб.

12. Поставляти лише обмежену кількість ліцензійного продукту окремому користувачеві, якщо ліцензія надана за умови, що цей користувач може мати інше джерело поставок на ліцензійній території.

13. Використовувати найкращим чином виробництво і маркетинг ліцензійного продукту.

В межах вищезазначеного переліку обмежувальних умов ліцензіару надаються певні правомочності по відношенню до ліцензіата:

1. Ліцензіару надано право подавати позови проти використання ліцензіатом технології за межами ліцензійної території.

2. Ліцензіар має право розірвати ліцензійний договір, якщо ліцензіат намагається оскаржити таємність "ноу-хау" або дійсність патенту.

3. Ліцензіар може припинити виключний характер наданої ліцензіату ліцензії і обов'язок надавати йому удосконалення, якщо ліцензіат вступає у конкуренцію з ліцензіаром на "Спільному ринку".

4. Ліцензіару надано право вимагати від ліцензіата докази, що передане за ліцензією "ноу-хау" не використовується для виробництва продуктів або послуг, не передбачених у ліцензійному договорі.

5. На ліцензіара може бути покладений обов'язок надати ліцензіату найбільш вигідні умови ліцензійного договору, які він міг би надати іншому підприємству після закінчення цього договору.

Недопустимі обмежувальні умови ("чорний перелік")

Умови ліцензійного договору не вважаються належними згідно зі статтею 3 Регламенту, коли:

1. Одна з сторін піддається обмеженням у встановленні цін на ліцензійні продукти.

2. Обмежується свобода дій однієї із сторін вступати у конкуренцію з другою стороною в галузі науково-дослідницьких робіт, виробництва, використання або розповсюдження конкуруючих товарів.

3. Сторони або одна з них необґрунтовано зобов’язуються:

а) відмовляти у задоволенні попиту користувачів або перепродавців на їх територіях, якщо вони бажали би продати продукцію на інших територіях загального ринку;

б) створювати перепони для користувачів або перепродавців в отриманні продукції від інших перепродавців в межах загального ринку, і, зокрема, у реалізації прав на інтелектуальну власність або у набутті зовні або на території загального ринку продукції, законно введеної в обіг ліцензіаром або з його згоди;

4. Одна з сторін піддається обмеженням по відношенню до споживачів, а саме, шляхом заборони поставки продукції деяким категоріям споживачів, заборони використання певних форм розповсюдження продукції.

5. Одна з сторін піддається обмеженням по відношенню до кількості виготовленої або проданої ліцензійної продукції або кількості операцій по використанню технології.

6. Ліцензіат зобов’язується надавати ліцензіару, повністю або частково, права на удосконалення чи нове застосування технології.

7. Від ліцензіара вимагається у термін, передбачений статтями 1(2) і 1(3) Регламенту, не дозволяти іншим підприємствам використовувати технологію на ліцензійній території.

8. Від однієї із сторін вимагається у строки, що перевищують встановлені в статтями 1(2), 1(3), 1(4), не використовувати технологію на території іншої сторони або інших ліцензіатів.