44. Експертиза заявок на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг. Порядок проведення експертизи за формальними ознаками. Оформлення висновку експертизи за формальними ознаками.

Як показує практика, процедура реєстрації торговельної марки в Україні займає 2-2,5 роки. Однак такий тривалий термін не впливає на використання знака, так як строк дії виключних прав починається від дати подання заявки.

У результаті реєстрації власник знака одержує охоронний документ, що підтверджує його виключні права – Свідоцтво на знак для товарів і послуг.

Реєстрацію знаків в Україні здійснює Державний департамент інтелектуальної власності. Заявки на реєстрацію знаків подаються в Український інститут промислової власності (Укрпатент), що є структурним підрозділом Департаменту.

У поданій заявці повинні міститися наступні обов'язкові матеріали:

- заява на реєстрацію знака;

- зображення знака;

- перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

Крім цього, повинен бути сплачений державний збір за подання заявки в установленому розмірі.

Подати заявку може будь-яка фізична або юридична особа (резидент і нерезидент) як самостійно (тільки резиденти), так і через довірену особу. В останньому випадку до матеріалів заявки додається довіреність, видана заявником на ведення діловодства.

Кожна заявка на товарний знак проходить три стадії розгляду заявки в Укрпатенті:

1) встановлення дати подання заявки – заявка перевіряється на наявність всіх необхідних документів і матеріалів, а також перевіряється відповідність сплаченого держзбору встановленому розміру. У випадку, якщо матеріали заявки відповідають всім установленим правилам, заявникові направляється повідомлення про встановлення дати подання заявки на знак для товарів і послуг;

2) формальна експертиза – перевіряється правильність оформлення матеріалів заявки та їх відповідність вимогам Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а також проводиться перевірка відповідності заявленого переліку товарів і послуг Міжнародній класифікації товарів і послуг (МКТП). У випадку невідповідності матеріалів заявки будь-якій із встановлених вимог заявникові направляється повідомлення із зазначенням порушеної вимоги. Протягом двох місяців заявник має можливість виправити помилку або внести уточнення у матеріали заявки. Якщо матеріали заявки відповідають всім установленим вимогам, за заявкою проводиться кваліфікаційна експертиза;

3) кваліфікаційна експертиза перевіряє знак на відповідність абсолютним і відносним критеріям охороноздатності, визначених Законом. Під час перевірки знака на відповідність відносним критеріям охороноздатності проводиться пошук на тотожність і схожість із наступним порівнянням виявлених позначень із заявленим знаком. У випадку невідповідності знака будь-якому з установлених критеріїв заявникові направляється повідомлення із зазначенням порушеного критерію. Протягом двох місяців заявник має можливість надати аргументовану відповідь із доводами на користь реєстрації знака. Якщо знак відповідає всім установленим критеріям охороноздатності або якщо експертиза погодилася з доводами заявника щодо реєстрації знака, заявникові направляється рішення про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Прискорена експертиза заявки на товарний знак

Ця процедура необхідна в наступних випадках, коли

- у період реєстрації знака власникові стало відомо про факти порушень його прав і він бажає почати дії, спрямовані на їхній захист (наприклад, звернення до суду);

- власник бажає найближчим часом укласти договір про передачу права або про використання прав на знак з іншою особою;

- власник бажає одержати доменне ім'я другого рівня в зоні .UA;

- власник бажає прискорити одержання свідоцтва в рекламних, іміджевих або інших цілях.

Загальний строк одержання свідоцтва за прискореною процедурою реєстрації – 8-9 місяців. Такий строк обчислюється з наступних складових:

- на вимогу міжнародних угод, учасницею яких є й Україна, заявки на знаки не розглядаються протягом 6-ти місяців від дати їхнього подання. Таким чином, заявка на прискорену експертизу подається тільки через півроку після подання заявки;

- строк проведення прискореної експертизи - 1 місяць;

- строк видачі свідоцтва залежить від публікації відомостей про нього в офіційному бюлетені «Промислова власність», що виходить 1 раз на місяць. При цьому відомості, які в ньому публікуються, формуються за 1 місяць до підпису бюлетеня до друку. Таким чином, строк видачі свідоцтва коливається від 1 до 2-х (а іноді й до 3-х) місяців. При цьому прискорена процедура публікації не передбачена.

Після одержання позитивного рішення за заявкою заявник повинен оплатити державне мито за видачу свідоцтва й державний збір за публікацію у встановленому розмірі.

Після сплати відомості про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність» і одночасно заносяться до відповідного Державного реєстру. При цьому заявник промислового зразка одержує свідоцтво й статус власника виключних прав на торговельну марку.

Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати сплати державного мита за видачу свідоцтва.

Заявник має право поділити заявку на дві і більше заявок (виділені заявки) шляхом розподілу між ними перелічених у цій заявці товарів і послуг таким чином, щоб кожна з виділених заявок не містила товари і послуги, споріднені з товарами і послугами, переліченими в інших заявках.

Поділ заявки здійснюється шляхом подання заявником заяви про внесення до заявки відповідних змін та виділеної заявки (заявок), за умови сплати зборів за подання зазначених заяви та заявки.

Попередній пошук на тотожність і схожість

Аналогічний пошук проводиться Укрпатентом під час проведення кваліфікаційної експертизи, однак, про його результати заявник може дізнатися лише через 1,5-2 року, коли його заявка пройде експертизу на загальних підставах. При цьому за даний період часу власник знака може вже вкласти значні матеріальні ресурси в рекламу знака й виробництво товарів або послуг, ризикуючи при цьому одержати відмову в реєстрації або мимоволі порушуючи вже існуючі права третіх осіб.

За допомогою ж попереднього пошуку заявник має можливість дізнатися про результат ще до подання заявки на реєстрацію (строк проведення попереднього пошуку – 12 робочих днів). У такий спосіб він заощаджує свій час і фінанси.

Фахівець з інтелектуальної власності ніколи не зможе дати 100-відсоткової гарантії успішної реєстрації того або іншого знака без результатів пошуку, які відображають повну картину виключних прав, що діють на території України відносно знаків для товарів і послуг. Однак попередній пошук завжди проводитися винятково за бажанням заявника.

Попередній пошук проводитися тим самим державним органом, що й пошук під час кваліфікаційної експертизи, тобто Укрпатентом.

При цьому обробляються:

- база даних товарних знаків, зареєстрованих в Україні за національною процедурою;

- база даних заявок, які подані в Укрпатент і перебувають на реєстрації;

- база даних товарних знаків, зареєстрованих в Україні за міжнародною процедурою.

У результаті пошуку у звіті групуються всі тотожні або схожі з заявленим позначенням знаки. На основі цього звіту фахівець з інтелектуальної власності може зробити висновки щодо можливості реєстрації знака.