3. Признание недействительным свидетельства на торговую марку –

способ защиты, применяемый исключительно в судебном порядке, в случае оспаривания принадлежности лицу (ответчику) права на торговую марку. Основания для признания свидетельства на торговую марку определены в ст. 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»:

• несоответствие зарегистрированной торговой марки условиям предоставления правовой охраны;

• наличие в свидетельстве элементов изображения торговой марки и перечня товаров и услуг, отсутствующих в поданной заявке;

• выдачи свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц.

Данный способ применяется для защиты права на торговые марки и права на коммерческие наименования. Во втором случае основанием его применения может являться использование коммерческого наименования в торговой марке, заявка на регистрацию которой подана позже, чем возникло право на коммерческое наименование. Обладатель прав на коммерческое наименование может требовать признания свидетельства на торговую марку недействительным, основываясь на нормах:

п. «а» приведенной ст. 19 Закона, доказывая несоответствие зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны, а именно: регистрация в качестве знака обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с фирменным наименованием, известным в Украине и принадлежащим другому лицу, получившим право на него до даты подачи заявки в отношении таких же или родственных с ними товаров услуг (ч. 3 ст. 6 указанного Закона);

п. «в» - в связи с выдачей свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц (в данном случае права другого лица на фирменное наименование, которое возникли до подачи заявки на торговую марку).

4. Защита права на торговую марку и коммерческое (фирменное) наименование Антимонопольным Комитетом (административный порядок)

Неправомерное использование коммерческого наименования или торговой марки может быть квалифицировано как недобросовестная конкуренция в соответствии со ст. 33 ХК Украины и ст. 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

Недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, противоречащие правилам, торговым и иным честным обычаям в хозяйственной деятельности (ст. 1 указанного Закона).

Одним из видов недобросовестной конкуренции является неправомерное использование деловой репутации субъекта хозяйствования (глава 2 Закона). Самым распространенным правонарушением этого вида является неправомерное использование обозначений – использование имени, коммерческого (фирменного) наименования, торговой марки (знака для товаров и услуг), рекламных материалов, оформления упаковки товаров и периодических изданий, других обозначений без разрешения (согласия) субъекта хозяйствования, который раньше начал использовать их или схожие с ними обозначения в хозяйственной деятельности, что привело или могло привести к смешиванию с деятельностью этого субъекта хозяйствования (ст. 4 Закона)

Для квалификации данного правонарушения необходимо установить:

• наличие действий в виде использования чужого коммерческого наименования или торговой марки без разрешения субъекта хозяйствования – их обладателя;

• наличие приоритета у потерпевшей стороны в использовании коммерческого наименования или торговой марки;

• наличие деловой репутации¹, связанной с использованием коммерческого наименования или торговой марки;

• вероятность смешивания деятельности потерпевшего нарушителя.

На практике при рассмотрении антимонопольными органами дел о неправомерном использовании коммерческих наименований и торговых марок наличие между нарушителем и потерпевшим конкурентных отношений устанавливаются, как правило, в каждом случае. Учитываются виды деятельности, в отношении которой используются отличительные обозначения потерпевшим и нарушителем, территориальные пределы осуществления этой деятельности и другие факторы.

Законодатель не связывает противоправность рассматриваемых действий с отрицательными последствиями, которые они порождают. Действия в виде неправомерного использования коммерческого наименования и торговой марки как вид недобросовестной конкуренции считаются правонарушением независимо от характера их последствий, и, следовательно, состав этого правонарушения является формальным. Это не означает, что такие противоправные действия не причиняют вреда другим лицам. Наоборот, они всегда потенциально затрагивают права и интересы практически всех участников рыночных отношений (потерпевшего субъекта хозяйствования, потребителей, конкурентов нарушителя, государства в целом). Уже с момента осуществления этих неправомерных действий они являются правонарушением. Однако если потерпевшие лица выберут судебную форму защиты и способ защиты в виде взыскания причиненных в результате правонарушения убытков, морального (неимущественного) вреда, то их наличие и размер должны быть определены обязательно.

Торговая марка, выступающая объектом рассматриваемого правонарушения, не обязательно должна быть зарегистрирована. Приоритет в использовании определяется в данном случае началом фактического использования отличительного обозначения, сформировавшего подлежащую защите деловую репутацию субъекта хозяйствования. Поэтому неправомерным может быть признано использование незарегистрированного отличительного обозначения, используемого в качестве торговой марки. Такой подход поддерживается и судебной практикой.

Недобросовестные действия в виде использования чужой известной, но еще незарегистрированной торговой марки встречаются нередко, поскольку, несмотря на повышение активности в регистрации торговых марок, немалая часть фактически используемых обозначений не регистрируется и, следовательно, не охраняется Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Такой ситуацией пытаются воспользоваться отдельные недобросовестные субъекты. Используя чужой незарегистрированный знак, конкурент, хотя и не нарушает норм Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», однако посягает на честные правила ведения добросовестной конкуренции, вводит потребителей в заблуждение об истинном производителе товара, препятствует нормальному развитию рыночных отношений. Поэтому вполне обоснованно предоставлять защиту права на деловую репутацию обладателя этого незарегистрированного знака, квалифицируя такие действия как акт недобросовестной конкуренции в соответствии со ст. 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

Круг действий, направленных на использование высокой деловой репутации производителей, имеющих незарегистрированные знаки, не ограничивается только использованием последних. Недобросовестные лица пытаются регистрировать такие знаки на свое имя, при этом, не всегда преследуя цель заниматься производством продукции под тем или иным обозначением.

Действия, связанные с регистрацией чужих незарегистрированных, но имеющих достаточную известность знаков, в качестве самостоятельного состава правонарушения в законодательстве не закреплены. Нормы Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» в этих случаях не нарушаются, поскольку обозначение регистрируется согласно установленным нормами данного Закона требованиям. Представляется, что для квалификации таких действий как неправомерных наиболее приемлемы нормы законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Во-первых, лица, регистрирующие знак недобросовестным образом, приобретают незаслуженные преимущества в конкурентной борьбе благодаря использованию высокой деловой репутации его истинного обладателя. Во-вторых, на рынке соответствующей продукции происходит смешивание с товарами «потерпевшего» конкурента, что вводит в заблуждение потребителей. В-третьих, создаются препятствия для получения истинными обладателями этих обозначений их правовой охраны.

При этом следует учитывать, что незарегистрированный знак выступает предметом конкурентного правонарушения не в любом случае, а только, если его неправомерное использование может повлечь использование деловой репутации субъекта хозяйствования. Для этого он должен обладать определенной характеристикой.

Во-первых, являться достаточно известным. Только в этом случае он может ассоциироваться у потребителей (покупателей) с конкретным качеством, происхождением товара (работы, услуги), и, в конечном итоге, характеризовать деловую репутацию субъекта хозяйствования.

Во-вторых, знак должен обладать различительной способностью, достаточной для отличия товаров, услуг, в отношении которых он применяется, от товаров, услуг других производителей. При этом степень различительной способности может быть и недостаточной для предоставления ему охраны нормами Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Однако в результате длительного использования этого незарегистрированного знака у потребителей должны возникать определенные представления, ассоциации, связанные с конкретным происхождением и качеством маркированной им продукции. Это означает, что знак приобрел в результате использования «вторичное значение». В ходе определения различительной способности (или вторичного значения) целесообразно принимать во внимание: продолжительность использования обозначения, масштабы (территория) продаж и рекламирования товаров с использованием обозначения, частоту их имитации, которая, в свою очередь, может определяться известностью и популярностью продукции, уровень технологической сложности ее производства и реализации и т.п.

В-третьих, необходимо учитывать причины, по которым нормы Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» не могут предоставить охрану этому знаку. В частности, возможна ситуация, когда знак противоречит публичному порядку, моральным и этическим принципам общества (например, содержит непристойное слово, изображение, антигосударственные, расистские выражения и т.п.). Поэтому в таких случаях было бы целесообразно не предоставлять защиту такому знаку и на основании норм о защите от недобросовестной конкуренции. Следовательно, незарегистрированный знак не должен противоречить принципам гуманности, морали и общественным интересам.

Субъектами анализируемого правонарушения выступают субъекты хозяйствования: хозяйственные организации и граждане-предприниматели.

Государственный контроль за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции и защита прав и интересов субъектов хозяйствования от его нарушений возложены на органы Антимонопольного комитета Украины (ст. 4 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», ст. 3 Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины»).

Порядок защиты от недобросовестной конкуренции антимонопольными органами регулируется нормами, содержащимися в разделе VII Закона Украины «О защите экономической конкуренции», главе 6 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», Правилах рассмотрения заявлений и дел о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции, утв. Распоряжением АМК Украины от 17.08.2006 г.

Этот порядок включает следующие стадии: возбуждение дела (подача заявления и его рассмотрение), подготовка к рассмотрению дела (расследование по делу), непосредственное рассмотрение дела, принятие решения, исполнение решения.

Факультативными стадиями являются проверка решения (вышестоящим органом по заявлению лиц, принимающих участие в деле, или по собственной инициативе в двухмесячный срок со дня получения решений), пересмотр решения (в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по представлению служащих Комитета, отделения, которым поручен сбор и анализ доказательств по делу, на протяжении пяти лет со дня принятия решения); обжалование решения.

По результатам рассмотрения дела антимонопольный орган принимает следующие решения:

• о признании факта неправомерного использования деловой репутации субъектов хозяйствования – признание антимонопольными органами соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава правонарушения, указанного в ст. 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Признание факта правонарушения является необходимой предпосылкой принятия остальных мер государственно-принудительного характера, хотя не исключен и самостоятельный характер данной меры в случаях, когда обратившаяся в антимонопольный орган сторона по определенным соображениям (например, с целью устранения препятствий в осуществлении деятельности, неясностей в отношениях с конкурентами) специально заинтересована именно в официальном признании (констатации) факта совершения в отношении нее неправомерного использования деловой репутации. Так, признание факта неправомерного использования торговой марки направлено на устранение препятствий в использовании потерпевшим субъектом хозяйствования торговой марки, восстановление его неправомерно использованной деловой репутации (если под этим знаком реализовывался некачественный товар), а также на предупреждение совершения в дальнейшем подобного нарушения и предотвращение таких споров в будущем. Кроме того, основываясь на решении антимонопольного органа о признании факта неправомерного использования коммерческого наименования или торговой марки, потерпевшее лицо может обратиться в судебные органы с требованием о возмещении имущественного вреда, компенсации морального (неимущественного) вреда, причиненного в результате этого правонарушения;

• о пресечении неправомерного использования деловой репутации субъектов хозяйствования – мера защиты, применение которой в большинстве случаев является основной целью обращения потерпевшего субъекта хозяйствования в антимонопольные органы. Она направлена на прекращение неправомерных действий, предотвращение их вредных последствий в будущем, устранение препятствий в осуществлении права на деловую репутацию. В решении о применении такой меры предписывается, например, прекратить неправомерное использование знака для товаров и услуг, упаковки и т.п.;

• о наложении штрафов – это мера ответственности, имеющая хозяйственно-правовой характер. Обычно она применяется в сочетании с двумя предыдущими способами защиты. Суммы штрафов распределяются в определенном соотношении между Государственным бюджетом Украины и местными бюджетами, а также государственным органом, наложившим взыскание.

Учитывая, что суммы штрафов, налагаемых органами АМК, перечисляются в соответствующие бюджеты, главной целью этой меры ответственности является не восстановление имущественного положения потерпевшего субъекта, а защита, прежде всего, общественных интересов, которые заключаются в поддержании добросовестной конкуренции, правопорядка в сфере хозяйствования. Порядок исчисления и размер штрафов зависит от правонарушителя: если он является юридическим лицом, штрафы налагаются в размере до пяти процентов выручки от реализации товаров, работ, услуг за последний отчетный год, предшествующий году, в котором накладывается штраф (ст. 21 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции»); если доход (выручка) отсутствует или ответчик по требования органов Антимонопольного комитета Украины, главы территориального отделения не предоставил сведений о размере дохода (выручки), штрафы налагаются в размере до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.