3.5.8. Основной предмет договора

МЕЖДУНАРОДНОГО ФРАНЧАЙЗИНГА

1. Предметом договора франчайзинга является передача франчайзером франчайзи права на использование делового комплекса (лицензионного комплекса) за плату с выполнением иных обязанностей со стороны франчайзи.

2. При этом деловой комплекс, передаваемый франчайзером франчайзи состоит из прав на пользование объектами интеллектуальной собственности франчайзера и дополнительных обязательств франчайзера по отношению к франчайзи.

3. Для целей передачи лицензионного (делового) комплекса франчайзер должен выдать франчайзи предусмотренные договором франчайзинга лицензии на право использования объектов интеллектуальной собственности, обеспечив их оформление в установленном порядке (при условии, если речь идет о передаче лицензий на охраноспособные объекты).

Кроме того, в отношении производственного франчайзинга, а также в большинстве случаев сервисного франчайзинга франчайзер обязан передать франчайзи техническую и коммерческую документацию и иную информацию, необходимую франчайзи для осуществления предоставленных ему по договору франчайзинга исключительных прав, т.е. речь идет о передаче иных объектов, которые составляют неотъемлемую часть делового комплекса (лицензионного комплекса) и служат для тождества предприятий франчайзера и франчайзи.

4. Еще раз необходимо отметить, что права на пользование объектами интеллектуальной собственности (комплекс исключительных прав), передаваемые по договору франчайзинга, могут включать как защищенные правом, так и не защищенные правом объекты интеллектуальной собственности, в частности:

а) лицензию на фирменное наименование;

б) лицензию на товарный знак или знак обслуживания;

в) лицензию на защищенные патентом изобретения, полезные модели и промышленные образцы;

г) объекты, защищаемые с помощью средств охраны авторских прав;

д) незащищенные с помощью патента или регистрации коммерческие обозначения франчайзера;

е) коммерческую тайну или ноу-хау.

5. В силу того, что разные объекты интеллектуальной собственности, передаваемые по договору франчайзинга, имеют различную охраноспособность, следует различать и присущие им способы их передачи и защиты.

6. Не может быть передано в рамках договора франчайзинга непосредственно само право на фирменное наименование, так как данное право напрямую связано с субъектом и без указанного субъекта отчуждению не подлежит, кроме случаев реорганизации юридического лица или отчуждения предприятия в целом.

Однако в отношении права на фирменное наименование возможна, как указано выше, его передача в рамках договора франчайзинга, но лишь исключительно в форме его использования (на основе выданной лицензии обладателем права на фирменное наименование).

При этом при передаче права на использование фирменного наименования следует помнить о том, что в соответствии со ст. 8 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности охрана фирменных наименований во всех государствах - участниках Конвенции осуществляется без регистрации.

Рассматривая лицензию на фирменное наименование как неотъемлемую часть объекта договора франчайзинга, также необходимо указать применительно к правовым системам России и Беларуси, что гражданский законодатель Российской Федерации и Республики Беларусь по общему правилу предусматривает сохранение договора франчайзинга (договора коммерческой концессии) в силе и при изменении фирменного наименования правообладателя. Так, ст. 910-9 ГК указывает, что в случае изменения правообладателем своего фирменного наименования договор франчайзинга сохраняется и действует в отношении нового фирменного наименования правообладателя, если пользователь не потребует расторжения договора и возмещения убытков. В случае продолжения действия договора франчайзинга пользователь вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения. На то же указывает и ст. 1039 ГК Российской Федерации.

Необходимо отметить, что для пользователя изменение фирменного наименования правообладателя, особенно если оно является одновременно и фирменным наименованием пользователя и (или) частью его товарного знака (знака обслуживания), при определенных условиях может быть чревато значительными финансовыми потерями, а в некоторых случаях может никак не сказаться на его хозяйственной деятельности. Например, если заключен договор производственного франчайзинга, в рамках которого пользователь осуществляет деятельность, связанную с общественным питанием, под определенной торговой маркой, то смена торговой марки может повлечь значительные убытки для пользователя в связи с тем, что потребитель может быть незнаком с данной торговой маркой и в силу этого испытывать к ней меньшее доверие по сравнению с той торговой маркой, в развитие которой на соответствующем рынке пользователем были вложены значительные инвестиции. Поэтому если пользователь не окупил вложенные инвестиции, то он может потребовать от правообладателя компенсацию возникших у него убытков и расторжения договора, так как может счесть, что для него затраты на продвижение новой торговой марки правообладателя будут аналогичны затратам на продвижение собственной торговой марки (а шансы того, что они будут пользоваться успехом у потребителя, примерно равны), только в последнем случае пользователю ничего не придется платить правообладателю, а знание и навык по ведению соответствующего бизнеса у него уже есть.

Однако пользователь, для которого договор франчайзинга является основой его деятельности (прежде всего, это относится к сбытовому франчайзингу), скорее всего, предпочтет сохранить договор франчайзинга, а не расторгать его и требовать возмещения убытков. Так как в этом случае пользователь будет исходить из того, что и под новым фирменным наименованием, а в силу этого и под новой торговой маркой соответствующий товар все равно будет продаваться, так как правообладатель провел необходимые маркетинговые и иные исследования, в рамках которых пришел к выводу, что реализация товара под новой торговой маркой должна принести прибыль, а не убытки.

Следует подчеркнуть, что данный вариант представляется достаточно выгодным именно применительно к сбытовому франчайзингу, так как законодатель Республики Беларусь (а также законодатель Российской Федерации применительно к подобному виду договора коммерческой концессии) в данном случае предусмотрел еще и возможность снижения пользователем того вознаграждения, которое он выплачивает правообладателю.

Итак, законодатели Российской Федерации и Республики Беларусь в случае изменения фирменного наименования правообладателя предусмотрели два самостоятельных варианта действия сторон, которые не пересекаются друг с другом, при этом право выбора из двух вариантов предоставлено исключительно пользователю, а не правообладателю.

Суть данных вариантов заключается в том, что пользователь:

- либо сохраняет договор франчайзинга (договор коммерческой концессии) с правообладателем, но при этом вправе снизить размер того вознаграждения, которое он выплачивает правообладателю (правда, по согласованию с последним; и при недостижении соглашения о размере вознаграждения вопрос должен решаться судом);

- либо его расторгает, но одновременно с этим требует возмещения убытков.

Рассматривая проблему передачи лицензии на фирменное наименование в рамках правовой системы Республики Беларусь, необходимо также отметить, что в силу п. 2 ст. 910-10 ГК Республики Беларусь действие договора франчайзинга прекращается в случае прекращения права на фирменное наименование без замены его новым фирменным наименованием.

Законодатель исходит из того, что если право на фирменное наименование не изменилось, а вообще прекратилось, то вне зависимости от того, что у юридического лица, имеющего соответствующее фирменное наименование, может быть правопреемник либо может быть сохранено право за соответствующим лицом на товарный знак (знак обслуживания), договор франчайзинга все равно подлежит прекращению.

Однако, комментируя данную норму ГК Республики Беларусь, следует обратить внимание на то, что она вызовет достаточно большие проблемы при правоприменении, так как неясно, в каком случае следует считать фирменное наименование измененным, а в каком - прекращенным, без его замены новым фирменным наименованием. Данный тезис объясняется тем, что фирменное наименование, как правило, неразрывно связано с тем субъектом, который его использует в торговом обороте. В силу этого, например, сложно оценить ситуацию, связанную с реорганизацией соответствующего субъекта в форме разделения с возникновением двух или более новых субъектов с фирменными наименованиями, отличными от фирменного наименования реорганизованного лица: указанное будет означать прекращение фирменного наименования, либо это будет лишь его замена в отношении того субъекта, к которому по разделительному балансу перейдут права и обязанности по договору франчайзинга. По нашему мнению, для стабильности имущественного оборота под прекращением права на фирменное наименование без замены его новым фирменным наименованием следует понимать исключительно ликвидацию юридического лица, влекущую за собой и прекращение его фирменного наименования. Любые же случаи реорганизации юридического лица или его переименование следует рассматривать как изменение фирменного наименования (т.е. его прекращение с заменой на новое фирменное наименование).

Более сложная, на наш взгляд, ситуация в случае, если правовая система предусматривает использование института "фирменное наименование" не только применительно к юридическим лицам, но и к индивидуальным предпринимателям. Право Республики Беларусь таких подходов не знает, иначе, безусловно, возникла бы коллизия между п. 2 ст. 910-8 и п. 2 ст. 910-10 ГК Республики Беларусь (т.е. со смертью индивидуального предпринимателя прекращалось бы его фирменное наименование, если оно не было отделено от его имени, и в силу этого сохранение договора франчайзинга было бы невозможно).

7. В рамках договора франчайзинга могут быть переданы и права, вытекающие из способов индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, в частности права на товарный знак (знак обслуживания), опять же при условии, что они могут быть отчуждены.

Применительно к правовой системе Республики Беларусь следует отметить, что ст. 1022 ГК Республики Беларусь допускает уступку владельцем по договору другому лицу своего права на товарный знак (знак обслуживания) в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. Данная уступка прав на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. На это же указывает и Закон Республики Беларусь "О товарных знаках и знаках обслуживания", в соответствии со ст. 22 которого право на товарный знак может быть уступлено владельцем по договору, однако право на коллективный товарный знак уступке не подлежит.

В отношении товарного знака (знака обслуживания) в рамках договора франчайзинга передаче, как правило, подлежат не права на данный знак, а лишь права на его использование на основе предоставленной лицензии (ст. 1023 ГК Республики Беларусь). Статья 23 Закона Республики Беларусь "О товарных знаках и знаках обслуживания" также предусматривает возможность передачи права на использование товарного знака в силу лицензионного договора, однако право на использование не может передаваться в отношении коллективного знака. При этом ст. 24 Закона предусматривает, что как договор уступки права на товарный знак (знак обслуживания), так и лицензионный договор подлежат обязательной регистрации в Национальном центре интеллектуальной собственности и являются действительными для третьих лиц лишь с даты их регистрации (то есть Закон напрямую не указывает на недействительность таких договоров в случае отсутствия их регистрации).

Кроме того, при передаче права на использование товарного знака надо помнить, что в соответствии со ст. 6 Парижской конвенции защита данного права осуществляется лишь в случае регистрации товарного знака франчайзера в государстве франчайзи.

8. Указанное в предыдущем пункте касается также прав на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, на которые для их защиты франчайзером должны быть получены патенты в стране франчайзи.

Применительно к правовой системе Республики Беларусь необходимо отметить, что в соответствии с Законом Республики Беларусь "О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы" возможна уступка патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Однако, скорее всего, в рамках франчайзинга вместо уступки патента (базируясь на положениях указанного Закона) будет осуществляться передача прав на использование, например, изобретения или полезной модели в силу исключительной или неисключительной лицензии. То есть в рамках договора франчайзинга будет передаваться лишь лицензия на право использования, например, изобретения или полезной модели. Рассматриваемый Закон также требует, чтобы договор уступки патента и лицензионный договор были под страхом их ничтожности зарегистрированы в Национальном центре интеллектуальной собственности.

9. В рамках договора франчайзинга возможна передача имущественных прав, связанных с объектами авторского права (речь идет не об неотчуждаемых личных неимущественных правах, например праве авторства, а об имущественных правах, вытекающих из авторского права). Данные права могут быть уступлены полностью или в части и могут быть переданы для использования по авторскому договору.

Так, с помощью системы авторского права защищаются базы данных ЭВМ либо, например, дизайн магазина или ресторана (объективированный в рисунке, макете и т.д.).

При этом применительно к международному обороту в большинстве случаев защита прав правообладателя будет осуществляться в соответствии со Всемирной Конвенцией об авторском праве 1952 года или Бернской конвенцией 1886 г.

10. Наряду с охраноспособными правами, предметом договора франчайзинга могут быть и неохраноспособные объекты интеллектуальной собственности, например коммерческая тайна (торговый секрет, ноу-хау), а также информация (коммерческий опыт) и т.д. Так, например, коммерческая тайна может заключаться в рецептах приготовления определенных продуктов питания или технологии создания продукта, списках потребителей, ценовой формуле, информации о рынке или даже методе бухгалтерского учета.

Основная проблема защиты подобной информации заключается прежде всего в ее идентификации, поскольку, например, идея ведения какой-либо перспективной предпринимательской деятельности вряд ли может считаться коммерческим (торговым) секретом.

Еще одной проблемой защиты коммерческой тайны, является то, что ее используют работники франчайзи, а следовательно, доступ к данной информации может иметь достаточно широкий круг лиц. Поэтому для защиты подобной неохраноспособной информации в договорах франчайзинга, как правило, определяется перечень сведений, которые составляют коммерческую тайну, и порядок ограничения доступа к ней работников франчайзи до пределов, минимально необходимых им для работы, а также включается обязательство франчайзи о внесении в договоры со своими работниками норм о неразглашении коммерческой тайны и ответственности за нарушение указанной обязанности.

11. Что же касается деловой репутации, которой обладает франчайзер, то, несмотря на то что использование торгового наименования франчайзера предполагает и эксплуатацию деловой репутации франчайзера, сама деловая репутация не может быть объектом франчайзинга, поскольку по своей природе она является неотчуждаемым личным неимущественным правом франчайзера.

Однако законодатель Российской Федерации в п. 2 ст. 1027 ГК Российской Федерации напрямую предусматривает возможность использования деловой репутации в рамках договора коммерческой концессии.

12. Порядок передачи прав на пользование объектами интеллектуальной собственности включает юридическую и фактическую передачу (возможность реального пользования) данных прав. Фактическая передача представляет собой передачу франчайзером франчайзи всей технической и коммерческой документации, а также предоставление в объективированной форме иной информации, необходимой франчайзи для осуществления им прав, предоставленных по договору. Юридическая передача данных прав заключается в оформлении указанной передачи в виде, установленном законодательством франчайзера и франчайзи для передачи охраноспособных прав.

13. Рассматривая в целом права, которые являются предметом договора франчайзинга, необходимо отметить, что данные права, как правило, срочные, а раз так, то возможно прекращение какого-либо из прав, составляющих предмет договора франчайзинга, в период действия данного договора; в этом случае в зависимости от условий договора международного франчайзинга и применимого права возможны различные правовые последствия.

Так, в рассматриваемой ситуации законодатель Российской Федерации в соответствии со ст. 1040 ГК Российской Федерации предусматривает, что если в период действия договора коммерческой концессии истек срок действия исключительного права, пользование которым предоставлено по этому договору, либо такое право прекратилось по иному основанию, договор коммерческой концессии продолжает действовать, за исключением положений, относящихся к прекратившемуся праву, а пользователь, если иное не предусмотрено договором, вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.

Законодатель Республики Беларусь схоже подходит к регламентации данных отношений, указывая в п. 1 ст. 910-10 ГК Республики Беларусь, что, если в период действия договора франчайзинга истек срок действия исключительного права, пользование которым предоставлено по этому договору, за исключением прекращения права на фирменное наименование без замены его новым фирменным наименованием, либо такое право прекратилось по иному основанию, договор франчайзинга продолжает действовать, за исключением положений, относящихся к прекратившемуся праву, а пользователь, если иное не предусмотрено договором франчайзинга, вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.

Тем самым законодатели Российской Федерации и Республики Беларусь, исходя из позиции стабильности франчайзингового договора (договора коммерческой концессии), предусматривают, что прекращение одного из прав, составляющих предмет (объект) договора франчайзинга (договора коммерческой концессии) (при условии, если это право не является правом на фирменное наименование), не влечет за собой прекращение договора франчайзинга, а предусматривает лишь его фактическое изменение в части прекратившегося права.

При этом законодательство России и Беларуси исходит из безусловности сохранения договора, не предоставляя права сторонам в договоре предусмотреть возможность одностороннего расторжения договора по данному основанию (хотя исходя из общих положений п. 3 ст. 450 ГК Российской Федерации и п. 3 ст. 420 ГК Республики Беларусь такое право у сторон договора все-таки есть; и такой подход представляется оправданным, так как могут прекратиться права, без наличия которых сам договор представляется нецелесообразным).

Однако законодатели предоставляют пользователю возможность требовать уменьшения вознаграждения, которое он выплачивает правообладателю, в связи с прекращением ряда прав, составляющих предмет (объект) договора франчайзинга (договора коммерческой концессии). Но в договоре может быть предусмотрено, что прекращение права (одного или нескольких) не влияет на размер вознаграждения. По нашему мнению, такое положение может присутствовать в договоре лишь в отношении незначительных прав, передаваемых в рамках договора франчайзинга (договора коммерческой концессии).

На наш взгляд, несмотря на однозначную позицию законодательства России и Беларуси о необходимости сохранения договора франчайзинга (договора коммерческой концессии) в связи с прекращением прав, входящих в его предмет (объект), такой подход нуждается в корректировке в силу того, что если прекратятся у правообладателя права, например, на товарный знак (знак обслуживания) либо патенты на изобретение, полезные модели, промышленные образцы, которые составляют основу производимого в рамках франчайзинга (коммерческой концессии) товара, то договор франчайзинга (договор коммерческой концессии) все-таки должен быть прекращен, так как его сохранение в части второстепенных прав нецелесообразно. Хотя специфика каждого из договоров франчайзинга (договоров коммерческой концессии) должна диктовать свои условия его изменения и прекращения.

14. Передача делового комплекса франчайзи предусматривает не только пользование им объектами интеллектуальной собственности, но и его обязанности по сохранению интеллектуальной собственности франчайзера и по защите данной собственности от нарушений со стороны третьих лиц.