§ 4. Право на коммерческое обозначение

Статья 1538. Коммерческое обозначение

Коммерческое обозначение является новым объектом охраны интеллектуальных прав в перечне средств индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Предоставление коммерческому обозначению реальной защиты продиктовано необходимостью приведения внутреннего законодательства в соответствие с нормами международного права. На сегодняшний день Российская Федерация является участницей Конвенции, учреждающей ВОИС, в ст. 2 "viii" которой к объектам интеллектуальной собственности отнесены в том числе и права на коммерческое обозначение.

В отличие от фирменного наименования, право на использование которого принадлежит исключительно коммерческим организациям, коммерческое обозначение может использоваться также индивидуальными предпринимателями и некоммерческими структурами в части осуществления ими разрешенной коммерческой деятельности, при этом ни его включение в учредительные документы, ни регистрация в Едином государственном реестре юридических лиц не требуется.

Однако, предоставив защиту коммерческому обозначению, законодатель не дал этому объекту интеллектуальных прав, в отличие от остальных средств индивидуализации, никакого правового определения, и это несмотря на то что термин "коммерческое обозначение" не является для гражданского законодательства новым. О существовании такого средства индивидуализации упоминается в ст. 1027, 1032, 1037, 1039, 1040 ГК, регулирующих отношения по договору коммерческой концессии.

Понятие коммерческого обозначения (denomination commerciale, commercial name), известно законодательству многих стран. Практически, оно носит подчиненный характер по отношению к фирменному наименованию (не подлежит регистрации, применение носит локальный характер) и используется в ряде стран в качестве обозначения на вывеске (Испания, Италия, Португалия, Франция), как вымышленное или неофициальное наименование (США), как символическое наименование (Финляндия, Швеция).

1. Сопоставление положений п. 1 ст. 1473 и п. 1 ст. 1538 ГК позволяет сделать вывод о том, что фирменное наименование должно служить для индивидуализации юридического лица как самостоятельного субъекта права в сфере предпринимательской деятельности, а коммерческое обозначение - индивидуализировать предприятие юридического лица (индивидуального предпринимателя) непосредственно в рыночном обороте. Не исключено, что на практике это приведет к тому, что коммерческое обозначение будет осуществлять одновременно функцию фирменного наименования: индивидуализировать конкретного участника хозяйственного оборота.

2. Правообладатель может использовать для индивидуализации имеющихся у него нескольких предприятий одно коммерческое обозначение либо использовать несколько коммерческих обозначений, но только по одному для каждого предприятия. На практике коммерческое обозначение чаще всего используется для индивидуализации нескольких предприятий в случае, если эти предприятия предназначены для осуществления одного вида деятельности (например: сеть ресторанов "Елки-палки", пункты бытового обслуживания "Диана" и др.).

Статья 1539. Исключительное право на коммерческое обозначение

1. В п. 1 ст. 1539 ГК раскрывается содержание исключительного права на использование коммерческого обозначения. Правообладатель может использовать его любыми законными способами при осуществлении своей хозяйственной деятельности при условии, что коммерческое обозначение обладает признаками различимости и известности в пределах определенной территории.

Право на коммерческое обозначение возникает с момента фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия на определенной территории (п. 64 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 26.03.2009 N 5/29).

Поскольку коммерческое обозначение как средство индивидуализации не подлежит регистрации (п. 1 ст. 1538 ГК), оно становится юридически значимым и охраноспособным с момента приобретения им различительных признаков и известности. Однако, введя в качестве характеристики коммерческого обозначения данные понятия, содержания указанных понятий закон не дал. На сегодняшний день не существует и нормативных подзаконных актов, положения которых ориентировали бы в определении критериев различимости или определении границ территории, на которой предполагается известность.

Как и остальные пробелы, критерии различимости и известности, по всей вероятности, будет восполнять судебная практика. При этом вопрос о наличии достаточных различительных признаков будет разрешен из субъективного визуального восприятия судьи графического изображения коммерческого обозначения, а параметры территории известности, по всей видимости, логично будет сопоставить с территориальным делением. Не исключено, что для одних коммерческих обозначений предельной территорией станет территория поселка, для других - городского микрорайона. Ну а коммерческие обозначения, индивидуализирующие солидные предприятия, могут претендовать на известность в пределах города, автономного округа и даже Российской Федерации в целом, как это предусмотрено в п. 1 ст. 1540 ГК.

2. Использование коммерческого обозначения может быть запрещено при обнаружении его идентичности или сходства до степени смешения со средствами индивидуализации других правообладателей, если исключительные права на эти средства индивидуализации возникли ранее права на указанное коммерческое обозначение. Запрет на использование коммерческого обозначения должен быть установлен судом, при этом в решении обязательно должны быть указаны границы территории, в пределах которых запрещается его использование. Однако такое требование может быть удовлетворено только при условии, что истец докажет, что право ответчика на использование коммерческого обозначения возникло позднее права истца на использование его средств индивидуализации.

3. Защита права на коммерческое обозначение строится на общих принципах защиты исключительных прав, закрепленных в ст. 1252 ГК, что также соответствует ст. 10-bis Парижской конвенции, в соответствии с которой подлежат запрету все действия, способные каким-либо способом вызвать смешение в отношении предприятия. При этом в качестве способа защиты нарушенных прав правообладатель коммерческого обозначения может потребовать полного или частичного запрета на использование коммерческого обозначения в пределах определенной территории и (или) в определенных видах деятельности. Кроме этого, обладатель исключительного права на коммерческое обозначение может в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК подать иск о возмещении убытков, представив соответствующие доказательства, подтверждающие их размер.

Если нарушение исключительного права на средство индивидуализации будет признано в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, то согласно п. 7 ст. 1252 ГК защита нарушенных прав правообладателя может осуществляться также и способами, которые предусмотрены антимонопольным законодательством. Это право обусловлено положениями ст. 14 ФЗ "О защите конкуренции", в силу положений которой не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг; а также недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

4. Пунктами 4, 5 ст. 1539 ГК установлен порядок перехода прав на коммерческое обозначение.

Ввиду того что коммерческое обозначение служит для индивидуализации предприятия как имущественного объекта, исключительное право на это средство индивидуализации по общему правилу может перейти по основаниям, по которым право на имущественный объект переходит к новому собственнику (при заключении разного рода договоров, в порядке наследования, при реорганизации предприятия и т.д.). Естественно, что в случае, если одно коммерческое обозначение использовалось в отношении нескольких предприятий, то прекращение исключительных прав на данное средство индивидуализации в отношении одного из них влечет прекращение исключительных прав на использование коммерческого обозначения и в отношении остальных объектов правообладателя (п. 2 ст. 1538, п. 4 ст. 1539 ГК).

В случае заключения договора, не предусматривающего отчуждение предприятия как объекта имущественных прав, а именно, договора аренды или договора коммерческой концессии, исключительное право на коммерческое обозначение переходит соответственно к арендатору или пользователю отдельно от индивидуализируемого им объекта.

Однако, если в отношении договора концессии законодатель предусмотрел последствия изменения коммерческого обозначения (ст. 1039 ГК) и последствия прекращения исключительного права на его использование (ст. 1040 ГК) в отношениях между правообладателем и пользователем, то в отношении договора аренды и обязательств арендодателя и арендатора такие последствия ГК не предусмотрены. Порядок разрешения спорных вопросов между арендодателем и арендатором в отношении измененных либо прекращенных прав на коммерческое обозначение, переданных по продолжающему действовать договору аренды предприятия в целом как имущественного комплекса, вероятно, будет выработан судебной практикой по аналогии закона.

Статья 1540. Действие исключительного права на коммерческое обозначение

1. Традиционно действие исключительного права на объекты интеллектуальной собственности носит территориальный характер. Положения ст. 1540 ГК подтверждают, что коммерческое обозначение не является исключением, для реализации исключительного права на указанный объект также установлены территориальные границы. Сопоставление положений п. 1 ст. 1540 и п. 1 ст. 1539 ГК приводит к выводу о том, что реально определить границы известности коммерческого обозначения будет довольно трудно. Более того, по-видимому, именно судебная практика в каждом конкретном случае будет определять, возможно ли существование на территории РФ двух одинаковых коммерческих обозначений, используемых различными субъектами предпринимательской деятельности для индивидуализации своих предприятий, если эти предприятия находятся в разных местах, но в пределах территории РФ.

2. Не менее проблематично и применение п. 2 ст. 1540 ГК. Закон не дает определения понятия непрерывного использования. Последнее слово и в данном случае будет принадлежать судебной практике. Именно в процессе рассмотрения дела должен будет быть подтвержден факт непрерывного использования коммерческого обозначения. В перечень возможных доказательств этого факта, по всей вероятности, войдут представленные правообладателем используемые предприятием типовые бланки, рекламные вывески, печатные объявления либо теле- и радиосообщения в СМИ, товарная упаковка, т.е. все, на чем в соответствии с п. 1 ст. 1539 ГК могло быть указано коммерческое обозначение в течение конкретного периода времени.

Статья 1541. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак

1. Закон разграничивает право на коммерческое обозначение и права на фирменное наименование и товарный знак.

2. Коммерческое обозначение может включать в свой состав фирменное наименование или его отдельные элементы. Это означает, что данное право - право на коммерческое обозначение возникает и действует самостоятельно, независимо от действия права на фирменное наименование. Поэтому изменение фирменного наименования не влечет прекращения прав на коммерческое обозначение, в состав которого оно было включено.

С другой стороны, предполагается, что само по себе использование фирменного наименования не означает использование коммерческого обозначения, включенного в его состав. То есть факт непрерывного использования коммерческого обозначения (п. 2 ст. 1540 ГК) не может быть подтвержден исключительно доказательствами, свидетельствующими об использовании фирменного наименования.

Коммерческое обозначение целиком или в качестве отдельных элементов может быть использовано правообладателем и в товарном знаке. Проблемы, которые могут возникнуть в этом случае, носят более сложный характер. Помимо вопроса об установлении факта непрерывности использования коммерческого обозначения путем предоставления доказательств об использовании товарного знака (п. 2 ст. 1540 ГК), возникает вопрос о соотношении сроков действия этих двух средств индивидуализации. Если срок действия коммерческого обозначения прекращается в силу установления факта его неиспользования непрерывно в течение года (п. 2 ст. 1540 ГК), то действие прав на товарный знак носит срочный характер (ст. 1491 ГК).