4. Предлицензионные договоры

При подготовке лицензионных сделок с объектами интеллектуальной собственности и договоров о передаче технологий весьма важен начальный период. Он связан с необходимостью оценки сторонами степени их готовности к реализации лицензионного соглашения. А в случаях, когда лицензирование выходит за границы какого-либо региона, страны, должны учитываться национальные нормы права и межгосударственные соглашения, накладывающие ограничения на действие лицензионного договора. В лицензионной международной практике используются с этой целью различные виды предлицензионных договоров. Рассмотрим особенности некоторых из них.

Договор о намерениях.

Начиная сотрудничество, партнеры, как правило, подписывают договор о намерениях. В момент его заключения очень важно знать реальные, окончательные намерения партнера. Не налагая конкретных обязательств, договор фиксирует намерения сторон и содержит обычно план дальнейших переговоров. Когда стороны еще не готовы принимать на себя конкретные обязательства, договор оказывается как раз тем документом, в котором могут быть зафиксированы начинающиеся взаимоотношения сторон. Что же дает его подготовка и заключение?

Подготовка Договора о намерениях позволяет получить определенную информацию о партнере. Как правило, в преамбуле указываются стороны. Для юридических лиц это полное официальное наименование, юридический адрес, почтовые, банковские, регистрационные реквизиты. Четкое определение в преамбуле целей и возможностей сторон может оказаться важным и при возникновении конфликта между ними, когда действительная общая воля сторон будет выясняться с учетом их целей (ст. 431 ГК РФ).

Председатель химического комитета LES Германии д-р Г. Айзенбрук, партнер фирмы “Барделе, Пагенберг, Дост, Альтенбург, Гайслер, Айзенбрук”, в своем докладе приводил нижеследующий пример. Немецкая компания направила письмо о намерениях своему потенциальному партнеру, где говорилось, что в течение ближайших лет она не планирует закрывать завод. Но уже через шесть месяцев компания начала рассматривать вопрос о свертывании производства. Это означает, что письмо о намерениях не отражало истинных намерений. Поэтому надо обращать внимание на четкость, определенность формулировок. К тому же в каждой стране есть свое понимание отдельных терминов. Скажем, в США обычно используют понятие “торговые секреты” для обозначения того, что в Европе называют “ноу-хау”. Поэтому необходимо, чтобы партнеры адекватно трактовали используемые в договоре и переписке термины, понятия, определения⁴⁵.

Следует обращать внимание и на то, кем, на каком уровне подписывается соглашение, когда ведутся переговоры о намерениях. Вас должно насторожить, если договор о намерениях подписан лицом, не уполномоченным принимать ответственные решения. Как правило, окончательные решения принимает совет директоров.

Договор о конфединциальности.

Договор о конфиденциальности предполагает передачу определенной информации и включает обязательства сторон по сохранению ее в тайне. В частности, в случае необходимость поэтапного расширения объема передаваемой партнеру информации в ходе длительных и сложных переговоров о передаче технологии. Соглашения о конфиденциальности — это весьма распространенный вид соглашений, и очень часто его форма определяется правоприменительной практикой, имеющей место в той или иной стране, а иногда и просто законодательством страны. В ряде стран такие соглашения могут быть очень краткими. Но, например, конфиденциальное соглашение в США — это многостраничный документ, основанный на прецедентной практике, В США функционирует прецедентная система права, которая базируется в том числе на результатах судебных разбирательств. Именно поэтому американский договор является объемным документом, учитывающим решения предшествующих судебных дел. В Германии, например, действует ряд специальных законов, содержащих нормы, которые должны найти свое отражение в соглашении о конфиденциальности. Одна из основополагающих норм посвящена тому, как следует трактовать термины, отражающие суть договора.

При всем многообразии по существу есть только два основных типа соглашений о конфиденциальности: одностороннего и двустороннего действия. В одностороннем соглашении только для получателя технологии устанавливаются определенные правила, в то время как передающая сторона не имеет каких-либо ограничений. В этом случае получателю необходимо более точно формулировать значение терминов, определений, понятий, включенных в соглашение. В случае соглашения двустороннего действия обе стороны, подписывающие договор, будут играть по единым правилам.

Очень важно правильно сформулировать в договоре наименование объекта конфиденциальности: результаты научно-исследовательской разработки, опытные образцы или образцы, находящиеся в серийном производстве, — и чем точнее и полнее, тем лучше. Это напрямую связывается с обязательствами по обеспечению гарантий соответствия характеристик и показателей заявленным передающей стороной.

Если в дальнейшем предвидится соглашение о передаче на испытания образцов материалов, машин или приборов договор содержит обязательство стороны, проводящей испытания, представить передающей стороне результаты испытаний.

Нельзя забывать о требованиях конфиденциальности и при согласовании условий испытаний. Когда детали, продукция, производимая по предполагаемой лицензии, отправляются на испытания, могут применяться правила конфиденциальности, ограничивающие дальнейшее использование переданных или полученных в результате испытаний знаний.

Более специфический вопрос — передача материалов. Здесь может потребоваться конфиденциальное соглашение расширенного типа. Кроме стандартных статей о конфиденциальности, в нем указываются правила обращения с образцами, материалами, веществами, которые передаются другой стороне.

Обязательно подчеркивается, что тот, кто передает информацию или материалы, ожидает в ответ результаты испытаний. Так что в этом соглашении сторонами должны быть установлены правила, регулирующие весь процесс обмена информацией.

Договор, как правило, содержит условия о рассмотрении споров. Обе стороны могут выбрать законодательство страны, которое будет применяться для толкования договора, а также указать место рассмотрения этих споров. Обычно более предпочтительно в таких делах применять правила, установленные Международной торговой палатой. По Правилу IСС для Европейского Союза это международные торговые палаты. За последние годы появились прецеденты использования правил ВОИС.

Договор о конфиденциальности возлагает на получающую информацию сторону обязанность поддерживать режим конфиденциальности: сообщать ее только тем своим сотрудникам, которым она необходима для работы, ради выполнения которой она передается. При этом необходимо предварительно связывать этих сотрудников обязательством неразглашения. Если предполагается копирование информации, договор зачастую предусматривает обязательство снабжать все копии соответствующим грифом. Рекомендуется включать в договор о конфиденциальности недвусмысленную запись об отсутствии прав получателя информации на какое-либо ее использование, помимо предусмотренного договором.

Важной частью таких соглашений является указание даты, когда срок положения о конфиденциальности истекает. Может устанавливаться, что обязательства конфиденциальности сохраняются и после истечения оговоренного срока. В то же время несправедливо требовать от партнера соблюдать жесткие ограничения в работе с полученной информацией, когда она станет доступной третьим лицам. Поэтому в договор включают положение о прекращении обязательств конфиденциальности в отношении информации, разглашенной ее первоначальным владельцем.

Стандартное соглашение обычно заключается на три–пять лет с момента его подписания или передачи информации. Более продолжительные периоды встречаются реже. При производстве простой продукции практикуются сроки в один год, от года до трех лет.

В процессе переговоров может возникнуть вопрос об ознакомлении с объектом лицензии непосредственно на предприятии. Допускать ли на предприятие потенциального партнера? Ведь если вы все покажете и расскажете, то ноу-хау может потерять свою цену. Как утверждают наши немецкие коллеги: компромисс — это взимание платы. Если есть ознакомительный визит, то соглашение о конфиденциальности должно иметь стоимость⁴⁶.

Конфиденциальность является основой так называемого соглашения о практическом ознакомлении или об ознакомительном визите. Допустим, компания предлагает к продаже по лицензии технологию, установку. В момент заключения соглашения получающая сторона хотела бы посмотреть, как именно работает оборудование. В этом случае, знакомясь с производством, технологией, лицензиат получает определенную информацию, т.е. раскрываются все или многие секреты. И тогда это уже не ноу-хау, не конфиденциальные сведения. Вот почему в самом начале у передающей стороны возникает вопрос: допустить ли посещение и как защищать свою интеллектуальную собственность? Наилучшей защитой является получение лицензиаром какой-то суммы за ознакомление. Если лицензиат должен заплатить значительную сумму в качестве оплаты такого посещения, то возникает серьезное препятствие нарушать положения договора о конфиденциальности, в котором говорится, что вся полученная в ходе визита информация является секретной, а также предусмотрены меры за ее несанкционированное использование или разглашение. Такое соглашение, как правило, подписывается при намерении создать совместное производство, при продаже бизнеса или его части.

Договор о конфиденциальности часто предусматривает передачу информации, в том числе заключенной в образцах продукции, приборах, базе данных, программе для ЭВМ на определенный срок. В этом случае предусматривается либо возврат всех носителей информации первоначальному обладателю, либо их уничтожение, если возврат экономически неоправдан. Эти условия могут быть изложены и в специальном договоре, именуемом опционным.

Опционный договор.

Может случиться, что ознакомление партнера с информацией или образцами, переданными ему на условиях договора о конфиденциальности, хотя и укрепило его в намерении приобрести соответствующую технологию, но оказалось недостаточным для принятия окончательного решения. Нередко требуется испытание опытного или мелкосерийного образца в условиях покупателя. В этом случае стороны заключают опционный договор.

Опцион как юридическое понятие означает право покупки, продажи, аренды, заключения контракта, совершения иных подобных действий в течение определенного срока на определенных (фиксированных) условиях, или первоочередное право. При продаже интеллектуальной собственности зачастую коммерческая ценность изобретения и даже сама возможность его коммерческой реализации определяется в период действия опционного договора. Поэтому в этой сфере опцион обычно означает первоочередное право.

В гражданском законодательстве России опционный договор называется предварительным договором (ст. 429 ГК). Законом установлено, что по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Последний должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Отсутствие указания срока означает обязанность сторон заключить основной договор в течение года с момента подписания предварительного соглашения. Если одна из сторон уклоняется от заключения основного договора, другая вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор и о возмещении причиненных убытков (п. 4 ст. 445 ГК).

В то же время, если в период действия предварительного договора не будет заключен основной договор, или если хотя бы одна из сторон не направит партнеру предложение заключить таковой, обязательства, предусмотренные предварительным договором, считаются прекращенными⁴⁷.

Как правило, опционный договор предполагает осуществление выплат, чаще всего в виде разового платежа, за передачу на испытание технологии в виде технической документации, опытного образца и т.п. Как и в упомянутом нами договоре о конфиденциальности, оговаривается, что такая передача не означает права использовать технологию каким-либо образом помимо испытаний. Договор включает обязательство принимающей стороны сохранять полученную информацию в тайне, обязательство передающей стороны в течение срока действия опциона не продавать технологию третьим лицам и в первую очередь предложить ее партнеру по соглашению.

Законодательством предусмотрено, что свобода сторон при заключении договоров ограничивается среди прочего добровольно принятым обязательством (п. 1 ст. 421 ГК РФ). Поэтому условия опциона должны формулироваться особенно тщательно, ведь они могут предрешить дальнейшие обязательства сторон. Чтобы опционный договор не оказался обузой для передающей стороны, в нем обычно оговаривается, что в случае получения более выгодных предложений от третьих лиц, которые не готов подтвердить партнер по опциону, владелец имеет право продать им эту технологию. Такая ситуация может иметь место, когда выявляется особая коммерческая ценность технологии, которая не предполагалась при заключении опциона. Если возмездный опционный договор заканчивается таким образом, обычно предусматривается возвращение полученного платежа.

Чаще всего опционное соглашение заключается между разработчиками и внедряющими разработку промышленными компаниями. Опционное соглашение может заключаться на достаточно короткий срок и иметь очень высокую стоимость.