9. Виды нарушений прав товарного знака

Действия, нарушающие права владельца товарного знака, определены в законе следующим образом: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товар, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Под изготовлением понимается воспроизведение товарного знака в любой материальной форме. В отличие, например, от действия, квалифицируемого как несанкционированное изготовление продукта, содержащего запатентованное изобретение, когда нарушитель создает такой объект, который содержит все признаки, описанные в формуле изобретения, несанкционированное изготовление товарного знака - отражение на материальном носителе визуально воспринимаемых охраноспособных элементов зарегистрированного товарного знака. И если доказательство факта нарушения патента требует наличия специальных знаний, проведения экспертизы, то доказательство факта несанкционированного изготовления товарного знака не влечет за собой сложной и долгой процедуры. Идентичность тождественных товарных знаков очевидна для не специалиста.

А вот создание обозначения, сходного с зарегистрированным товарным знаком до степени смешения– правонарушение более высокого интеллектуального уровня, поэтому для того, чтобы определить, есть ли в обозначении и товарном знаке общие признаки, позволяющие их смешивать, нередко требуется приглашение специалиста. Например, в 1994 г. Оргкомитетом по подготовке и проведению Игр доброй воли в Санкт-Петербурге эмблема Игр была зарегистрирована в качестве товарного знака. Однако под очень похожей эмблемой проходили Игры доброй воли в 1986 г. в Москве. Председателем бюро секции графики СПб Союза художников была сделана экспертная оценка. В ней, в частности, говорилось, что эмблема Игр 1994 г. скопирована с очень небольшими изменениями с эмблемы Игр 1986 г., т.к. изменений в композицию и характер эмблемы внесено не было, они коснулись только ее деталей и шрифта. Следовательно, она не является самостоятельным творческим произведением. Спор в данном случае возник не о нарушении исключительных прав владельца товарного знака, но если бы основание было таковым, то знаки были бы признаны похожими до степени смешения.

Также законом признается нарушением прав владельца несанкционированное изготовление – производство товара, обозначенного незаконно используемым товарным знаком. Пример подобного действия можно обнаружить в деле, которое рассматривалось в Санкт-Петербургском территориальном управлении Государственного комитета по антимонопольной политике РФ. Некое АОЗТ "Компания R-Style" производило катриджи для электронных игр, обозначенные товарным знаком "GAME Boy", зарегистрированным в РФ на имя АОЗТ "Денди". Последняя и обратилась ТУ ГКАП с заявлением о нарушении ее исключительных прав. На комиссии ТУ ГКАП "Компания R-Style" заявила, что ее катриджи производятся в Японии компанией "Nintendo", поэтому имеют маркировку "GAME Boy". (Этот товарный знак зарегистрирован в Японии на имя фирмы "Nintendo", а АОЗТ "Денди" является ее официальным дистрибьютером в РФ). Была произведена сравнительная экспертиза катриджей с маркировкой GAME Boy, реализуемых "Компанией R-Style" и катриджей с той же маркировкой, поставляемых в Россию фирмой "Nintendo" и реализуемых АОЗТ "Денди". Экспертиза установила, что в первом случае имела место полуавтоматическая, полуручная технология монтажа навесных компонентов, а во втором - высокопроизводительная автоматизированная технология сборки с применением сотового метода. Даже этикетки на корпусах катриджей от "R-Style" приклеены с различным отклонением от симметрии - признак наклейки вручную, этикетка на катридже от "Nintendo" приклеена симметрично – признак применения автоматизированного оборудования. Надежность катриджей от Nintendo была оценена экспертами значительно выше, чем надежность катриджей от "R-Style". Все эти данные позволили говорить о подделке, произведенной АОЗТ "R-Style", о несанкционированном изготовлении товара, обозначенного зарегистрированным товарным знаком.

Во всем мире выпуск товаров, обозначенных незаконно используемым товарным знаком, приобрел масштабы эпидемии. Этот бизнес очень выгоден для подделывателей товарных знаков, так как они не несут никаких расходов на создание и регистрацию товарных знаков, не проводят время в ожидании того, когда товарный знак заслужит свою репутацию, когда покупатели товаров, обозначенных известным товарным знаком, обосновывают свой выбор доверием к фирме, зарегистрировавшей этот товарный знак. Те, кто занимается подделкой, пользуются плодами чужого труда и чужого имени. Коммерческая подделка позволяет получать немалые доходы, но она наносит ущерб владельцам товарных знаков и потребителям, поэтому она является одним из серьезнейших нарушений исключительных прав.

Применением считается любое несанкционированное использование товарного знака. Это может быть помещение его на товаре и/или/ упаковке, использование товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках при демонстрации экспонатов, размещение товарного знака или товара, им обозначенного на выставках и ярмарках. Обычно признается, что нарушение имеет место, если использование товарного знака для аналогичных продуктов вводит потребителя в заблуждение. То есть, если потребитель считает, что товар, для которого нарушитель использовал товарный знак, произведен владельцем товарного знака, то он введен в заблуждение, и владелец товарного знака вправе пресечь такое использование.

В законах о товарных знаках многих стран выделяют два следующих случая нарушения прав на товарный знак, которые в соответствии с нашим законодательством нарушениями не являются, но их интересно отметить.

Это использование знака несоответственно его статусу или не по назначению.

Первый случай касается использования охраняемого товарного знака для совершенно других товаров. Например, если торговый знак "Coca-Cola" используется производителем джинсов и если при этом создается впечатление, что предлагаемый им товар повышает репутацию "Кока-колы" как напитка, который любит современная молодежь, то это послужит на пользу интересам кампании "Кока-кола". Вряд ли может возникнуть путаница относительно происхождения джинсов, если производитель укажет, что их произвела не компания "Кока-кола". Он только получит прибыль, воспользовавшись репутацией товарного знака "Кока-колы", но, не вводя потребителя в заблуждение. В подобных случаях говорят о "разжижении" (ослаблении) товарного знака. В некоторых странах установлено, что владелец товарного знака может препятствовать действиям, которые приводят к такому "разжижению". Однако условие для подобной охраны заключается в том, что товарный знак стал общеизвестным.

Во втором случае речь идет об использовании охраняемого товарного знака в словарях, энциклопедиях и других подобных изданиях. Ситуация заключается в том, что известные товарные знаки порой используются в качестве названий продуктов. Может случиться, что редакторы словаря неумышленно используют товарный знак как название продукта. Это использование не преследует коммерческих целей и не будет нарушением. Однако, возникнет опасность превращения товарного знака в родовое название, и подобное использование может нанести ущерб владельцу товарного знака, поэтому считается, что владелец знака может такое использование прекратить.

Такое правонарушение как применение охватывает и выделенное отдельно законе правонарушающее действие предложение к продаже - подготовительное действие к введению товарного знака, маркированного товара в оборот, его рекламу, оно призвано подчеркнуть надежность фирмы, напомнить о качестве производимого ею товара и тем самым расширить рынок его сбыта.

Предложение к продаже предполагает активные, рассчитанные на быстрый успех действия. Оно включает в себя публикацию объявлений о продаже товара, обозначенного незаконно используемым товарным знаком, сообщения по радио и телевидению, рассылку каталогов с рекламой этого товара и т.д.

Предложить к продаже можно и сам товарный знак, хотя трудно себе представить, каким образом можно найти покупателя, ведь договор об уступке товарного знака должен быть зарегистрирован в Патентном ведомстве, куда в обязательном порядке представляются документы, подтверждающие права владельца на товарный знак. Впрочем, могут найтись наивные, неосведомленные покупатели, в таком случае сделка должна быть признана недействительной по общим правилам, предусмотренным в ГК РФ. Меры защиты могут применяться владельцем и в том случае, если осуществляется противоправный ввоз на территорию РФ товарного знака или обозначенного им товара. Правонарушение считается завершенным как только объект исключительных прав владельца товарного знака пересечет границу РФ, субъектом этого правонарушения может быть любое лицо, осуществляющее импорт товарного знака на территорию России. Им может быть и иностранное лицо, которое отправило товарный знак или обозначенные им товары, если оно знало о том, что неправомерно использует товарный знак.

Правом на использование товарного знака не всегда обладает только его владелец: “регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицом в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия". Таким образом, владелец товарного знака не может контролировать дальнейшую жизнь маркированных товаров, при условии, что они не будут подвергаться изменениям, перемешиваться, видоизменяться, разбавляться и т.д.

С принципом исчерпания прав соприкасается и проблема "параллельного импорта", суть которого заключается в том, что владелец товарного знака может ввести в хозяйственный оборот продукцию на территории другого государства, а третье лицо приобретает эту продукцию и ввозит ее на территорию РФ. Существует точка зрения, основывающаяся на принципе территориальности, которая звучит следующим образом: "поскольку право промышленной собственности существует лишь в пределах определенной территории /государства/, необходимо учитывать именно то, где маркированный товар был впервые введен в хозяйственный оборот. Факт такого ввода за границей не приводит к исчерпанию прав владельца товарного знака в России”. Исходя из вышеизложенного владелец товарного знака может осуществлять свое исключительное право и преследовать в судебном порядке лиц, ввозящих на территорию России и маркированные товары даже тогда, когда они были введены в оборот им лично или с его согласия. Таким образом, разрешается проблема параллельного импорта товаров (когда товары законно обозначаются товарными знаками, но импортируются в страну местонахождения владельца товарного знака без его разрешения).

По мнению сторонников этой точки зрения "параллельный импорт несправедливо ущемляет предприятия, затратившие значительные средства на создание хорошей репутации товару, и теперь вынужденных делить доходы с другим лицом, не имеющим на это права". /"Дюрасель инк." против комиссии США по международной торговле/

С другой стороны, "юридическая возможность предупреждения импорта создает владельцу товарного знака условия для злоупотребления своим исключительным правом, он может разделять рынки так, чтобы сохранить на них доминирующее положение, или поднимать цены." Указывается также на то, что цель товарного знака - не в представлении его владельцу монополии на торговлю соответствующими товарами, а в идентификации его продуктов и их отличии от аналогичных товаров других производителей. Однако, на наш взгляд эта цель не является единственной. Естественно, производитель путем обозначения товаров товарным знаком хочет отличить их, показать, что их качество надежно, как имя самой компании, но это скорее не самоцель, а средство получения высоких доходов. Поэтому владелец товарного знака может полностью использовать свои права, а об ограничении его монополии должны позаботиться государство в лице антимонопольных органов и другие предприятия, производящие аналогичные товары, не обозначенные принадлежащим ему товарным знаком.

Продажа – несанкционированная реализация товарного знака путем заключения договора купли-продажи. Данное действие будет считаться правонарушающим с момента заключения сделки, независимо от того, передан ли товарный знак в фактическое владение приобретателя или нет.

Под иным введением в хозяйственный оборот понимают любые действия, дающие возможность третьему лицу незаконно использовать товарный знак, товар, им обозначенный в коммерческих целях. К ним относятся заключение договоров аренды, мены, дарения, займа, лизинга и других. Поскольку под введением в хозяйственный оборот понимается комплекс действий, направленных на изменения в праве, то несанкционированная передача объекта исключительных прав третьему лицу считается законченным правонарушением в форме иного введения в хозяйственный оборот.

Не имеет значения тот факт, от имени кого произведено введение в хозяйственный оборот, действовал ли нарушитель в своих или чужих интересах. Введение в хозяйственный оборот может быть действием возмездным или безвозмездным, но это не оказывает влияние на квалификацию этого действия как нарушения исключительных прав. Что касается момента, с которого правонарушение считается совершенным, то, например, при заключении договора аренды введение в хозяйственный оборот будет считаться произведенным не в момент заключения договора, а в момент фактической передачи вещи; при заключении договора мены или дарения - непосредственно в момент заключения договора.

Под хранением понимается несанкционированное создание запаса товарных знаков, обозначенных ими товаров с целью последующей их реализации. Для привлечения нарушителя к ответственности необходимо доказать, что хранение осуществлялось с целью введения в хозяйственный оборот, использования, предложения к продаже или продажи данных товаров. Правонарушение совершено с момента незаконного создания запаса данного результата интеллектуальной деятельности, правонарушителем может стать любое лицо, создающее этот запас.

Действия, указанные в законе нарушают права не только владельцев товарных знаков, но и лиц, обладающих определенными правами на товарные знаки, предоставляемыми им на основе лицензионных договоров.

Рассмотренные выше виды нарушений прав владельцев товарных знаков являются внедоговорными. Что же касается нарушений лицензионных договоров или договоров об отчуждении товарного знака, то они могут заключаться в невыполнении или ненадлежащем выполнении другой стороной своих прав или в выходе за пределы своих полномочий. В частности, одним из грубейших нарушений условий лицензионного договора будет выпуск лицензиатом товаров низшего качества, чем товары лицензиара.