4. Договоры, направленные на распоряжение исключительным правом

Правообладатель вправе распорядиться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации любым не противоречащим закону способом, в частности, заключив договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, договор коммерческой концессии, доверительного управления, составив завещание и т.д. Основными договорами, опосредующими переход исключительного права, являются договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор.

Договор об отчуждении исключительного права ранее в качестве самостоятельного вида в гражданском законодательстве не выделялся. В настоящее время возможность заключения данного договора предусмотрена в ст. 1234 ГК РФ. Согласно п. 1 ст. 1234 ГК РФ, по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Таким образом, по мнению законодателя, договор может быть реальным и консенсуальным, безвозмездным или возмездным. Признание данного договора реальным вызывает серьезные нарекания в юридической науке (Э.П. Гаврилов). Реальные договоры считаются заключенными с момента передачи имущества, однако объекты интеллектуальной собственности нематериальны, на них не может устанавливаться владение, эти объекты невозможно передать, поскольку передача права собственности на вещь не влечет перехода интеллектуальных прав. На этом основании Э.П. Гаврилов полагает, что любые договоры о распоряжении такими объектами, в том числе договор об отчуждении исключительного права не могут быть реальными по своей сути. Очевидно, с приведенными аргументами необходимо согласиться.

Существенным условием данного договора является условие о предмете: необходимо индивидуализировать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, исключительное право на которые передается по договору. Другим существенным условием является условие о том, что исключительное право переходит от одного лица к другому в полном объеме. Иначе данный договор будет, по общему правилу, считаться лицензионным (п. 3 ст. 1233 ГК РФ). Кроме того, для возмездного договора существенным условием также является условие о размере вознаграждения или о порядке его определения.

Договор об отчуждении исключительного права должен заключаться в письменной форме, несоблюдение которой ведет к недействительности договора. Кроме того, в случаях, предусмотренных законом, данный договор подлежит государственной регистрации. Обязательность государственной регистрации договора зависит от того, нуждается ли сам результат интеллектуальной собственности или средство индивидуализации в регистрации (п.п. 1, 2 ст. 1232 ГК РФ). Так, произведения науки, литературы и искусства в такой регистрации не нуждаются, напротив, изобретения, полезные модели, промышленные образцы охраняются при условии их регистрации в соответствующем реестре уполномоченного государственного органа. В некоторых случаях регистрация объекта интеллектуальной собственности по закону не требуется, однако допускается по желанию правообладателя, например, в отношении программы ЭВМ (п. 7 ст. 1232, ст. 1262 ГК РФ). В этой ситуации договор об отчуждении исключительного права, по общему правилу, также подлежит государственной регистрации (п. 7 ст. 1232 ГК РФ). Несоблюдение требования об обязательной регистрации договора об отчуждении исключительного права влечет за собой недействительность самого договора.

Основной обязанностью правообладателя по договору является обязанность передать исключительное право. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент заключения договора об отчуждении исключительного права, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Если объект интеллектуальной собственности подлежит государственной регистрации, исключительное право на него может перейти от правообладателя к приобретателю только в момент государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права (п. 4 ст. 1234 ГК РФ). В обязанности приобретателя по возмездному договору входит уплата вознаграждения за приобретение исключительного права в установленный договором срок. Существенное нарушение приобретателем данной обязанности является основанием либо для перевода исключительного права на бывшего правообладателя в судебном порядке, если переход исключительного права по договору уже состоялся, либо для одностороннего отказа от исполнения договора в случае, если исключительное право еще не перешло к приобретателю. Кроме того, нарушение обязанности выплатить вознаграждение в установленный договором срок также является основанием для возмещения убытков. Возмещение убытков, иные меры гражданско-правовой ответственности могут также применяться и в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договора.

Чаще всего правообладатель заинтересован в том, чтобы принадлежащие ему результаты интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) приносили постоянную прибыль. С этой целью, как правило, заключается лицензионный договор. Под лицензионным договором понимается договор, в силу которого одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставлять другому лицу (лицензиату) право использования данного объекта в пределах, предусмотренных договором (ст. 1235 ГК РФ). Данный договор является синаллагматическим договором, может быть реальным или консенсуальным, возмездным либо безвозмездным.

К числу существенных условий данного договора относится, прежде всего, условие о предмете. Предметом данного договора является право лицензиата на использование результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации). Таким образом, определяя предмет договора, прежде всего, нужно идентифицировать результат интеллектуальной деятельности (средство индивидуализации), право использования которого предоставляется по данному договору. Поэтому, если выдается патент на изобретение, необходимо включить в договор сведения о дате выдачи (дате регистрации) и номере патента, органе, выдавшем (зарегистрировавшем) патент, а также о названии изобретения.

Другим существенным условием договора является способ использования исключительного права. Лицензиар может разрешить лицензиату использовать объект интеллектуальной собственности любым возможным способом, несколькими способами или только одним из них. Например, лицензиар вправе передать право на любое использование изобретения, только на коммерческое использование, или только на импорт продукта, в котором оно было использовано. Если в договоре право использования результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) не названо, считается, что оно не предоставлено лицензиату.

Кроме того, в возмездном лицензионном договоре существенным признается условие о размере вознаграждения или о порядке его определения.

Лицензионный договор должен заключаться в письменной форме, несоблюдение формы ведет к недействительности договора. В предусмотренных законом случаях договор подлежит государственной регистрации, при отсутствии которой также считается недействительным (ст. 1232 ГК РФ).

В соответствии с консенсуальным лицензионным договором лицензиар обязан предоставить исключительное право лицензиату. Лицензиар в любом случае обязан в течение срока действия договора воздерживаться от действий, способных затруднить осуществление лицензиатом права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах. Лицензиар вправе установить в договоре пределы разрешенного использования результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации), включив в договор условия:

– о сроке действия лицензионного договора. Если срок действия не определен, договор считается заключенным сроком на пять лет, при этом срок действия договора не может превышать срок действия права.

– об области или способах разрешенного использования результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) (например, лицензиар может оговорить в договоре, что технология, передаваемая по договору, может использоваться лицензиатом только для выпуска определенного лекарственного препарата и не может использоваться для получения иных химических веществ);

– о территории, на которой лицензиат вправе осуществлять предусмотренные договором исключительные права (такой территорией может быть территория конкретного государства, область в данном государстве, территория конкретного предприятия, на котором будет производиться продукт, включающий в себя признаки изобретения). Если в договоре не указана территория использования объекта интеллектуальной собственности, использование может осуществляться на всей территории РФ.

– о максимальном объеме продукции, которую вправе производить лицензиар, если лицензия включает в себя право на ее производство.

– о других условиях использования результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации).

Лицензиар вправе разрешить лицензиату заключение сублицензионного договора.

В свою очередь, лицензиат обязан осуществлять предоставленное ему право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лишь в тех пределах, в которых это ему разрешено лицензиаром.

Лицензиат также обязан вносить плату за использование результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации). Размер платы зависит от многих условий, среди которых решающими являются условия об объеме правомочий, предоставленном лицензиату, о пределах разрешенного использования, о допустимом использовании данного результата интеллектуальной деятельности (средства индивидуализации) другими лицами, в том числе самим лицензиаром. Таким образом, если лицензиар разрешил лицензиату осуществлять все принадлежащие ему исключительные права, не оговорил пределов действия таких прав и при этом никто, кроме лицензиата, в том числе и сам лицензиар, не вправе использовать результат интеллектуальной деятельности (средство индивидуализации), разумеется, размер вознаграждения, уплачиваемого лицензиатом лицензиару, должен быть максимальным.

Размер платы за использование может определяться как в виде твердой суммы, которая может уплачиваться либо единовременно, либо распределяться на несколько платежей, так и в роялти (процентах), подлежащих уплате в течение срока действия договора. Выбор той или иной формы оплаты зависит, с одной стороны, от положений законодательства, распространяющегося на содержание сделки, в частности, от существующих преимуществ при налогообложении применительно к той или иной форме. С другой стороны, важное значение имеет и то, на какой срок рассчитаны взаимоотношения лицензиара и лицензиата, и насколько велико участие лицензиара в деятельности лицензиата. Так, если обязанности лицензиара ограничиваются одной лишь передачей исключительных прав, в этом случае наиболее выгодной с точки зрения лицензиата формой будет выплата вознаграждения в твердой сумме. Это позволит избежать получения лицензиаром неоправданно высоких доходов, например, вследствие колебания цен на продукцию или курса валют. Напротив, если лицензиар оказывает лицензиару помощь, предоставляет консультации, дает возможность воспользоваться своими каналами сбыта, что свидетельствует о реальном сотрудничестве сторон договора, в этом случае более предпочтительной и справедливой по отношению к обеим сторонам становится выплата вознаграждения в форме роялти.

Роялти могут исчисляться в зависимости от объема произведенной продукции, от цены продаж продукта, производимого с использованием технологии, от объема прибыли, полученной лицензиатом. Целесообразность введения того или иного способа расчета роялти зависит от конкретной ситуации. Так, введение расчета роялти в зависимости от объема полученной прибыли может оказаться невыгодным для лицензиара, если у него нет уверенности в том, что продукция, производимая по лицензионному договору, будет иметь широкий спрос. По этой же причине для лицензиата может оказаться невыгодным условие о расчете роялти в зависимости от объема произведенной продукции.

Нарушение лицензиатом обязанности по уплате вознаграждения за предоставление права использования объектов авторских или смежных прав дает лицензиару право отказаться от договора в одностороннем порядке (п. 4 ст. 1237 ГК РФ).

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение данного договора наступает в соответствии с положениями ГК РФ, а также лицензионного договора.

В ст. 1236 ГК РФ названы виды лицензионного договора. Если лицензионный договор предусматривает право лицензиара выдавать лицензии иным лицам, такой договор называется простой (неисключительной) лицензией. Если право использования объекта интеллектуальной собственности по договору принадлежит исключительно лицензиату, договор называется исключительной лицензией.