Деякі правові аспекти подання заявки на винахід (корисну модель) до іноземної держави

Відповідно до частини першої статті 37 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі – Закон) будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземних державах за умови попереднього подання заявки на винахід (корисну модель) до Держслужби та ненадходження до цієї особи протягом трьох місяців від дати подання зазначеної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Якщо протягом трьох місяців від дати надходження заявки до заявника не надійде повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, заявку на одержання патенту на винахід (корисну модель) може бути подано у відповідний орган іноземної держави.

Якщо заявник бажає подати заявку до іноземної держави раніше зазначеного строку, він може подати до ДП «Український інститут промислової власності» клопотання про надсилання повідомлення щодо можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах раніше зазначеного в Законі строку. За подання клопотання сплачується збір у розмірі 100 грн.

Важливо звернути увагу на таке: якщо національний заявник подасть заявку на видачу патенту на винахід (корисну модель) до відомства іноземної держави з порушенням положень статті 37 Закону, патент України на той самий винахід (корисну модель) може бути визнано в судовому порядку недійсним.

Подання міжнародної заявки здійснюється відповідно до Договору про патентну кооперацію (далі – Договір) та Інструкції до нього, а також Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель.

Відповідно до правила 19 Інструкції до Договору міжнародна заявка подається до компетентного відомства-одержувача.

Обов’язки відомства-одержувача щодо прийняття міжнародних заявок в Україні, передбачені Договором, виконує ДП «Український інститут промислової власності».

Це підприємство є компетентним відомством-одержувачем для прийняття та реєстрації міжнародних заявок, якщо хоча б один із заявників є громадянином України або особою, яка проживає на її території, незалежно від того, чи є він заявником для всіх чи лише для деяких держав.

Фізична особа вважається громадянином України або особою, що проживає на її території, якщо вона є такою згідно із законодавством України. Будь-яку особу можна також уважати такою, що проживає в Україні, якщо вона є власником дійсного й ефективного промислового чи торгового підприємства в Україні.

Заява подається на друкарському бланку (PCT/RO/101), який заявник може отримати безкоштовно в ДП «Український інститут промислової власності», або у вигляді комп’ютерного роздруку (правило 3 Інструкції). Бланк заяви (російською та англійською мовами) з можливістю його заповнення та роздруку розміщено на сайті ВОІВ за адресою http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm.

Заяву слід заповнювати, користуючись поясненнями до кожної графи її бланку.

У заяві, зокрема, слід обов’язково вказати компетентний міжнародний пошуковий орган, у якому заявник бажає проводити міжнародний пошук. Для України компетентними міжнародними пошуковими органами є Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентів та товарних знаків (Роспатент) та Європейське патентне відомство (ЄПВ).

Відповідно до статті 11 Договору відомство-одержувач встановлює дату міжнародного подання за датою одержання міжнародної заявки, якщо заявка відповідає таким умовам:

• хоча б один із заявників, вказаних у заяві, має право внаслідок громадянства або фактичного місця проживання подавати заявки до цього отримуючого відомства;

• складена встановленою отримуючим відомством мовою. В Україні міжнародна заявка для встановлення дати міжнародного подання може бути подана до відомства-одержувача російською або англійською мовами;

• в заявці зазначається, що вона подається як міжнародна. Ця інформація міститься у верхньому лівому кутку бланка заяви встановленого зразка: «Той, хто підписався нижче, просить розглядати цю міжнародну заявку відповідно до Договору про патентну кооперацію»;

• має зазначення принаймні однієї договірної держави;

• містить зазначене встановленим чином ім’я заявника;

• містить частину, яка зовні нагадує опис винаходу;

• містить частину, яка зовні нагадує формулу винаходу.

Відповідно до статті 3(4)(iv) Договору кожна міжнародна заявка має супроводжуватися сплатою встановлених мит: міжнародного мита за подання (на користь Міжнародного бюро ВОІВ), мита за пошук (на користь міжнародного пошукового органу) та мита за пересилання заявки. Зазначені мита сплачуються ДП «Український інститут промислової власності». Крім того, якщо в заявці заявлено пріоритет і заявник у заяві висловлює прохання щодо підготовки та пересилання пріоритетного документа ДП «Український інститут промислової власності», сплачується відповідний збір.

Після одержання міжнародної заявки ДП «Український інститут промислової власності» здійснює розрахунок усіх мит та зборів і надсилає відповідне повідомлення заявнику із зазначенням строків сплати, валюти, у якій може бути сплачено мита та збори, і реквізитів.

Пунктом 18.1.2 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 № 22, виконання обов’язків відомства-одержувача щодо прийняття міжнародних заявок в Україні, передбачених Договором про патентну кооперацію (далі – договір РСТ), покладене на Державне підприємство «Український інститут промислової власності».

З 1 березня 2011 року відповідно до Правила 89ter Інструкції до Договору РСТ та Розділу 102bis Адміністративної інструкції до Договору РСТ Державне підприємство «Український інститут промислової власності» приймає міжнародні заявки (заяви та реферати) у форматі PCT-EASY разом з фізичними носіями PCT-EASY (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW).

Міжнародне мито за подання міжнародної заявки (заяви та реферату) у форматі PCT-EASY зменшується на суму, встановлену пунктом 4(a) Переліку мит, що є додатком до Інструкції до Договору РСТ.

Строки та механізм сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи та корисні моделі, а також їх розміри визначено Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року №1716, (далі - Порядок).

Перелік і розміри зборів за дії, пов’язані з охороною прав на винаходи та корисні моделі, зазначені у Додатку до Порядку.

Згідно з Порядком збори за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, сплачуються на поточні рахунки закладу експертизи, уповноваженого Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України. Таким закладом для проведення експертизи та інших дій, пов’язаних з правовою охороною на винаходи та корисні моделі визначено Державне підприємство «Український інститут промислової власності».

Хочу зазначити, що згідно з пунктом 5 Порядку документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка закладу експертизи, яка в установленому порядку надходить до нього від обслуговуючого його банку. Тому, як правило, розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії не потрібно додавати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо або подавати до закладу експертизи як доказ сплати збору за публікації про видачу патенту. Виключення з цього правила передбачені пунктами 5 і 6 Порядку.

Крім того, з метою забезпечення виконання вимог пункту 8 Порядку щодо обліку коштів, розрахунковий документ на паперовому носії необхідно додати до відповідної заявки, клопотання, заперечення тощо у разі сплати збору в іноземній валюті фізичною особою, що постійно проживає за межами України, чи юридичною особою з місцезнаходженням за межами України.