Лекция 7. Обязательства по приобретению и использованию интеллектуальной собственности

1. Вовлечение прав на объекты интеллектуальной собственности в гражданский оборот

Одной из важнейших задач государства в сфере интеллектуальной собственности является вовлечение прав на объекты интеллектуальной собственности в гражданский оборот.

Исключительные права могут участвовать в гражданском обороте, могут быть предметом сделок, переходить по наследству, в результате реорганизации юридического лица. Исключительные права могут выступать в качестве предмета залога, хотя закон этого прямо не предусматривает. Во многих странах есть реальная возможность получить кредит под залог исключительных прав.

2. Права на объекты интеллектуальной собственности в качестве вклада в уставный капитал юридического лица

Исключительные права на объекты интеллектуальной собственности могут быть вкладом в уставный капитал юридического лица и в договоре о совместной деятельности.

В соответствии с п. 6 ст. 66 Гражданского кодекса вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть не только материальные объекты, но и имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

3. Объекты интеллектуальной собственности и договор простого товарищества

В соответствии с п. 1 ст. 1042 Гражданского кодекса в качестве вклада товарища в договор о совместной деятельности может быть не только имущество, но и профессиональные и иные знания, навыки и умения, деловая репутация, деловые связи. Таким образом, ноу-хау и исключительные права на объекты интеллектуальной собственности могут быть вкладом в общее имущество товарищей. Однако закон при этом оставляет без внимания вопрос о том, какова будет судьба исключительных прав на вновь созданные в результате совместной деятельности объектов интеллектуальной собственности. Это должно быть определено в договоре.

4. Наследование прав на объекты интеллектуальной собственности

Одним из способов вовлечения объектов интеллектуальной собственности в гражданские правоотношения является переход исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности по наследству.

Сами результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации предприятий и их продукции по своей правовой природе являются нематериальными (идеальными) и переходить по наследству не могут. В состав наследственной массы могут входить лишь имущественные права на их использование либо их материальные носители.

В отличие от имущественных прав право наследников

осуществлять охрану личных неимущественных прав, не передаваемых по наследству, действует бессрочно. Однако если у наследодателя нет наследников, то защиту личных неимущественных прав должно осуществлять государство в лице уполномоченных на это органов.

5. Классификация договоров об использовании прав на объекты интеллектуальной собственности

Наиболее распространенным способом передачи прав на объекты интеллектуальной собственности являются договоры.

На сегодняшний день в этот класс входят следующие типы договоров:

- Авторские договоры, включая договор заказа.

- Договоры о передаче смежных прав.

- Патентно-лицензионные договоры на объекты промышленной собственности.

- Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

- Договоры коммерческой концессии (договоры франчайзинга).

- Договор о передаче ноу-хау, в рамках которого передаются не исключительные права на информация, на которую распространяется лишь фактическая монополия.

Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает использование произведения определенным способом в установленных договором пределах только лицу, которому названные права передаются, и предоставляет такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам. При этом автор обязуется не передавать право на использование произведения другим лицам без согласия приобретателя исключительных прав. Нарушение данной обязанности может повлечь ответственность автора вплоть до расторжения договора и взыскания выплаченного вознаграждения. Авторский договор о передаче неисключительных прав – это авторский договор, по которому правообладатель разрешает пользователю использование произведения наравне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом.

Особой разновидностью авторских договоров является договор заказа, который можно рассматривать как промежуточный между классом договоров о выполнении работ и договорами об использовании объектов интеллектуальной собственности.

Субъектами авторского договора выступают с одной стороны правообладатель, с другой – пользователь.

Содержание авторских договоров (существенные условия):

• Способ использования произведения /конкретные права, передаваемые по договору/. Если из текста договора не вполне понятно, какие права передаются исключительные или нет, то действует презумпция передачи неисключительных прав. В предмет договора входит также указание на само произведение, права на которое передаются.

• Срок, на который передаются права.

• Территория, на которой может осуществляться использование произведения.

• Размер вознаграждения и /или/ порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования.

• Срок выплаты вознаграждения.

• Другие условия, которые стороны сочтут существенными.

Прекращение авторских договоров осуществляется по общим правилам прекращения договоров:

? по основаниям прекращения обязательств, предусмотренным гл. 26 Гражданского кодекса;

? по истечении срока действия договора;

? по истечении срока действия авторского права;

? при расторжении договора по взаимному соглашению или по инициативе одной из сторон в случаях, предусмотренных законом или договором.

Авторские договоры не требуют какой-либо регистрации.

Договоры о передаче прав на топологии интегральных микросхем имеют много общего с авторскими договорами. Можно выделить следующие виды договоров:

? договор о передаче исключительных прав на охраняемую топологию;

? договор о передаче прав на использование охраняемой топологии.

К существенным условиям договора относятся:

? объем и способы использования охраняемой топологии;

? порядок выплаты и размер вознаграждения;

? срок действия договора.

Договор заключается в письменной форме.

Договор о передаче исключительного права на зарегистрированную топологию подлежит регистрации в Роспатенте.

Договоры в сфере смежных прав являются сравнительно новыми договорами в сфере интеллектуальной собственности.

Существенным условием договоров о передаче смежных прав является условие о предмете: о характере передаваемых прав, способах использования смежных прав и объект, в отношении которого передаются права. Также существенными можно назвать условия о сроке, территории действия передаваемых прав, и вознаграждении за их использование. Среди иных условий, которые имеют важное значение именно для договоров об использовании объектов смежных прав /особенно в отношении производителей фонограмм/, является условие о том, что передаваемые /предоставляемые/ по договору права (в частности, права на запись) не должны нарушать прав третьих лиц, т.е. прав авторов, исполнителей и иных правообладателей. Многообразие договоров об использовании смежных прав позволяет провести их классификацию, хотя ныне действующее законодательство таковой не предусматривает.

Договоры о передаче прав на исполнения. Договоры на использование этих прав заключаются исполнителем, а при исполнении коллективом исполнителей – руководителем такого коллектива.

Различают два вида договоров, различающихся по субъектному составу и характеру передаваемых прав: договор исполнителем с организацией эфирного или кабельного вещания, предметом которого является право передачи в эфир или по кабелю для всеобщего сведения исполнения или постановки. При этом если в договоре предусмотрены право записи исполнения или постановки и право воспроизведения этой записи, то дополнительного разрешения на осуществление этих правомочий в отношении последующих передач или постановки, не требуется; договор между исполнителем и изготовителем аудиовизуального произведения с использованием исполнения или постановки. При этом устанавливается перечень имущественных прав, которые передаются по договору.

Размер вознаграждения исполнителю определяется соглашением.

Форма договора о передаче прав исполнителя – письменная.

В отношении договоров об использовании других объектов смежных прав закон не содержит норм правового регулирования.

Договоры о передаче прав на фонограмму

Предметом данного вида договоров являются права: право воспроизводить фонограмму, распространять экземпляры фонограммы, продавать, сдавать их в прокат и т.д.

Договоры о передаче прав на передачи эфирного и кабельного вещания

Организации эфирного и кабельного вещания могут передавать по договорам свои права, в т.ч. право одновременно передавать в эфир (сообщать для всеобщего сведения по кабелю) свою передачу другой организации, записывать передачу, воспроизводить запись передачи и др.

Размер вознаграждения законодательством не регулируется и определяется договором.

Патентно-лицензионные договоры

Договоры об уступке патента

Права на объекты промышленной собственности могут передаваться по договору. Исключительные права могут передаваться полностью или частично. Полная передача прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, в том числе право предоставления лицензий, осуществляется по договору о передаче исключительного права (договору об уступке патента).

Если договор является возмездным, то должен быть указан размер вознаграждения, уплачиваемого патентообладателю в виде единовременной твердой суммы (паушальный платеж) или текущих платежей в виде части дохода, получаемого приобретателем патента от использования прав на охраняемый объект (роялти) либо сочетание таких форм.

Второй способ передачи прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы – лицензирование, т.е. предоставление патентообладателем другому физическому или юридическому лицу разрешения на совершение в определенной стране в ограниченный период времени одного или более действий, на совершение которых имеет исключительное право патентообладатель объекта промышленной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), запатентованного в данной стране.

Предусматриваются различные виды лицензионных договоров, а именно исключительные, неисключительные, открытые, принудительные лицензии.

При исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. Правовым последствием заключения такого договора является невозможность других лиц и даже патентообладателя использовать охраняемый объект теми способами, которые переданы по договору.

При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и те, которые переданы лицензиату, а также права на предоставление лицензий третьим лицам.

При неиспользовании или недостаточном использовании патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели - в течение трех лет с даты выдачи патента, любое лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся практике, может потребовать заключения с ним договора в принудительном порядке.

Открытая лицензия представляет собой официально публикуемое Роспатентом безотзывное заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности. По существу такое заявление представляет собой публичную оферту. В случае открытой лицензии лицензионный договор не заключается.

Обязательная лицензия выдается в случае, если патентообладатель не может использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, не нарушая при этом прав другого патентообладателя. В этом случае он вправе требовать от последнего заключения лицензионного договора путем обращения в суд с иском о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории Российской Федерации изобретения или полезной модели обладателя другого патента при условии, что изобретение, на которое он имеет исключительное право, представляет собой важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества перед изобретением или полезной моделью обладателя другого патента.

Лицензионный договор как и договор об уступке патента должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте.

Содержание лицензионного договора образуют условия о предмете договора (характер прав, передаваемых по договору, и объект, на который передаются права), вознаграждение лицензиару в виде роялти или паушального платежа либо их сочетания, срок, на который передаются права, и территория их действия.

Передача прав на селекционные достижения в целом аналогична передаче прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В то же время можно выделить и определенную специфику.

Особенностью лицензионных договоров, предметом которых являются права на селекционные достижения, является то, что условия лицензионного договора, налагающие на лицензиата ограничения, не вытекающие из прав, предоставляемых ему патентом, или не являющиеся необходимыми для сохранения патента, недействительны.

Патентно-лицензионные договоры, предметом которых являются права на товарный знак

Права на товарный знак могут быть переданы по договору о передаче исключительного права на товарный знак (по договору об уступке товарного знака) юридическому или физическому лицу-предпринимателю без образования юридического лица в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован. В качестве приобретателя прав могут выступать только юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей.

Передача прав на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору как на условиях исключительной, так и неисключительной лицензии.

Договор коммерческой концессии /франчайзинга/

Ст. 1027 Гражданского кодекса определяет договор коммерческой концессии как договор, по которому одна сторона /правообладатель/ обязуется предоставить другой стороне /пользователю/ за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и /или/ коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Предметом договора является комплекс исключительных прав, а также коммерческий опыт, знания, коммерческая информация правообладателя. Не является предметом договора так называемая «деловая репутация», хотя она и учитывается при определении цены договора.

В отличие от лицензионного договора предмет договора коммерческой концессии значительно шире, чем предмет лицензионного договора, и включает в себя комплекс исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, и прежде всего право на фирменное наименование, а также может включать фактическую информацию, не подпадающую под правовую охрану режима исключительных прав.

Прекращение прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами влечет прекращение договора коммерческой концессии в соответствии с п.3 ст. 1037 ГК РФ.

Виды договора коммерческой концессии:

1. Единичное соглашение о франчайзинге.

2. Соглашение о франчайзинге с управляющим.

3. Соглашение об освоении территории.

4. Соглашение о совместном предприятии.

Первая форма предполагает предоставление неисключительной лицензии на использование прав на фирменное наименование на определенной территории.

Соглашение о франчайзинге с управляющим рассматривается как предоставление на исключительных условиях права на сублицензирование исключительных прав. По соглашению об освоении территории лицензиар предоставляет лицензиату исключительные права на развитие территории, но без права сублицензирования. В соответствии с этим соглашением франчайзиат обязуется открыть определенное минимальное количество франчайзингов на оговоренной территории в течении определенного периода времени. При открытии каждого франчайзинга франчайзиат подписывает единичное соглашение о франчайзинге.

Соглашение о совместном предприятии предполагает заключение договора франчайзинга в рамках создания единого предпринимательского комплекса с переплетением с другими договорами, которые заключаются при создании совместного предприятия.

В соответствии со ст. 1028 ГК РФ договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме под страхом признания недействительным, а также подлежит регистрации органом, осуществляющим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя.

Субъектами договора франчайзинга могут быть только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, что отличает договор франчайзинга от иных договоров в сфере использования результатов интеллектуальной деятельности. Однако следует иметь ввиду, что право на фирменное наименование может принадлежать только юридическому лицу – коммерческой организации, а не физическому лицу – индивидуальному предпринимателю. При этом обязанности правообладателя и пользователя могут быть подразделены на две группы:

? обязанности по отношению друг к другу;

? обязанности по отношению к потребителям товаров (работ, услуг).

Прекращение договора коммерческой концессии возможно как по истечении срока, указанного в договоре, так и досрочно. Одностороннее расторжение договора возможно в случае существенного нарушения одной из сторон условий договора.

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР)

1. Данная группа договоров относится к классу договоров на выполнение работ.

2. Эти договоры относятся к договорам по оказанию услуг.

3. Это договоры о передаче ноу-хау, предметом которого могут быть как охраноспособные, так и неохраняемые объекты.

На основе изложенных позиций и анализа норм, регулирующих данный вид договора, можно выделить следующие характерные признаки данных договоров, отличающих их от подрядных и иных договоров.

1. Предметом договора являются не работы, а результаты творческой работы, что позволяет включить эти договоры в класс договоров об использовании прав на объекты интеллектуальной собственности (договоров заказа). Окончательный результат не может быть четко определен в договоре, указываются лишь предполагаемые параметры либо заданная тема.

2. Важным моментом в договоре является не только определение конечного результата и хода выполнения работ, но и условия дальнейшего использования созданных результатов. В договоре должна быть указана возможность либо запрет исполнителю передавать другим лицам объекты, полученные при выполнении работ.

3. Предмет договора включает в себя не только определенный результат интеллектуальной деятельности, но и порядок его достижения.

4. Риск недостижения соответствующего результата несет заказчик.

5. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязан научные исследования лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия заказчика.

6. Особым условием данных договоров является условие о конфиденциальности.

Договор о передаче ноу-хау

Другим юридическим способом передачи и приобретения возможности использовать результаты интеллектуальной деятельности является передача ноу-хау. По данному договору пользователю передается незапатентованная информация ноу-хау на условиях, определяемых соглашением. Как правило, данный договор является возмездным.

Договор о передаче ноу-хау не регламентирован российским законодательством, однако в соответствии с принципом свободы договора, предусмотренном ст. 421 Гражданского кодекса, ограничений для его заключения нет. Однако можно выделить целый ряд особенностей.

1. Предметом договора о передаче ноу-хау выступает фактическая информация, а не исключительные права на охраняемый объект.

2. Срок действия лицензионного договора ограничен сроком действия патента или свидетельства. Срок действия договора о передаче ноу-хау не имеет существенного значения и зависит главным образом от того, как долго существует фактическая монополия на информацию.

3. В договоре о передаче ноу-хау в отличии от лицензионных договоров необходимо особо оговорить условие о соблюдении конфиденциальности, т.к. невыполнение данного условия ведет к прекращению самой возможности существования договора. В лицензионном договоре права передаются на объект, информация о котором официальна опубликована, в связи с чем нет необходимости соблюдать ее конфиденциальность.

4. В договоре о передаче ноу-хау целесообразно предусмотреть выплату единовременной суммы, а не периодических платежей в зависимости от получения прибыли /роялти/, поскольку разработчики ноу-хау независимо от своей вины могут потерять «монополию».

5. Особый порядок прекращения договора. Среди оснований прекращения договора о передаче ноу-хау - утрата секретности информации, ее «обнародование», что не имеет никакого значения для лицензионного договора.