2.2. Недобросовестная конкуренция путем создания сходства

до степени смешения между товарными знаками

Из изложенного выше следует, что исторически основным критерием привлечения к ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак является критерий "сходства до степени смешения", предполагающий ситуацию, когда между двумя средствами индивидуализации товаров или услуг различных производителей имеется такая степень сходства, при которой потребители путают эти товары или услуги между собой либо считают их элементами одной линейки торговых марок, т.е. функция товарного знака по гарантированию источника происхождения маркированной им продукции не выполняется должным образом.

Чаще всего говорят о смешении товарных знаков, но сходство до этой степени возможно и между упаковками, фирменными наименованиями, вывесками и любыми другими средствами индивидуализации. Поэтому понятие сходства до степени смешения применяется в делах не только о товарных знаках, но и о недобросовестной конкуренции, доменных спорах и пр.

В российской судебной практике основные ориентиры для установления наличия сходства до степени смешения приведены в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 2979/06 и 3691/06.

В данных Постановлениях ВАС РФ разъяснил, что суды "должны анализировать три группы критериев: 1) различительную способность (силу) обозначения правообладателя (истца); 2) сходство обозначения истца и ответчика до степени смешения и 3) однородность товаров и услуг истца и ответчика, которые предлагаются под спорными обозначениями" <1>.

--------------------------------

КонсультантПлюс: примечание.

Статья В.В. Старженецкого "Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики" включена в информационный банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2008.

<1> Старженецкий В.В. Столкновение средств индивидуализации: подходы судебной практики // Вестник ВАС РФ. 2007. N 2. С. 29.

Согласно Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство "одно обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия" <1>.

--------------------------------

<1> Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство (утверждены Приказом Роспатента от 31 декабря 2009 г. N 197).

Таким образом, решающим является не сходство отдельных изобразительных элементов или слов, а целостное впечатление, создаваемое конкретным обозначением в сознании потребителя.

Мнение же потребителей можно узнать только посредством опросов, проводимых специалистами.

Американский профессор Боун, описывая американскую судебную практику, обобщает подходы судов штатов, приводя более детальный перечень факторов, включающий следующие: сила товарного знака правообладателя, однородность продукции правообладателя и потенциального нарушителя, доказательство фактического введения в заблуждение потребителей, а также недобросовестные намерения нарушителя исключительных прав <1>.

--------------------------------

<1> Bone R. Taking the Confusion out of the likelihood of confusion (http://www.law.north-western.edu/lawreview/v106/n3/1307/LR106n3Bone.pdf. P. 1314).

Действительно, установление ответственности на основании лишь потенциальной возможности ущемления интересов правообладателя несоизмеримо расширяет пределы монополии первого.

Американские суды, применяя критерий "сходство до степени смешения", требуют, чтобы заявитель доказал, что в заблуждение может быть введено существенное, ощутимое для бизнеса количество потребителей <1>.

--------------------------------

<1> Mushroom Makers, Inc. v. R.G. Barry Corp., United States Court of Appeals, Second Circuit. 580 F.2d 44 Argued June 8, 1978. Decided July 11, 1978 (http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/580/44/83906/).

В случае если присутствует риск введения в заблуждение лишь небольшого количества потребителей, действия конкурента не будут признаны нарушением <1>.

--------------------------------

<1> Roger E. Schetcher, John R. Thomas. Op. cit. P. 638 - 639.

Данное обстоятельство подчеркивает нацеленность регулирования прав на товарный знак на сохранение конкурентного баланса на рынке, поддержание деловой активности посредством ограничения чрезмерной монополии правообладателей.

То есть нарушением прав правообладателя будет признаваться лишь то правонарушение, которое повлекло для него значительный финансовый ущерб в результате нарушения баланса потребительского спроса на рынке, достигнутого противозаконными методами. При этом презюмируется необходимость доказывания причиненного неправомерным использованием товарного знака вреда.

Й. Боун указывает на неполноценность критерия сходства до степени смешения как основания ответственности за нарушение прав на товарный знак в связи с тем, что он не учитывает, насколько существенно такое сходство может повлиять на выбор потребителя, возникающий на стороне правообладателя реальный ущерб, вызванный введением потребителя в заблуждение, а также недобросовестное намерение конкурента, использующего такое сходное обозначение <1>.

--------------------------------

<1> Подробнее см.: Bone R.G. Op. cit. P. 1314.

Современные тенденции в судебной практике направлены на необходимость возложения на правообладателя обязанности по доказыванию размера понесенного ущерба, как реального ущерба, так и упущенной выгоды.

С эволюцией в понимании функционального назначения товарного знака критерий введения в заблуждение как основание привлечения к ответственности за нарушение прав на товарный знак утрачивает свою первоначальную значимость.

Как уже упоминалось, ранее в практике судов США и Великобритании зачастую защита товарного знака осуществлялась путем признания права собственности правообладателя на него. Однако понятие собственности в данном случае было связано с произведенными правообладателем трудовыми и финансовыми вложениями в позиционирование товарного знака в рамках конкретного сегмента рынка, в котором осуществляется деятельность последнего.

В таком случае ключевой критерий привлечения к ответственности за нарушение исключительных прав на товарный знак - "сходство до степени смешения" - применялся исходя из естественно-правового подхода, с учетом уже произведенных правообладателем инвестиций.

М. МакКенна отмечает значительное изменение в сфере действия исключительных прав на товарный знак с точки зрения традиционного обоснования права на товарный знак как права собственности, поскольку современное правовое регулирование в рассматриваемой области зачастую предоставляет охрану обозначению от потенциально возможного введения потребителей в заблуждение, в том числе и в тех сегментах рынка, на которые он еще не вышел, не произвел никаких вложений в позиционирование товарного знака <1>.

--------------------------------

<1> McKenna Mark P. Op. cit. P. 1861.

Учитывая, что ценность товарного знака и его характеристика как конкурентного преимущества обусловлены предыдущими инвестициями правообладателя в создание определенного образа товарного знака, конкурент такого правообладателя, привлекающий потребителей путем недобросовестного использования товарного знака, получает прибыль от репутации товарного знака правообладателя, распространяя ее на свой товар, маркированный сходным обозначением.

Данное обстоятельство также отмечено Верховным судом США в Постановлении по делу Goldwyn Pictures Corp. v. Goldwyn: "...у правообладателя крадут плоды репутации, для достижения которой он трудился" <1>.

--------------------------------

<1> Ibid. P. 1864.

Суд указал, что надлежит оценивать последствия такого использования: действительно ли потребитель введен в заблуждение, в результате чего нарушитель "переманивает" клиентуру конкурента, нанесен ли ущерб репутации производителя. Поскольку в таком случае нарушитель "пожинает там, где он не сеял" (reaps where it has not sown <1>).

--------------------------------

<1> International News Service v. Associated Press 248 U.S. 215 (1918) (http://supreme.justia.com/cases/federal/us/248/215/).

Современное же правовое регулирование имеет целью защиту гипотетического бизнеса правообладателя в своем сегменте рынка и иных его сегментах <1>, защиту его репутации, как бы предупреждая его возможное появление в новых сегментах, поскольку приобретенная им репутация может быть достаточно сильной, чтобы создавать экономические преимущества в иной сфере в силу ассоциации с предприятием правообладателя, его успешной деятельностью на рынке, пусть и в ином его сегменте.

--------------------------------

<1> McKenna Mark P. Op. cit. P. 1904.